Sentencia Definitiva N° 99/1998

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de febrero de 1998. No. 99 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "MOLINOS RIO DE LA PLATA S. A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de Nulidad" (Fa. Nº 2220/94). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 compareció el Dr. Manfredo A. Cikato por "Molinos Río de la Plata S. A.", demandando la anulación de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 5/4/94, que desestimó la solicitud del registro de la marca "IDEAL" formulada por la firma accionante, para distinguir artículos comprendidos en las clases Int. 5, 29, 30 y 31. Afirmó que el problema de confundibilidad entre las marcas en pugna ("IDEAL" de la firma "Anilco Ltda." y el solicitado), desapareció como consecuencia de la limitación a la solicitud que efectuó el 23 de octubre de 1991, ya que la marca de su mandante pretende proteger artículos no protegidos por la marca del tercero opositor. Señaló que es de aplicación en el caso el art. 4º de la ley Nº 9.956 y en mérito a tal disposición, el registro de una marca no confiere derechos exclusivos con relación a cualquier producto; se limita solamente a los productos que haya determinado voluntariamente, el industrial o comerciante. Indicó que el acto impugnado al desestimar la solicitud de registro luego de la limitación efectuada, amplió de hecho el alcance de protección solicitado por el tercero opositor cuando solicitó registrar su marca, protegiendo sólo algunos artículos de varias clases internacionales que son absolutamente disímiles de los que pretende proteger la marca de su mandante, criterio que ha sido sostenido reiteradamente por la administración (coexisten las marcas "WEBER" en las clases internacionales 7, 8 y 9, las marcas "DRONE en la clase Int. 9, "WAPSA" Y "APSA" EN LA 7, etc. II) Que conferido el correspondiente traslado (fs. 17), compareció a fs. 20 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, formulando respuesta de expectativa, en mérito a que no pudo ubicar los antecedentes administrativos relativos al acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 21), la actora produjo la agregada de fs. 22 a 29 y la demandada la que luce de fs. 30 a 31. IV) Que alegaron las partes por su orden (fs. 33 a 40 y 41, respectivamente). V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado (fs. 42), éste aconsejó desestimar la demanda (fs. 43 a 44). VI) Que se llamó para sentencia que se acordó en legal forma (fs. 45 y ss.). CONSIDERANDO : I) Que en el "sublite" se cumplieron los presupuestos formales. La resolución impugnada, fue publicada en el Diario Oficial el 26/4/94 (fs. 18v. AA) y contra ella interpuso la actora los recursos de revocación y jerárquico el 5/5/94 (fs. 19 y 21 AA), esto es, dentro del término de diez días establecido por el art. 4º de la ley 15.869. Esa recurrencia fue desestimada por resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas del 4/10/94 (fs. 22 v. AA), publicada en el Diario Oficial el 19/10/94 (fs. 21 v. AA). La demanda de nulidad fue promovida el 19/12/94 (fs. 5 de autos), por lo que debe tenerse por incoada en tiempo y forma (arts. 9º y 10º de la ley 15.869). II) Que la resolución de la D.N.P.I. del 5/4/94 impugnada, denegó el registro de la marca "IDEAL" solicitado por la sociedad actora, para distinguir artículos o productos de las Clases Int. 5, 29, 30 y 31 (fs. 18 vta. de los AA). La solicitud originaria de la sociedad actora fue objeto de oposición por parte de la empresa nacional "Anilco Ltda.", dada la "confundibilidad" que se podría generar con la marca de su propiedad "IDEAL" cuyo registro le fuera otorgado (Acta Nº 227410) para cubrir parcialmente artículos o productos de las Clases Ints. 1 a 6, 8 a 10, 16, 17, 19, 27 y 29 a 33 (fs. 6 vta. y 16 vta. de los A. A.). Seguramente advirtiendo y reconociendo que estaba solicitando el registro de la misma marca para distinguir productos de las mismas Clases Internacionales, lo que provocaba una confundibilidad total, la actora limitó su petición originaria a determinados productos de las Clases Ints. 5, 29, 30 y 31, no fabricados por la opositora, por lo que la denegatoria refiere a tales clases sin denominación (fs. 15 vta. de los A. A.). III) Que la limitación que se autoimpuso la actora, apuntó claramente a superar la notoria confundibilidad existente entre ambas marcas, amparándose en el principio de la "especialidad" consagrado en el art. 4º de la ley Nº 9956, que establece que la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para los que hubiera sido solicitada". Como lo expresara antes con otra integración el Tribunal, sin embargo, el "principio de la especialidad" consagrado en el art. 4º de la ley Nº 9956 "admite excepciones: a) productos o servicios, por ejemplo que por estar comprendidos en la misma rama de la actividad industrial provocan duda o confusiones en el consumidor sobre el origen o procedencia de los mismos, atribuyéndolos a un mismo y único fabricante; y b) las marcas notorias, difundidas y "respaldadas por una reputación importante", que distinguen productos o servicios determinados, entendiéndose que la pretensión de adoptar como marca distintiva una "notoriamente conocida implica un aprovechamiento indebido de una reputación ajena", una posibilidad de beneficiarse injustificadamente del crédito ajeno, y asimismo, la posibilidad de confusión sobre el origen o procedencia de los productos. En este sentido siguiendo a Rippe, el art. 6 bis de la Convención de Paris (para la protección de la propiedad industrial; ley 13.497, dec. 588/967), obliga al rechazo de la solicitud de inscripción de marcas notorias "tratándose de productos iguales o similares", pero se estima que tratándose de productos distintos la solución no puede ser diferente, teniendo en cuenta: a) que la ley de marcas es una explicitación de la teoría de la concurrencia desleal, y en tal sentido por el art. 2 inc. 13 de la ley 9956 no serán consideradas marcas las palabras etc., que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal; b) que en este caso particular la ley no limita el concepto de actividad concurrente ni es necesario restringirlo; y c) la posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos, "facilitada por la notoriedad de la marca y una tendencia natural a adquirir un producto o servicio distinguido con una marca acreditada" ("Régimen de la Propiedad Industrial en el Uruguay", ed. F.C.U. 1974, págs. 157-160). (Sent. Nº 356/88). No podrá sostenerse que la marca "IDEAL" sea universalmente famosa. Pero lo cierto es que su utilización en el caso, para distinguir diversos, aunque concretos, productos de las mismas Clases Internacionales, posibilita la concurrencia desleal, "ab initio" querida o no (núm. 13 del art. 2º de la ley Nº 9956). Y no hay que olvidar que, como se expresara en la sentencia Nº 356/88 del Tribunal, parcialmente transcripta, "la ley de marcas es una explicitación de la teoría de la concurrencia desleal". Con excepción de los productos farmacéuticos que estarían excluidos (núm. 5º de fs. 12 vta. de los A. A.), todos los demás para cuya protección reclama la actora el registro de la marca en pugna (fs. 14) no solamente integran las mismas Clases Ints. 29, 30 y 31, sino que por estar comprendidos en la misma rama de la actividad industrial, pueden provocar dudas o confusiones en el consumidor medio, sobre el origen o procedencia de los mismos y, eventualmente, llevarlo a atribuirlos a un mismo y único fabricante, facilitando así el aprovechamiento por el productor o comerciante que intenta registrar la misma marca, del prestigio de la marca ya inscripta. La natural tendencia de todo consumidor es la de presumir que todos los productos de la misma naturaleza que responden a una marca idéntica son fabricados por la misma empresa. El art. 9 del "Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR" prohíbe registrar como marca, un signo que "imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a un titular domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados Parte (la actora es una sociedad anónima argentina) y susceptible de causar confusión o asociación" (v. DARTAYETE, Ma. C.: "Armonización de normas en el MERCOSUR", en Rev. de la Propiedad Industrial, Nº 4, 1996, pág. 35). No puede ignorarse, por lo demás, que la ley argentina "prohíbe el registro de las marcas confundibles con otras registradas o solicitadas con anterioridad; de signos que puedan inducir a error o engaño, sobre cualquier característica de los productos o servicios a distinguir..." (Otamendi, Jorge; La Propiedad Industrial en la República Argentina", en Rev. cit., Nº 3, 1995, pág. 56). Se ha dicho al respecto, que para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad, así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión, presumiéndose que existe esa probabilidad de confusión cuando se usa un signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos (AREAN LALIN, Manuel: "Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. Excepciones al derecho exclusivo y libre movimiento de productos y servicios", en Rev. cit. proced., Nº 4, 1996, págs. 54 y 55). IV) Que aunque no tenga consecuencias sobre la decisión que sobre el fondo del asunto habrá de tomarse, el Tribunal se cree en el deber de señalar una irregularidad procesal evidente en que incurrió la demandada, al contestar el libelo de la actora dando una "respuesta de expectativa". Como lo expresara uno de nuestros más grandes Magistrados, "el principio de igualdad de las partes", aplicación en el campo del proceso del principio general de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley", que tiene entre nosotros consagración constitucional (art. 8º de la Constitución) impide dar al Estado litigante un tratamiento de privilegio". "No se advierte, en efecto, qué impedimento con justa causa podría invocar el Estado para ampararse en la respuesta de espera (a menos que fuera demandado como heredero, en cuyo caso seguirá la regla de éstos). Si es demandado por causa originada en la gestión administrativa, debe tenerse en cuenta que ésta se desarrolla documentadamente y con observancia de un conjunto de trámites y controles, que hacen información preconstituida respecto de dichos actos, en poder de la propia Administración. Y si lo es por hechos relacionados con la ejecución de los servicios públicos, quedan asimismo las constancias correspondientes, acrecentadas en caso de irregularidad por el levantamiento de informaciones sumarias. De suerte que el funcionario que tiene a su cargo la defensa del estado contará normalmente con un abundante material ilustrativo para el adecuado cumplimiento de su cometido. Y aun cuando en algún caso excepcional pudiera no disponer de él, los medios y recursos con que cuenta el Estado, incomparablemente superiores a los de cualquier particular, le permitirían efectuar en tiempo las averiguaciones necesarias" (Odriozola, Héctor Luis: "Respuesta de Expectativa" en Rev. JUDICATURA, Año II, Nº II, Vol. III, Marzo 1977, pág. 33; Conf.: Véscovi, Enrique: "Derecho Procesal Civil", ed. 1979, págs. 206 y 207; Jurisprudencia Abadie-Santos, t. 9º, pág. 387). En definitiva, por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Desestimase la demanda y confírmase, por ende, al acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Waldemar Burella (Redactor), Dr. Víctor Hugo Bermúdez, Dr. Manuel Mercant Landeira, Dr. José Baldi Martínez, Dra. Irma Alonso Penco, Dr. José Carlos Calleriza (Secretario Letrado).