Sentencia Definitiva N° 90/1998

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de febrero de 1998. No. 90 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 117/95). RESULTANDO : 1) La parte actora (fs. 13) promueve acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29/12/93, por la que -en ejercicio de atribuciones delegadas- se concedió el registro de la marca “DISCAFE”, Acta No. 247.368 para individualizar productos de la clase Internacional 30. Aduce en síntesis que a la solicitud de la referida marca se opuso, en base a sus anteriores registros “PLUSCAFE”, “NESCAFE” y “BRACAFE”. Manifiesta que los elementos que estructuran sus diferentes marcas consisten en: a) tres sílabas, b) la primer sílaba concluye en la letra “S”, c) las dos últimas, son las mismas en todos los casos; y ese “esqueleto” es el que reproduce la marca que se ataca. En todo análisis de confundibilidad, debe atenderse las circunstancias específicas que plantee ese mercado en concreto. Agrega que es lícito al fabricante, crear un sistema de marcas que bien puede llamarse “familias de marcas”, lo admite específicamente el art. 8 de la ley No. 9.956, y éste existe en el caso. 2) La parte demandada contesta (fs. 15) que entre las marcas opositoras y la concedida se aprecian claras diferencias, por lo que la coexistencia de ambas en el registro marcario resultará pacífica. El término “Café” es genérico y es el único común; el prefijo “DIS”, no se confunde con “PLUS” o “BRA” o “NES”. Analizado en su conjunto, la marca registrada no es confundible con las opositoras. 3) Abierto el juicio a prueba se produjo la certificada a fs. 21 y alegaron las partes por su orden. 4) Se expidió el Sr. Procurador del Estado (D. 1030/96, (fs. 28) y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, citándose a las partes para sentencia, acordada en legal forma. CONSIDERANDO : 1) Desde el punto de vista formal se cumplen los presupuestos habilitantes de la acción de nulidad (art. 4 y 9 Ley No. 15.869) por lo que procede ingresar al fondo de la litis planteada. 2) Se impugna en autos la Resolución de fecha 29/XII/93 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el registro de la marca “DISCAFE”, en acta No. 247.368, para proteger arts. de la Clase Int. 30, a favor de Omar de Santi de Argentina, decisión que se adoptó de consuno con la Asesoría Letrada. En mérito a la solicitud de registro de la marca dubitada se presentó la firma que ahora acciona deduciendo oposición en su calidad de titular de estos registros marcarios: “PLUSCAFE” (Actas 221.966 y 236.006), “NESCAFE” (Actas 229.845 y 219.398); y “BRACAFE” (Actas 228.811 y 234.108). Alega, en esencia, la “CONFUNDIBILIDAD” como fundamento básico, sin perjuicio de sugerir claramente una concurrencia desleal (art. 2, núm. 13, Ley No. 9.956). 3) El Tribunal por la unanimidad de sus miembros integrantes y, de conformidad con el Sr. Procurador del Estado, estima que en la especie, como lo ha señalado la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 19 vta. y 24 vta. en rojo A.A.), es posible la coexistencia pacífica de las marcas en pugna, ya que, “DISCAFE” presenta características gráficas y fonéticas que confieren al contexto general de la misma en apariencia “claramente diferente”, En efecto, las marcas en cuestión ofrecidas en un conjunto y de manera sucesiva, revelan diferencias gráficas y fonéticas, que provocan impresiones globales distintas y evitan que sean confundibles para el consumidor común. La única similitud constatable entre las marcas, está en la coincidencia en utilizar el vocablo “CAFÉ” entre las mismas, ya que en lo que refiere al resto de la composición del nombre de fantasía (prefijos “DIS” en la marca concedida y “NES”, “BRA” y “PLUS” en las opositoras) las diferencias son bastante notorias, tanto gramaticales como fonéticas, lo que descarta la posibilidad de riesgo de confusión para el público consumidor, aunque se trate de un producto de consumo masivo. Resulta decisivo en el caso para excluir la confundibilidad y admitir el registro de “DISCAFE”, la circunstancia que el vocablo “CAFÉ” es un término de uso común y por lo tanto nadie puede pretender la exclusividad sobre el mismo (art. 2 numeral 5 y 6 Ley No. 9.956). Esa característica nada impide que los vocablos idénticos, -por ser un término genérico, sobre el cual nadie podría invocare derecho exclusivo para su uso-, puedan coexistir en productos que tienen un mismo contenido, cuando el resto de la composición del nombre, en cada una de las marcas, no tiene similitud alguna ni en su grafía ni en su contenido conceptual (Sentencia No. 236/94). Es cierto que existen términos o locuciones que han pasado al uso general por el profuso empleo por numerosos comerciantes, por cuya consecuencia, le quita fuerza distintiva a la denominación. Pero, si bien no se admiten, en general, nuevos registros de la misma, sí es procedente cuando integran un conjunto marcario (con otras palabras o emblemas). También pueden coexistir numerosas marcas con la misma raíz o desinencia (GUTIÉRREZ CARRAU, Manual Teórico-Práctico de Marcas, págs. 63/64). La situación que nos ocupa, no escapa a la particularidad señalada precedentemente, porque ese “núcleo” común a todas ellas de utilizar la palabra “CAFÉ”, es la circunstancia que define la decisión confirmatoria a recaer. La palabra “CAFÉ” no solo es genérica sino que, además, tiene clara eficacia para designar la naturaleza del producto que procura distinguir, por cuya virtud ingresa en la previsión del art. 28 Dec. Reglamentario de 29/11/940, porque tal expresión (“CAFÉ”) “…es del dominio común, como dice la disposición citada y, en consecuencia, nadie puede pretender derechos exclusivos sobre ella. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y por ende, confirmando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente, archívese. Dr. Bermúdez, Dr. Burella, Dr. Mercant, Dr. Balde (r.), Dra. Alonso Penco. Dr. Calleriza (Sec. Letrado).