Sentencia Definitiva N° 86/1998

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de febrero de 1998. No. 86 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA COLA COMPANY con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Fa. No. 1170/95). RESULTANDO : I) Que a fs. 18 y ss. compareció la representante de la actora, demandando la anulación de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 4/I/1995, por la cual se concedió, entre otras, la solicitud de registro de la marca “SASSE”, Acta No. 252342, para distinguir los artículos de la Clase Internacional 30. Afirmó que oportunamente se había opuesto al registro de la marca Sasse, por ser titular su representada de la marca “SACI”, previamente registrada para distinguir artículos de la Clase Int. 30, con el No. 230903. Expresó que ambas marcas no podían coexistir en el registro, por ser muy semejantes y estar destinadas a distinguir los mismos productos; y que, si bien era discutible que gráficamente pudieran ser confundibles, desde el punto de vista fonético eran prácticamente idénticas. Por lo que el registro concedido era contrario a derecho (art. 3 y 18 ley 9956, art. 33 del decreto reglamentario de 29/11/1940), todo lo cual llevaba a que se debía anular el registro impugnado. II) Que a fs. 27 y ss. compareció el representante del Ministerio de Industria y Energía contestando la demanda. Señaló que el análisis sucesivo de ambas marcas, realizado sobre el conjunto, marcaba importantes diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético, ya que lo único que tenía en común ambas marcas era la primera sílaba, siendo totalmente diferente la segunda. Por lo que, en definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. III) Que abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 35. Alegaron las partes por su orden (fs. 36 y ss. y fs. 39 y ss.), y conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, éste aconsejó, en dictamen No. 29/97, confirmar el acto recurrido. Que se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se interpuso en plazo, por lo que, formalmente no existe impedimento alguno para el ingreso del estudio de la cuestión sustancial planteada. II) Se promueve en autos la anulación de la Resolución de 4/I/95, del Director Técnico de la D.N.P.I. en ejercicio de atribuciones delegadas, que hizo lugar a la solicitud de registro de la marca “SASSE”, formulada por la empresa “ALIMENTICIOS SASSE LIMITADA” de Brasil, en Acta No. 252.342 para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 30. La admisibilidad del registro implicó sustancialmente el rechazo de la oposición articulada por “THE COCA COLA COMPANY”, titular de la marca “SACI” que le fuera concedida por la D.N.P.I., bajo Acta No. 230.903, para proteger también artículos o productos de la misma Clase Int. 30, fundándose la reclamación en la confundibilidad de ambas marcas; y Agrega, que si caben dos opiniones en cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista gráfico, no es lo mismo en cuanto al fonético ya que son muy similares. III) Pese a comprobarse que, efectivamente, existe alguna similitud fonética al extremo que la vocal final “e” o “i” establecería la diferencia entre una y otra denominación, el Tribunal, por la unanimidad de sus miembros integrantes, se inclina por compartir la decisión de la Administración por considerar que existen suficientes elementos de juicio que avalan la coexistencia pacífica de ambos registros. No puede ignorarse que existen claras diferencias gráficas, que la actora soslaya para enfatizar en la similitud fonética, ni tampoco se debe dejar de valorar que “SASSE” -que no tiene traducción-, y sin perjuicio de ser un claro “Nombre de fantasía”, es el nombre comercial de la firma accionante, que también responde a la razón social de la misma. Esta última circunstancia conduce a rechazar cualquier supuesto de “piratería marcaria” sutilmente promovida a efectos de consumar un supuesto de concurrencia desleal (art. 2, numeral 3, L. No. 9.956; y art. 10 bis del Convenio de París, DL 14.910). De todos modos, se relativiza la importancia del aspecto fonético con relación al gráfico, si tenemos en cuenta que hoy en día los medios masivos de comunicación y la propaganda comercial priorizan los elementos gráficos trabajando “subliminalmente” sobre el consumidor. Todo ello aventa el riesgo de CONFUSIÓN, no siendo factor con incidencia la falta de propaganda ORAL que aduce la actora. Como argumenta agudamente SCHERER, uno de los métodos de diferenciación de productos viene constituido por la IMAGEN SUBJETIVA que de éstos se proyecta sobre la mente de los consumidores” (cit. por AREAN LALIN, Manuel: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Rev. de la Propiedad Industrial No. 5/1996, pág. 14). El criterio definidor, en casos como el ocurrente, puede sintetizarse en esta expresión: puede y debe rechazarse una marca por similitud que conlleve confusión, cuando “… el conjunto ofrezca una sensación de semejanza que produce la confundibilidad” (SIC, cf. RANGEL ORTIZ, Horacio: “La Represión de la Competencia Desleal”, en Rev. cit., No. 5/996 cit. pág. 42, 2da. col., Nota No. 4 al pie). Por lo demás, la “veteranía” de la marca “SACI”, según la expresión utilizada por la actora, no tiene ninguna proyección en el caso, aunque surja del Legajo “B” de A.A. que la marca “SACI” fue prerregistrada en el país y renovada en su oportunidad. No se trata, la cuestionada en autos, de una marca que imite o reproduzca, siquiera en parte, la marca prerregistrada “SACI”, en grado tal de convertirse en una marca “susceptible de causar confusión o asociación como establece el art. 9, num. 4, del Protocolo de Marcas en el MERCOSUR (V. DARTAYETE, Ma. C.: “Armonización de normas en el MERCOSUR”, en Rev. cit., No. 4/1996, pág. 35, 1era. col..). Es que, para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad, así como a sus canales de comercialización. “Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión…”, presumiéndose que existe probabilidad de confusión siempre que se use un SIGNO IDÉNTICO para distinguir productos o servicios TAMBIÉN IDÉNTICOS (AREAN LALIN, M.: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas…”, en Rev. cit., No. 4/996 cit., pág. 54). De modo que la circunstancia de que las marcas en pugna refieran a artículos de la misma Clase Int. 30, no es por sí decisiva para concluir en la posibilidad (riesgo) de CONFUSIÓN. Incluso, la Sala ha admitido la coexistencia en el registro marcario nacional, de marcas como “ PUC” Y “ PUM” (Sent. No. 1127/92 ); aunque existen pronunciamientos referidos a OTROS CASOS similares a ése. Las marcas en pugna tienen las claras diferencias que exige el art. 33 del decreto reglamentario de 29/11/940, porque la comparación entre aquéllas debe efectuarse según las pautas que indica RIPPE (“Régimen de la Propiedad Industrial”, ed. F.C.U. págs. 164/165) y que el Cuerpo comparte en múltiples pronunciamientos (Sents. 73, 101, 522/909, etc.). Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y por ende, confirmando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Bermúdez, Dr. Burella, Dr. Mercant, Dr. Balde (r.), Dra. Alonso Penco. Dr. Calleriza (Sec. Letrado).