Sentencia Definitiva N° 6/1998

//tevideo, 4 de febrero de 1998. Nº 6 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "THE COCA COLA COMPANY con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Acción de Nulidad " (Fa. Nº 952/95). RESULTANDO : I) Que con fecha de 20 de octubre de 1995 compareció María Fernanda CEA, en representación de THE COCA COLA COMPANY, entablando demanda de nulidad en tiempo y forma contra la Resolución de fecha 23 de junio de 1994 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en virtud de la cual se desestimó la solicitud de la marca "COKE ES LA MÚSICA" bajo acta Nº 259.996, para distinguir los artículos y servicios de las clases Int. 32 y 35 respectivamente. Publicado el acto en causa en el Diario Oficial de fecha 14/7/94 (fs. 14 A.A.) interpuso con fecha 2/8/94 recurso de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 31 de A.A.), el cual fue desestimado por Resolución Nº 130/95 de fecha 12/1/95, notificada el 18/1/95. La parte actora se agravia por entender que la misma es contraria a Derecho, ya que se le ha aplicado un encuadre jurídico que considera erróneo, a saber: el art. 2 núm. 6 de la ley 9956, que establece "no serán considerados como marcas los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía...". Entiende que la oposición de oficio en base a la cual se impugnó la registrabilidad de la marca no posee fundamento que la justifique, agraviando a la actora en su derecho al registro de la marca garantizado por el art. 1º de la ley 9956. Agrega que no existe ninguna disposición que prohíba el registro, como marca, de frases, oraciones, o "slogans". Precisa el hecho de que, por escrito de fecha 30 de julio de 1994 efectuaron la renuncia a la exclusividad sobre los términos "ES LA MÚSICA" tomados aisladamente y reivindicaron derechos respecto al conjunto. Manifiesta que el dictamen de 16 de julio de 1994, estableció que se trata de un slogan publicitario, que no es objeto de registro de marcas puesto que su finalidad es ajena a distinguir el producto, tendiendo a efectuar una propaganda del mismo. En consecuencia, concluye que la Administración invoca dos causales tan diferentes entre sí, que su invocación simultánea demuestra un contrasentido y prueba que la Administración, al rechazar la inscripción, no tenía idea clara de lo que estaba resolviendo, ocasionando el dictado de un acto erróneo e ilegítimo. II) Que a fs. 14 compareció la demandada estableciendo que, el acto impugnado, se ajusta plenamente a Derecho. Manifiesta que la marca, cuyo registro está en juego en autos, no es tal, tratándose de un slogan publicitario que no puede registrarse como marca, ya que no reúne la suficiente capacidad distintiva y excluyente con características de novedad y especialidad. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 33 habiéndose producido la que obra certificada a fs. 42. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 43 y 46, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado quien, por Dictamen Nº 1022/96 de fs. 48 a 49, aconsejó acoger la demanda, anulando la resolución impugnada. V) Que se citó a las partes para sentencia (fs 50) y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes, la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley Nº 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que se impugna la Resolución de fecha 23/VI/94 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D. N. P. I. en lo sucesivo), que desestimó el registro de la marca "COKE ES LA MÚSICA" formulada por THE COCA COLA COMPANY, bajo Acta Nº 259.996 (fs. 1/5 de autos y fs. 21/27, en rojo, A.A.), para distinguir artículos y servicios de las Clases Ints. 32 y 35, respectivamente (fs. 13/15, en rojo, A.A y fs. 5/7 de autos). Debiéndose precisar que, ulteriormente, la firma peticionante renunció a la exclusividad de los términos "ES LA MÚSICA" pero reivindicó la titularidad de la totalidad del conjunto marcario (fs. 18 supra y ccs. de los A.A.) Dicha volición fue ratificada por la D.N.P.I al rechazar el recurso de revocación propuesto (Res. de 20/6/95, fs 38, en rojo, A.A.) y ambas decisiones contaron con el respaldo de sendos dictámenes de su Asesoría Letrada (fs. 12 y 34/37 A.A). A su vez, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía, y Minería (M.I.E.M.) se pronunció en igual sentido negativo (fs. 40) y dicho Ministerio, en ejercicio de atribuciones delegadas, ratificó el acto cuestionado al repeler el recurso subsidiario Jerárquico coetáneamente interpuesto (fs. 29/31 A.A.), según Res. de 4/8/95 publicada en el Diario Oficial (fs. 42 A.A y fs. 1 de autos). En la especie, se dedujo oposición "ex officio" fundada en la prevención del art. 2, núm. 6, ley 9.956/1940 (fs. 7 A.A.), por lo que corresponde determinar si tal norma excluye como marca la denominación postulada. El Tribunal, no obstante reconocer la complejidad y opinabilidad del caso ocurrente, así como la muy fundada argumentación contenida en el dictamen de fs. 34/37 de los A.A., de la Asesoría Letrada de la D.N.P.I., estima que el registro marcario dubitado puede prosperar, por lo que se pronunciará por la anulación del acto en causa. III) Que en forma prioritaria se impone efectuar algunas precisiones. En primer lugar, que el art. 2 de la Ley 9.956, al establecer qué signos, conceptos, denominaciones, etc., no pueden ser considerados como marcas, consagra una norma limitativa, restrictiva, de excepción, ya que el principio general, pese a que la ley no suministra una definición de "marca", lo edita el art. 1º y toda norma de excepción debe ser interpretada en forma estricta, sin concesión alguna a la analogía o a la interpretación analógica. En segundo lugar, como lo ha señalado la Corporación, la D.N.P.I. debe ser especialmente cuidadosa al fundar una resolución denegatoria de un registro marcario, cuando deduce oposición "ex officio" (sent. 102/94, etc.). En tercer lugar, se impone interpretar los arts. 1/2 ley 9.956 cit. con un criterio evolutivo, de forma de contemplar situaciones no previstas por el art. 1º pero, por otra parte, no aparecen claramente rechazadas de la norma excluyente y de excepción del art. 2º. En principio, el motivo incoado por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I (fs. 12 A.A.), no obstante la calificación técnica del Abogado dictaminante, e implícitamente por el acto cuestionado, para desestimar el registro marcario postulado. Es de franco rechazo a juicio de la Sala. Porque el conjunto marcario en cuestión no viola el art. 2o. Nral. 6º, Ley 9956, ya que sólo tiene como términos o locuciones de uso general, las palabras "ES LA MÚSICA", pero, analizada la marca EN SU CONJUNTO, como enseña la doctrina y como lo indica la uniforme jurisprudencia del Cuerpo, se observa que la denominación propuesta como marca contiene además el término " COKE -marca reconocida- lo que condiciona de tal forma a todo el conjunto que lo convierte en una expresión de "fantasía", de suyo excluida de la prohibición invocada. Tampoco viola este conjunto marcario las prohibiciones de los Nrales. 4º y 5º del citado art. 2º, porque no contiene denominaciones técnicas que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos, o la naturaleza, género o especie a que pertenecen. La Administración alegó "a fortiori" que no podría registrarse ese conjunto marcario porque, en puridad, es un "slogan publicitario". Para el Tribunal, aun cuando así lo fuera, el art. 2º no establece ninguna proscripción inequívoca. La originalidad y fantasía de la expresión está claramente exteriorizada en o por la expresión "COKE", en torno a la cual gira el resto de las palabras que conforman el "conjunto marcario". Y su presumible sentido sería la afirmación de que "COKE" (COLA - COLA) es tan placentera como la música o bien que tomarla hace que se oiga, etc. Todo lo cual evoca por vía indirecta la cualidad o calidad de un producto (bebida refrescante) protegido por una marca cuya denominación integra justamente ese conjunto marcario resistido. IV) Que, por ende, la primera objeción, fincada en la prohibición invocada (art.2, num. 6, L. 9956), parece fácilmente superable en virtud de que el Tribunal, con esta actual integración, mantiene el criterio que inspiró la sentencia Nº 247/94) , obrante a fs. 34/37 de autos, referida a la admisión de la marca "THE KIDS ON THE BLOCK". En la oportunidad la Sala afirmó, y tal temperamento debe ratificarse en la especie, que la marca debe ser examinada EN SU CONJUNTO, sin descomponerla en sus elementos constitutivos, para analizar éstos separadamente, conforme a la previsión o puntualización formulada ab-origine (Nral. III de estos Considerandos). Y tal criterio lleva a concluir que el argumento de que se utiliza un término de uso común y carente de originalidad y fantasía, no es viable, para fundar la denegatoria, por cuanto la expresión "COKE ES LA MÚSICA" pasa a ser, en conjunto una denominación que exhibe o sugiere un significado distinto y especial. A ello debe aditarse, como lo hace la referida sentencia, el efecto evocativo original que tiene la expresión, si se toma en consideración que se trata de distinguir un producto mundialmente conocido y sin perjuicio de que, también, es la misma empresa que pretende publicitar su propio producto. Con relación a la segunda objeción, de que en realidad la marca propuesta constituye un "slogan" publicitario, el dictamen de la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. resulta muy bien fundado, apoyándose en el prestigio de muy calificada doctrina (Jesús GÓMEZ MONTERO, experto consultor español de OMPI; y H. BAYLOS CORROZA, fs. 35/37, en rojo A.A.). Tal dictamen colide, en este aspecto, con la posición del tratadista argentino OTTAMENDI, citado por la parte accionante a fs. 30/31 A.A., para quien el contenido publicitario de una frase o slogan no le quita la llave de acceso, a la registrabilidad, mencionando casos concretos, de conjuntos registrados en su país ("BONAFIDE ES MÁS CAFÉ", "CON SABOR ENRIQUECIDO", "EL AROMA DE FRANCIA A FLOR DE PIEL" "EN CAFÉ... VER MOLER PARA CREER", fs. 31 A.A.). Si bien el punto es complejo, la Sala se inclina a sostener que aun cuando se tratara de un "slogan" publicitario, no se halla incluido en la previsión excluyente del art. 2º, Ley 9956, el conjunto marcario de autos. Como señala el Dr. Manuel AREAN LALIN: "En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca-eslogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular que las permite diferenciar de las típicamente denominativas, gráficas o mixtas, de las numéricas o de las tridimensionales, por no hablar de las auditivas y olfativas o de las simplemente constituidas por un cloro, que también se están abriendo paso. Porque a medida que se acrecienta la diversificación del mercado, los agentes económicos se ven en la necesidad de buscar signos distintivos, cada vez más atractivos para captar la atención de su potencial clientela. Y el Derecho de marcas que hunde sus raíces en la cotidiana realidad del tráfico económico, ha tenido que ir ampliando progresivamente su espectro". Y agrega: "como tipo de marcas califica igualmente a los lemas Víctor BENTATA en su Reconstrucción del Derecho Marcario (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, Págs. 230 y s.s.). Y el mismo criterio aflora en el Protocolo de Armonización del MERCOSUR, cuando en el artículo 6 dispone que las marcas podrán consistir, entre otros signos, en lemas comerciales . Lo cual no es incompatible con la posible vinculación de estos eslóganes a una marca principal, a imagen y semejanza de lo que sucede en el ordenamiento español con las marcas derivadas...". ("La protección de los Signos Distintivos en el Comercio", en revista de la Propiedad Industrial, Nº 5, Año 1996, Pág. 12). Y, en efecto, el Protocolo de Armonización de las Legislaciones Marcarias del MERCOSUR, en su art. 6º alude a los signos considerados como marcas, estableciendo una enumeración no taxativa de signos, lo que se compadece con las legislaciones de los cuatro países del MERCOSUR que contienen enumeraciones no taxativas y armoniza con la definición amplia de marca que suministra el art. 5 (DARTAYETE, María Cristina: "Armonización de norma en el MERCOSUR", en Rev. Propiedad Industrial cit., Nº 4 , Año 1996, Págs. 34-35). Esto último importa, ya que justamente a propósito de la legislación marcaria argentina señala el citado Dr. Jorge OTTAMENDI que son "signos registrables": "Todo signo capaz de distinguir un producto o un servicio" en cuanto puede ser registrado como marca. Agregando: "Esto deja abierta una enorme gama de posibilidades a cualquier signo distintivo. La ley hace una enumeración enunciativa de diferentes signos, entre los que cabe destacar las frases publicitarias o slogans , las combinaciones de colores ubicadas en un lugar determinado del producto o del envase, las letras y números por su dibujo especial o formando combinación y los envases o envoltorios. Los demás signos son los habituales, palabras con o sin significado, imágenes, emblemas, relieves, etc.". (SIC, salvo el subrayado) ("La Propiedad industrial en la República Argentina", en Rev. de la Propiedad Industrial, cit., Nº 3, Año 1995, Pág. 56, literal b), 2da. columna). Todo ello reafirma la prevención con que debe interpretarse el art. 2º, Ley 9.956 en tanto que norma restrictiva o de excepción; y por el contrario, la amplitud que emana del art. 1º de la citada ley, en cuanto la enumeración de lo que puede considerarse "marca" no es "numerus clausus". Tales circunstancias y la aplicación del principio de "Libertad" que subyace en la norma del art. 10 de la Constitución, ha determinado que la doctrina admita la posibilidad jurídica de registrar como marcas los signos constituidos por letras o números con dibujo especial, o de letras y números formando combinación (FREIRA, RIPPE Y FRUGONE) (v. PRAT GUTIÉRREZ, Agustín: "Registro de letras y números con dibujo especial o combinados", en Rev. Der. Público, Año 1994, Nº 5, ed. F.C.U., págs. 110/114). Por ende, el Nral. 6º del art. 2º, rectamente interpretado, no propicia la exclusión, como marcas registrables, de combinaciones de palabras susceptibles de ser considerados "Slogans" o "lemas publicitarios", especialmente cuando, como sucede "in casu", el conjunto presumiblemente marcario está integrado por el nombre de una marca propiedad de quien postula el otro registro marcario. Por los expresados fundamentos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA: Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos, agregados, y archívese. Dr. Víctor Hugo Bermúdez, (Redactor), Dr. Waldemar Burella, Dr. Manuel Mercant Landeira, Dr. José Baldi Martínez, Dra. Irma Alonso Penco. Dr. José Carlos Calleriza (Secretario Letrado).