Sentencia Definitiva N° 671/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de agosto de 2017. No. 671 VISTOS : Para sentencia definitiva, en estos autos caratulados: “CABLEVISIÓN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 235/2013). RESULTANDO : I) Que, con fecha 25/5/2013, compareció la Dra. María Fernanda Cea Bacot, en representación de Clabevisión S.A. (fs.10/21) a demandar la anulación de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI de ahora en más) de fecha 21/6/2012, mediante la cual se dispuso: “ 1° CONCÉDESE el Registro de la Marca CABLEVISIÓN (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “CABLEVISIÓN” para las clases int s. 16, 38 y 41 de la ley 17.011, en forma tot al para la c lase int. 35, solicitada bajo expediente N° 415266 a favor de CABLEVISION S.A. de ARGENTINA, para distinguir los artículos/servicios en la/s clase/s internacional/es 16, 35, 38 y 41. (…) ” (fs. 4 del ppal. y 19 A.A. de un total de 23 fs.). Explicó que es una empresa uruguaya, perteneciente al “Grupo Clarín”, y que tiene presencia en Argentina, Paraguay y en nuestro país. Indicó que desde hace años viene promocionando la marca CABLEVISIÓN, para servicios de televisión por cable y con el tiempo e l término ha alcanzado un gran prestigio y difusión, tanto a nivel nacional, como regional. Señaló que, con la negativa de la demandada al registro de la marca con derechos exclusivos sobre el término CABLEVISIÓN, corre riesgo de que cualquier empresa d e TV para abonados se aproveche del prestigio generado y emplee el término mencionado, para hacer caer a los consumidores en una confusión inevitable. En efect o, los consumidores, de buena fe, podrían incurrir en error y contratar servicios y productos de mala calidad, creyendo que son los servicios prestados por la accionante. Postuló que la palabra CABLEVISIÓN no está comprendida en las categorías del artículo 4, que fue el supuesto normativo en el que se fundó la Administración para negarle derechos privativos. Si bien puede considerarse un término evocativo, en atención a algunos rubros, no deja de ser una palabra “inventada”, que no existe en la lengua española. Por ello, cuestionó que el término tenga aptitud para describir, adjetivar o calificar a alguno de los productos de las clases solicitadas. En cuanto a la clase 16, papel y artículos de papel, cartón y materiales para artistas, postuló que no se entiende cómo el término CABLEVISIÓN pudiera llegar siquiera a describir a alguno de dichos productos. Por otro lado, y en relación a las clases 38 y 41, indicó que la marca puede tener cierto carácter evocativo, y por lo tanto registrable, para los servicios de televisión por cable. No obstante, postuló que, no puede dudarse de que la misma mantiene su naturaleza arbitraria para los restantes servicios de las clases antedichas, donde resulta muy difícil que el consumidor pueda llegar a asociar un término de fantasía compuesto por dos palabras o ideas como “CABLE” y “VISIÓN”, por ejemplo con “ los servicios que divierten o que ocupan la atención ”, pertenecientes a la clase 41. Entendió que, una cosa es que el término CABLEVISIÓN sea evocativo para la televisión por cable y otra cosa muy diferente es que el mismo sea catalogado como descriptivo y calificativo. En ese sentido, indicó que el término no puede ser considerado un vocablo empleado para referirse o describir ninguno de los servicios comprendidos en las clases, cuyo registro solicitó. Aun cuando se está ante una marca con amplia difusi ón en el mercado y conocida por los consumidores de servicios de televisión para abonados, afirmó que no ha perdido distintividad y no se asimila al producto que identifica. En suma, consideró que el término CABLEVISIÓN tiene todos los elementos para se r considerada una marca registrable. Esto es, es un término de fantasía, una expresión ficticia, que incluso resulta arbitraria para varios de los productos y servicios incluidos en las clases solicitadas. Añadió que, otro de los elementos que permiten destacar que CABLEVISIÓN no es un término genérico o descriptivo, fue el hecho de que la solicitud ante la DNPI no generó ningún tipo de oposición por parte de ninguno de sus competidores. Por último, señaló que aun cuando el término CABLEVISIÓN no está comprendido dentro de las hipótesis de los numerales 9 a 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011, por lo que la aplicación de la demandada del artículo 7 de dicha Ley , resulta ilegí tima, consideró que la conclusión sería la misma por aplicación del artícul o 8 de la Ley. Dicho artículo prevé una excepción a la aplicación de los numerales señalados del artículo 4, para aquellas marcas que alcanzaron cierta distinción superviniente, lo que la doctrina anglosajona identifica como “secondary meaning”. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo encausado. II) Conferido traslado de la demanda, compareció el Dr. Carlos Roselló, en representación de la Administración, la que lo evacuó a fs. 40/41 vto. y peticionó por su rechazo, en base a los siguientes fundamentos. En primer lugar, indicó que el registro marcario fue concedido, pero lo fue por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “CABLEVISIÓN”, en virtud de l o dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 17.011. Señaló que se accedió al registro de un signo que en su consideración individual resulta irregistrable. Por su genericidad, descriptividad, usualidad o indistintividad, solución legal que se considera unánimemente adoptada por diversos sistemas marcarios. Indicó que la limitación se encuentra plenamente justificada en razón de que el término carece de fantasía para los artículos y servicios que se pretenden distinguir, no siendo admisible la apropiación en exclusividad del mismo, ello en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto administrativo resistido. III) Abierto e l juicio a prueba por decreto No. 6647/2013 (fs. 43), se diligenció la que obra certificada a fs. 190 y alegaron las partes por su orden (la actora a fs. 196/197 y la demandada a fs. 200). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contenc ioso Administrativo (Dictamen No. 387/2016 glosado a fs. 203/204), aconsejó la confirmación del acto administrativo impugnado. V) Por decreto No. 5915/2016 de fecha 2/8/2016, se citó a las partes para sentencia (fs. 206) la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes, para el útil inicio de la presente acción (ex arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se promueve la anulación de la resolució n de la DNPI de fecha 21/6/2012, mediante la cual se dispuso: “ 1° CONCÉDESE el Registro de la Marca CABLEVISIÓN (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “CABLEVISIÓN” para las clases ints . 16, 38 y 41 de la ley 17.011, en forma to tal para la clase int. 35 , solicitada bajo expediente N° 415266 a favor de CABLEVISION S.A. de ARGENTINA, para distinguir los artículos/servicios en la/s clase/s internacional/es 16, 35, 38 y 41. (…)” (fs. 4 del ppal. 19 A.A. de un total de 23 fs.). III) Que, el Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria de acuerdo a los siguientes fundamentos. IV) Presunción a favor del actor al no haberse resuelto en plazo los recursos interpuestos Establece el art. 6 de la Ley No. 15.869: “(…) El vencimiento de los plazos a que refiere el inciso primero del presente artículo no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de d ictar resolución sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución de la República). Si ésta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión se tendrá como presunción simple a f avor de la pretensión del actor, en el momento de dictarse sentencia por el Tribunal respecto de la acción de nulidad que aquél hubiere promovido.” En autos la denegatoria ficta, a los recursos de revocación y jerárquico interpuestos, se produjo el 18/2/ 2013. No surge de los antecedentes que los recursos se hayan resuelto, por lo que en el caso de autos es procedente la aplicación de la presunción dispuesta por el artículo 6 en la redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292. V) Actuaciones adminis trativas relevantes para el correcto entendimiento de la controversia El 20/6/2010 la promotora solicitó el registro del signo mixto CABLEVISIÓN, para distinguir la totalidad de los productos agrupados en las clases internacionales Nos. 16, 35, 38 y 41 (fs. 10 A.A.). Con fecha 21/6/2012, 2 años después de haberse presentado la solicitud, la División Marcas de la DNPI se expidió y consideró que si bien la marca cuyo registro se solicitaba no se encontraba comprendida en las nulidades establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 17.011, aconsejó conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término CABLEVISIÓN, en base al artículo 7 de la Ley mencionada, para las clases 16, 38 y 41; pero en forma total para la clase 35 (fs. 18 A.A.). Ese mismo día y en base a dichos parámetros se dictó el acto ahora impugnado. El referido informe, en el cual se fundamenta la resolución encausada, incurre en incongruencia, puesto que luego de afirmar que la marca solicitada no está co mprendida en las nulidades establecidas en el art. 4° de la Ley 17.011, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud arroja que éstos no expresan cualidades o atributos de los productos (num. 9°), no son genéricos (num. 10°), y revisten di stintividad (num. 11°), señala finalmente que la marca deb e concederse sin derechos privativos sobre el término CABLEVISIÓN, en función de lo dispuesto en el art. 7° de la Ley, disposición que justamente remite al art. 4°, que se había considerado no violentado. No obstante, en el caso la actora no se agravió por aspectos vinculados a la motivación del acto, por lo que no se ingresará a dicho análisis. VI) Sobre los agravios esgrimidos En la especie, se entiende que le asiste razón a la accionante y que el registro de la marca CABLEVISION sin derechos privativos en las clases internacionales 16, 38 y 41, no fue acorde a Derecho, realizando la Administración una interpretación errónea sobre los hechos y disposiciones normativas aplicables al caso. En primer lugar, no puede sino que concluirse que el conjunto en uso CABLEVISIÓN, ostenta la calidad de notorio. Esto fundado en toda la prueba ofrecida y agregada por la actora, tanto en vía admi nistrativa, así como en el presente proceso jurisdiccional. No obstante lo cual, que el conjunto marcario se considere notorio no impide, per se, concluir que el término CABLEVISIÓN no encuadra dentro de algunas de las hipótesis previstas e n los literales 9 a 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. El artículo 4, en los numerales indicados, establecen: “ A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (omissis) 9º) Las denominaciones técnicas, comer ciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma e xtranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes. Para el Tribunal parece claro que para los productos agrupados en la clase internacional N° 16, no es posible sostener que CABL EVISIÓN resulte genérico o descriptivo. Recordemos que los productos y servicios incluidos en clase internacional N° 16 son: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. Por lo tanto, teniendo en cuenta los artículos mencionados, el término debió ser considerado de fantasía. En cuanto a la clase internacional N° 38, que incluye a los servicios de telecomunicaciones, y a la clase internacional N° 41 , en la cual están incluidos los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales , la mayoría del Tribunal enti ende que el término CABLEVISIÓN es registrable en su totalidad. La negativa de la concesión de registro sin derechos privativos sobre el término CABLEVISIÓN, en primer lugar, se debió a su consideración como una denominación técnica, comercial o vulgar empleada para expresar la cualidad o atributo del servicio. En el caso, la yuxtaposición o “fusión” de los términos CABLE y VISIÓN no constituyen una expresión técnica o coloquial utilizada tanto por los usuarios como proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Es decir, no se erige el término de fantasía CABLEVISIÓN en un apelativo o modo de calificar una cualidad de los servicios de telecomunicaciones. Nótese que la clase internacional N° 38 comprende a los servicios que permitan por lo menos a una persona comunicar con otro por un medio sensorial. Dichos servicios comprenden los que permiten a una persona conversar con otra, transmitir mensajes de una persona a otra y poner a una persona en comunicación oral con otra (radio y televisión). En particular, el término de fantasía arbitrariamente seleccionado por la pretensora, en tal caso, constituye un signo evocativo, en tanto indirectamente genera en el usuario la idea de una modalidad de servicio, como es el de la televisión por cable (activid ad notoriamente prestada por la reclamante). Sin embargo, atiéndase que la clase internacional alcanza otro tipo de servicios de comunicación por otro tipo de medios sensoriales que carecen de todo tipo de vinculación técnica con el término empleado. Menos aún puede admitirse que se trate de una designación técnica, comercial o vulgar, para referirse a los servicios que engloba la clase internacional N° 41 que refiere a los prestados por personas o instituciones para el desarrollo de las facultades mental es de personas o animales. Estos servicios comprenden todas las formas de educación de individuos o de doma de animales. Comprenden los servicios que divierten u ocupan la atención. Estos servicios engloban aquellos cuyo objetivo principal es el entretenimiento, diversión o el recreo de los individuos. Como se señalara, el término arbitrariamente empleado, a juicio de la mayoría, en la clase N° 41 podrá ser mediatamente aso ciativo de algunos de los servicios alcanzados por la nomenclatura internacional, p ero claramente respecto de otros como los que comprenden formas de educación de educación o de doma de animales, no alcanza a comprenderse qué cualidad o atributo de los servicios, el término CABLEVISIÓN, exterioriza. Tampoco, en la emergencia, se trata el término de una denominación genérica o descriptiva ni usualmente empleada para indicar la naturaleza del servicio, la clase o el género al que pertenecen. Las designaciones usuales son aquellas que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos. Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica de designaciones “que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” Es el caso de las palabras “Automotor”, “Motor”, “Máquina”, “Mueble”, “Asiento”, entre tantos otros. Respecto de las designaciones descriptivas, están comprendidas en esta categoría “Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, “Ultra Rápida” para licuadoras, “Esterilizada” para vendas, “Oral” para remedios, “Seco” para vinos, “Transparente” para vidrios, “Confortable” para sillones, “Cremosa” para leche, “Vitamínico” para alimentos, entre muchos otros casos (Cfe. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 4ª Edición, Buenos Aires, 2002, pág. 71). En la especie, debe de verse que el término CABLEVISIÓN no es una descripción necesaria de los servicios de las clases internacionales N° 38 y 41 ni describe o ilustra sobre una categoría de servicios. De igual forma, debe tenerse presente que no se trata , el término empleado, de una palabra o locución que haya pasado al uso general. Como ha señalado el Tribunal con anterioridad: “ Menos aún puede admitirse que los términos referenciados “han pasado al uso general” (numeral 11 del art. 4to. de la Ley); es decir, que el uso que da el público a la denominación, lleve a identificar el producto con la marca que lo distingue; caso en el cual la marca pierde su ap titud distintiva y se transforma en el nombre habitual con que se designa el producto; sobre este punto, ha sentenciado la Corporación: “Esa generalidad del uso debe ser tal que evada determinados medios o círculos; debe tratarse del uso general en toda la sociedad y con una difusión de tal entidad que dispense de producir cualquier prueba al respecto. (…)” (Sentencia No. 579/2013). Señala Beatriz BUGALLO, que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “(...) son aquellas usuales o que se han vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir”. La norma, “(...) al calificar los signos que no han de ser considerados como marca, hace referencia a expresiones y adjetivos que complementan la condición básica de registrabilidad, que luego establece expresamente en el ar tículo 6° de la ley. Es decir que enumera las características que tienen las marcas, manteniendo literalmente, el régimen anterior. Interpretando a contrario sensu esta norma podría decirse que las características para que un signo se considere marca se rán: a. fantasía; b. novedad; c. especialidad; d. carácter distintivo ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, pp. 96 - 97 citada en Sentencia No. 49/2017). En nuestro caso, el término CABLEVISIÓN no constituye una palabra que corrientemente se acuda a ella para referirse a los servicios de las clases Nos. 38 y 41, por el contrario, simplemente despierta en el usuario la idea de un servicio relativo a la televisión por cable, pero no se trata de una referencia explícita y directa al servicio en concreto. Tal como afirma CHIJANE: “(…) corresponde señalar que el análisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos que se pretenden distinguir, y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significación que el consumid or le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizado. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto ”. (CHIJANE, Diego en “Derecho de Marcas”. Montevideo – Bs. As. Reus B de F. 2007, págs. 45/46). Así, el término CABLEVISIÓN, enfocado desde una perspectiva objetiva, a los productos a distinguir, cuya conexión dir ecta con el signo debe reclamarse, no puede estimarse sin más , que el mismo haya pasado al uso general y que no sea de fantasía en relación a los servicios designados por la empresa actora y por tanto que no presente la característica de novedad, especialidad y distintividad (vide numeral 11 del artículo 4). Por su parte, y desde la perspectiva subjetiva, esto es, la percepción eventual que el consumidor le atribuirá al signo, se entiende que presumiblemente lo estimará como fantasioso y no realizará el a cto de consumo por considerar que el signo sea poco menos que un sinónimo de aquello que pretende adquirir. Máxime cuando aquél, puede ser calificado como un “consumidor especialmente atento”, en el marco de una eventual elección de servicios representados por una marca, la que, como ya se dijo ostenta el carácter de notoria. Finalmente, debe considerarse que en el análisis del presente caso, no resultó menor que debió realizarse sin conocer los motivos por los cuales la Administración demandada, encuadr ó el caso en lo previsto en la norma mencionada al dictar el acto, ahora impugnado. En definitiva, por los fundamentos mencionados se estima que corresponde anular el acto administrativo, al no concederse derechos privativos sobre el término de fantasía CABLEVISIÓN para proteger los servicios de las clases internacionales N° 16, 38 y 41. En definitiva, por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acógese la demanda y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Castro, Dr. Gómez Tedeschi , Dr . Tobía (r.), Dr. Echeveste , Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).