Sentencia Definitiva N° 378/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 30 de mayo de 2017. No. 378 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "FERTIPRADO SRL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 497/15). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora, FERTIPRADO S.R.L., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 30.10.2014 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto resolvió: “Desestímase, el Registro de la Marca SPEEDMIX, solicitada bajo expediente Nº 409179 a favor de FERTIPRADO S.R.L. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 31”. (A.A. fs. 42). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto cuestionado debe ser parcialmente anulado en cuanto le deniega la protección de la marca SPEEDMIX en la clase internacional 31 que distingue “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores naturales”. El acto administrativo resistido no se ajusta a la normativa que regula la materia (arts. 1 y 6 de la Ley 17.011) existiendo entre las marcas en pugna suficientes diferencias que habilitan su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Luego de exponer las reglas que doctrina y jurisprudencia han propuesto para cotejar marcas en pugna, concluyó que no existe riesgo de que el consumidor pueda confundir la marca pre -registrada en la clase internacional 31 “SPEED”, con la que ella pretende: SPEEDMAX. La palabra SPEED se encuentra comprendida en una gran cantidad de registros marcarios para diferentes productos y servicios y tiene notoria debilidad distintiva. Basta con observar la coexistencia registral en diversas clases de los signos que incluyen el término SPEED, que se traduce al español como “rapidez” o “velocidad” con una carga evocativa -descriptiva importante respecto de los productos o servicios que se distinguen. Del cotejo de ambas marcas -siguiendo las reglas dispuestas por la doctrina en la materia - se puede advertir que, si bien las dos comparten el término SPEED, que adolece la innegable debilidad distintiva señalada, la marca pre -registrada “SPEED” fue admitida para las clases 1, 5 y 31, siendo que en la primera de ellas coexiste con el signo SPEEDCAR Química Automotriz y con SPEEDWET NG. Por su parte, en la clase internacional 5, SPEED coexiste con ORTHOSPEED, así como con SPEEDO y NULOX SPEEDITAB. Asimismo señaló que más ejemplos de otras marcas que cont ienen el vocablo “SPEED” se pueden encontrar registradas en otras clases internacionales, como ser: la 7 y la 9. En virtud de la coexistencia registral de la marca SPEED con otras que también incluyen dicho término, en aplicación del principio de igualdad la DNPI debió haber concedido el registro de SPEEDMIX para la clase 31. Para la clase 31, la presentación gráfica de la marca SPEED y la diferencia visual, fonética y conceptual con SPEEDMIX, es decisiva para erradicar cualquier riesgo de confusión. No cabe duda alguna de que el consumidor de los productos en cuestión recordará los colores de la marca antecedente y no tendrá problema para distinguirla de la marca SPEEDMIX. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del a cto, argumentando que, en el caso, existe confundibilidad marcaria. Del cotejo sucesivo de ambos signos marcarios se concluye forzosamente que no existen diferencias de orden gráfico, fonético y conceptual y esa circunstancia hace imposible su coexistencia pacífica ni en el registro, ni en el mercado. Entre las marcas “SPEED” y el signo marcario "SPEEDMIX” no existen las claras diferencias exigidas en la normativa vigente en la materia (art. 6 de la Ley Nº 17.011). En tal sentido, destacó que el signo pre registrado está comprendido íntegramente en la marca denominativa propuesta, lo que despierta en el consumidor la posibilidad de asociar los productos que las marcas pretenden distinguir como provenientes del mismo origen. IV) A solicitud de la demanda da se le dio noticia del pleito al tercero denunciado, SOLARES TRECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A., conforme lo previsto por el artículo 55 del Decreto Ley Nº 15.524 y notificada (fs. 24), ésta no compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada. V) Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 39, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 52 fojas); b) la actora alegó de bien probado (fs. 55) y también la demandada (fs. 59); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen Nº 453/2016, aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado (fs. 62); y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el exa men de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 , arts. 4 y 9). El 30.10.2014 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictó una resolución (sin número) que dispuso conceder el registro de la Marca SPEEDMAX, solicitada por FERTIPRADO S.R.L. de URUGUAY para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 35 , pero desestimó el registro para distinguir los artículos comprendid os en la clase internacional 31 (A.A. fs. 42). Ese acto fue notificado al accionante el 3.11.2014 (A.A. fs. 41) quien el 13.11.2014 l o recurrió con recursos de revo cación y jerárquico en subsidio (A.A. fs. 48/49). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 9.6.2015 operó denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 14.8.2015 (nota de cargo, fs. 6 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 30.10.2014 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto en su numeral 2 resolvió: “Desestímase, el Registro de la Marca SPEEDMIX, solicitada bajo expediente Nº 409179 a favor de FERTIPRADO S.R.L. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 31”. (A.A. fs. 42). III) Una breve r eseña de los antecedentes administrativos permite relevar que: el 28.1.2010 FERTIPRADO URUGUAY S.R.L. - actora en este proceso - solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca SPEEDMIX (denominativa) para proteger los artículos comprendidos en las clases internacionales 31 y 35 (A.A. fs. 2). El 26.4.2010 la empresa SOLARIS TECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A. (antes RUSPER S.A. - A.A fs. 16 y 27) dedujo oposición al registro sosteniendo que el signo denominativo SPEEDMIX es conf undible con la marca de su propiedad “SPEED” (mixta), pre -registrada en la misma clase (31), así como también en las clases 1 y 5. (A.A. fs. 5/7) fundamentando extensamente su oposición (AA fs. 10/23). La Asesoría Letrada del Organismo demandado informó que: “… en las marcas enfrentadas en la clase internacional 31 existe un riesgo cierto de confusión o asociación, debido que el signo pretendido “speedmix” (denominativa) posee igual contenido conceptual y fonético, al estar dotada de la apariencia de ser una marca derivada de la marca opositora en la clase int. 31 en versión denominativa. (…)”. Por demás, rechazó los argumentos de la opositora para impedir el registro de la marca pretendida en la clase internacional 35, en mérito a que la misma no tiene m arca pre- registrada en dicha clase, no advirtiendo que en el caso se pudiera presentar confundibilidad directa, ni indirecta. (A.A. fs. 39). El 4.8.2014 se expidió la Dirección de la Asesoría Técnica quien aconsejó proceder conforme al dictamen supra referido. Manifestó que “(…) la marca denominativa propuesta (“SPEEDMIX”), en la medida que contiene en toda su extensión al pre registro mixto “SPEED” Acta No 382.475, el sufijo que la compone, no logra otorgar al conjunto una clara diferenciación, sino al co ntrario, despierta en el consumidor, la posibilidad de confusión directa, al creer que se trata de una marca derivada de la tutelada (…)” . Y, por su parte, en lo que refiere al registro de la marca SPEEDMAX en la clase internacional 35, señaló que en mérito al principio de especialidad, no corresponde el amparo de la oposición deducida al no darse en el caso, las excepciones previstas por la doctrina que pudieran justificar una protección extendida (A.A. fs. 40). Finalmente, el 30.10.2014 la Dirección Naci onal de la Propiedad Industrial dictó el acto impugnado (A.A. fs. 42). IV) Analizada la cuestión en debate, y reconociendo la opinabilidad de las decisiones que recaen sobre supuestos de confundibilidad, el Tribunal, por unanimidad de votos y compartie ndo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Doctrina y jurisprudencia han trabajado el tema y construido criterios para orientar a quien debe juzgar este tipo de situaciones. En esa línea, J. OTAMENDI recuerda que el objetivo de las leyes marcarias es evitar la coexistencia de marcas confundibles y que para el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que son aquellas las que han de provocar confusión. Señala que, en principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes, separadas en forma arbitraria. De ahí que deba tenerse en cuenta la prim era impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos en las puramente denominativas, y de éstos más los diseños gráficos, disposición, colores, etc. en el caso de las marcas mixtas. Obviamente, el análisis debe hacerse desde la perspec tiva del público consumidor (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Publicación On line, p.186/187). Entre nosotros, GUTIÉRREZ CARRAU sintetiza ciertos criterios que son de gran utilidad para resolver el tema: a) debe priorizarse la impresión de conjunto d e las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) para apreciar el parecido hay que colocarse en el lugar del supuesto comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias entre las marcas. La aptitud distintiva o la confundibilidad con otras marcas tiene que ser pasible de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), tal como se graban en la memoria del consumidor. (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual Teórico -Práctico de Marcas, Tercera Edición, Montevideo, 2009, págs. 156-164). VI) En el caso, apreciadas de esta forma, es decir, en forma conjunta y sin ser desmembradas, del análisis comparativo de la marca pre registrada “SPEED” y la rechazada “SPEEDMAX” se concluye que entre ambas no existen claras diferencias como exige la Ley Nº 17.011 art. 6. Y ello porque se aprecia una identidad ortográfica, fonética y conceptual de tal intensidad que permite prever, razonablemente, el efec to de confusión que puede provocar en el público consumidor respecto al origen de los productos. En efecto, los signos en pugna presentan un elemento denominativo principal y preponderante, prácticamente común (“mot vedette”, como lo llama la doctrina), en el que el pre registrado se encuentra completamente subsumido en el solicitado, lo que impide su real distinción, por lo que es bien probable que el consumidor asuma que ambos signos constituyen una familia de marcas y tienen el mismo origen empresarial. Precisamente, en lo que refiere a la “familia de marcas” GUTIÉRREZ CARRAU, ha dicho que son “(…) un grupo de marcas con una característica reconocible, común a todas ellas (por ejemplo, una misma raíz o desinencia) de tal forma que el público percibe en esa común característica de ‘la familia’ una ‘asociación’ con el titular de las marcas individualmente consideradas. Se ha dicho que esa común característica viene a ser ‘el apellido’ de la ‘familia de marcas’. Lo esencial de esta figura, es que exist a una ‘asociación’ entre ese elemento común característico y el titular de las marcas. Que el público consumidor, al enfrentarse a esa característica común piense inmediatamente en el titular del grupo de marcas”. (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. “Manual Teórico-Práctico de Marcas”. Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 166). Siguiendo tal razonamiento, resulta acertado el planteo efectuado por la opositora en vía administrativa, cuando señala que la similitud que existe entre los signos en puga, sumado a la conexión de los productos que ofrecen una y otra firma, conlleva a que las dos marcas no puedan coexistir en el registro y en el mercado en forma pacífica. En efecto, la empresa SOLARIS TECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A. (opositora) se dedica a la comercialización -entre otros - de productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos, semillas etc. , clasificados en la clase int. 31, bajo la marca “SPEED”. Por su parte, FERTIPRADO S.R.L. es una firma dedicada a la producción y comercial ización de semillas forrajeras, por lo que agregarle la porción genérica “MIX” a la marca “SPEED” pre registrada, podría inducir al público consumidor a pensar que los productos comercializados bajo el nombre “SPEEDMIX” pertenecen a la misma línea de produ ctos identificados con la marca “SPEED” y que ambos productos poseen el mismo origen empresarial, cuando ello no es así. A todo ello, debe agregársele que, conforme surge de los antecedentes, el agregado del sufijo “mix” a la marca solicitada, es de uso común, por lo que tampoco aporta aspectos de diferenciación en el aspecto fonético, entre las marcas en cuestión. Así, emerge de los recaudos adjuntos otras marcas registradas en la clase 31 que poseen esta terminación, a saber: PURA -MIX, Nº 375.151, MEOW MIX, Nº 404.959, AMINOMIX, Nº 351.075 y SUPERMIX, Nº 338.594 entre muchas otras. (A.A. fs. 14-15). Todo sin desconocer que la marca pre registrada es del tipo mixto y cuenta con un elemento gráfico consistente en un “fondo” de color azul, celeste, blanco y gris (descripción contenida a fs. 38 AA) pero se considera que ese elemento gráfico carece de fuerza distintiva suficiente para impedir el riesgo de confusión con la marca cuyo registro pretende la parte actora. Por el contrario, el hecho de que una m arca sea del tipo mixto (la pre registrada) y la otra de naturaleza denominativa, se presta a pensar que uno de los signos es derivado del otro, reforzando a la idea de estar ante una “familia de marcas” como fue apuntado. VII) Adicionalmente y en rela ción con la temática de la confundibilidad, resultan trasladables al caso que nos ocupa, las palabras de los Dres. Merlinsky y Salaberry, quienes señalaron que: “Las diferencias entre las marcas deben residir en diversos aspectos. Deben ser diferentes en sus aspectos visuales o gráficos, en cuanto han de verse de modo tal que no aparezcan similitudes evidentes con otras marcas ya en uso, registradas o en trámite. Así como también deberán oírse diferentes, es decir que la sonoridad de cada una de ellas no d ebe tampoco ofrecer similitudes que permitan la confusión de la una con la otra. Por otro lado, además de las diferencias en la grafía, los emblemas y la sonoridad es indispensable que el vocablo, expresión u otro elemento aspirante al registro marcario n o sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente”. (MERLINSKY, Ricardo y SALABERRY, Lucía. “Las Marcas en el Uruguay”. Editor: Carlos Álvarez, año 2000, p. 36). VIII) Finalmente, ha d e señalarse que el vocablo “SPEED” no parece ser propio o característico de la clase internacional 31, por lo que la falta de originalidad de la pretensora se vuelve más evidente. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Castro (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. T obía, Dr. Echeveste, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).