Sentencia Definitiva N° 373/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de mayo de 2017. No. 373 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "OCA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 514/2014). RESULTANDO : I) Que, con fecha 16/7/2014, compareció la promotora (fs. 2/5 vta.) a demanda r la anulación de la resolución de fecha 16/7/2013 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la fr ase publicitaria “PRONTO! EL PRÉSTAMO DE LOS URUGUAYOS” (mixta), solicitada bajo expediente No. 390398 a favor de KEDAL S.A. de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional No. 36 (fs. 58 A.A.). Señaló que la marca registr ada no presenta elementos diferenciales eficaces, ya que no es lo suficientemente distintiva, ni presenta las claras diferencias que exige la normativa (art. 6 de la Ley 17.011). Destacó que el signo solicitado resulta confundible con las marcas pre-registradas de su propiedad, tanto desde el punto de vista ortográfico/visual como desde el fonético/auditivo. Añadió que, al analizarse la confundibilidad, debe tenerse presente que la marca cuestionada busca distinguir los mismos servicios que las de su pr opiedad. Precisamente, por las características del signo cuya registración se promovió, existirá riesgo de confusión mediato. La solicitud de KEDAL S.A. busca aprovecharse del prestigio adquirido de los servicios de OCA, ya que se trata -la suya- de una firma que está instalada en el Uruguay desde el año 1966. En el año 1985 lanzó su tarjeta de crédito, convirtiéndose en la primera empresa emisora de un producto de estas características a nivel nacional. Indicó que, el slogan “…DE LOS URUGUAYOS” que forma parte de la marca “OCA LA TARJETA DE LOS URUGUAYOS” como de la marca “OCA … DE LOS URUGUAYOS”, registradas desde hace más de 10 años, define su trayectoria, posicionamiento y fuerte arraigo en los consumidores del Uruguay. Sostuvo que, el consu midor medio de nuestro país, identifica al préstamo o la tarjeta “DE LOS URUGUAYOS” o “DE NUESTRO PAÍS” con la familia de marcas perteneciente a OCA S.A., es innegable la notoriedad y prestigio de las marcas. Expresó que existe riesgo de dilución de sus marcas, por perder la mayor parte de su magia y de su poder de atracción. En suma, solicitó la anulación del acto administrativo encausado. II) Conferido traslado de la demanda, la Administración lo evacuó a fs. 22/25 y bregó por su rechazo en base a los siguientes fundamentos. Precisó que, entre las marcas en pugna , existen las diferencias gráficas y fonéticas lo que impide la verificación de confundibilidad que postula la reclamante. Sin perjuicio de ello, afirmó que la distintividad de la frase publicitaria está dada por la denominación “PRONTO!” que es el elemento preponderante en el signo cuestionado (“mot vedette”). Puntualizó que la combinación de elementos denominativos y gráficos, el uso de tipografía especial y el uso de la expresión “PR ONTO!” como elemento preponderante, apreciados en su globalidad, determina que el signo registrado sea claramente disí mil a los pre -registrados cuya titular es la actora. Manifestó que no debe pasar desapercibido que los consumidores a los que están dirigidos los servicios financieros son especialmente atentos e informados acerca de su contratación, con lo cual la posibilidad de riesgo de confusión es muy remota. En definitiva, solicitó la confirmación del acto administrativo impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 27), compareció el representante de KEDAL S.A. (fs. 47/51 vta.) a deducir tercería coadyuvante con la demandada y ofrecer prueba, en base a los siguientes fundamentos. Indicó que la actora parece olvidar que un principio fundamen tal en la materia marcaria es que los signos no deben desmembrarse para su análisis, en procura de forzar “parecidos”. Una simple comparación entre las marcas, permite avizorar que los servicios de la clase 36, aun aquellos dirigidos a público en general n o se contratan ligeramente. No resulta posible obtener un préstamo ni una tarjeta de crédito sin atender con cuidado quién es el prestador de los servicios que se requieren. Destacó, además, que ni siquiera el consumidor menos atento correría riesgo de tomar la marca de KEDAL por la de OCA ni viceversa. Ambas empresas prestan servicios bien definidos y reconocidos por el público y están orientados a distintos sectores de éste. La clientela de una empresa y la otra es de perfiles diferentes, todo lo que coadyuva a eliminar cualquier tipo de riesgo de confusión. Precisó que, cuando los elementos comunes entre las marcas no son aptos por sí solos para generar confusión marcaria. Debe tenerse presente que “PRONTO!” es el núcleo distintivo de la marca, junt o con el tamaño, color y posición. Respecto a la palabra “PRÉSTAMO” la misma es inapropiable e irrelevante para el cotejo porque designa un servicio de la clase No. 36. Puntualizó que la marca OCA y PRONTO son notorias, de alto perfil, fuertemente fijadas en la mente del público, que vienen coexistiendo desde hace años en el mercado sin conflicto alguno. Todos estos factores disipan cualquier riesgo de confusión. IV) Se certificó la prueba diligenciada a fs. 78 y alegaron las partes por su orden (la a ctora a fs. 83/85 vta., la demandada a fs. 87 y la tercerista coadyuvante a fs. 90/92). V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 300/2016 glosado a fs. 95/95 vta.), aconsejó la confirmación del acto administrativo resistido. VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 97) la que, previo pasaje a estudio e integración del Cuerpo -sorteo mediante - por abstención del Sr. Ministro , Dr. José ECHEVESTE (fs. 99), se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que, en la especie, se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes, para el útil inicio de la presente acción (ex arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 16/7/2013 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la frase publicitaria “PRONTO! EL PRESTAMO DE LO S URUGUAYOS” (mixta), solicitada bajo expediente No. 390398 a favor de KEDAL S.A. de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional No. 36 (fs. 58 A.A.). III) Que, el Tribunal por unanimidad de sus integrantes, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión anulatoria actuada, en los contenidos que se explicitarán a continuación. IV) En primer lugar, debe tenerse presente que la marca cuyo registro se concedió constituye una frase publicitaria. El art. 3 de la Ley 17.011 dispone que: “ Podrían constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley”. Enseña BUGALLO que la inclusión expresa de lo s denominados usualmente “slogans publicitarios” entre los signos con capacidad distintiva, susceptibles de ser registrados como marcas, responde también a la tendencia más moderna en materia de derecho marcario. La circunstancia de constituir una frase publicitaria no impide prima facie el registro como marca. De todas formas, no se trata de una categoría especial de signo distintivo, ni amerita que exista un Registro distinto al de las marcas. Si nada hubiera dicho la ley de marcas uruguayas igual deber ía considerarse al eslogan publicitario como un signo registrable como marca en caso de cumplir con los requisitos generales de la categoría (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: “Propiedad Intelectual”, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, pág. 125). En base a ello, y dentro de los criterio generales comparativos, al apreciarse el signo de acuerdo a la impresión del conjunto que genera la observación de la solicitada enfrentada a las m arcas pre -registradas, de modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde e l lugar del presunto consumidor, tanto gráfica como fonéticamente surgen las diferencias suficientes de acuerdo a lo requerido legalmente para proceder a su registración (ex art. 6 de la Ley 17.011). Precisamente, el elemento preponderante de la solicita nte está constituido por el término “PRONTO!” el que, en un contexto de debilidad general de las frases objeto de examen comparativo, deviene en factor diferencial decisivo. Como explican BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ocurre a veces que los element os integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del mot vedette, que con mayor justeza podría llamarse del élément vedette (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos A ires, 2003, pág. 48). En la emergencia, el elemento preponderante “PRONTO!” en la marca registrada, como indica la Directora de Asesoría de la DNPI, Dra. Graciela ROAD es una marca de reconocida trayectoria en el mercado nacional para los servicios de que se trata (fs. 57 A.A.). Y, con más razón, el término principalísimo en las marcas pre - registradas de la reclamante -opositora en vía administrativa - es OCA, ambas empresas con indiscutible trayectoria en la prestación de servicios financieros, por lo que no alcanza razonablemente a comprenderse el riesgo de confusión o asociación alegado, ya que las marcas en pugna justamente apelan con ellos al nombre comercial de las respectivas instituciones. V) De igual forma, si nos atenemos a las semejanzas entre los signos en pugna, aquellas exclusivamente fincan en la coincidencia de los términos “DE LOS URUGUAYOS”, vocablos que por sí mismos carecen de virtualidad distintiva debido a su uso común y que simplemente apelan al sentimiento de pertenencia de un s ervicio en la realidad nacional. Como destaca OTAMENDI una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 4ª Edición, Buenos Aires, 2002, pág. 191). Es a sí que, con tal constatación, como se vio los términos preponderantes o principalísimos “PRONTO!” y “OCA” (este último en relación a las mar cas pre -registradas de la reclamante) aparecen determinantes para despejar cualquier supuesto de confundibilidad. Precisamente, porque tales vocablos se asocian inequívocamente con cada institución proveedora de servicios financieros. VI) Sin perjuicio de anotarse, como bien apunta la tercerista coadyuvante con la demandada (fs. 50 del ppal.), que en la clase internacional No. 36, la marca de OCA coexiste con la frase publicitaria “EL AHORRO DE LOS URUGUAYOS” registrada por ELWANY S.A. (ver fs. 71 del ppal.), lo que disipa el riesgo de confusión alegado por la promotora. Aun así, véase que en la prueba por inform es requerida a la DNPI se individualizan diversas marcas compuestas por frases publicitarias, tanto en la clase internacional No. 36, como en otras, y que han sido concedidas sin derechos privativos sobre los términos “DE LOS URUGUAYOS” (fs. 71/71 vta. del ppal.). VII) Asimismo, en relación al consumidor, OTAMENDI expresa: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el jugador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto ma yor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera. ” (OTAMENDI Jorge: “Derecho de Marcas”, cit., pág. 184). En la emergencia, el “comprador eventual” no refiere al standard medio, sino que puede razonablemente sostenerse, que en relación a los servicios en cuestión será particularmente selectivo , cuidadoso o atento, ya que para la concertación de préstamos compul sa mayor información (sobre condiciones, tasas, responsabilidad y trayectoria de la empresa ofertante), lo que ciertamente disipa el riesgo de confusión. VIII) Por último, corresponde precisar que los elementos figurativos en ambas marcas en pugna (mix tas), colores (en un caso el rojo y en el otro el azul y/o celeste), grafía particular y el dibujo de fondo en la marca cuyo registro se impugna que es el contorno del Uruguay , accesoriamente -a lo ya dicho - contribuyen a despejar la posibilidad de riesgo de confusión y, en consecuencia, habilitan su pacífica coexistencia en el mercado. En definitiva, por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de la s partes, actora y tercerista, en la suma de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Cas tro, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r.), Dr. Vázquez Cruz. Dr. Sosa Aguirre. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).