Sentencia Definitiva N° 337/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de mayo de 2017. No. 337 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados: "PARIS-DAKAR con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 419/2015). RESULTANDO: I) Que, con fecha 26/6/2015, compareció la promotora a demandar la anulación de la resolución de fecha 26/3/2014 , dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual -en su numeral 2° - se desestimó el registro d e la marca DAKAR (mixta), solicitada bajo expediente No. 424779 a favor de PARIS -DAKAR de Francia, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional No. 25 (fs. 80 A.A.). Señaló que es una reconocida firma que desde el año 1979 ha adquirido gran trayectoria y prestigio, tal como se observa en su página web. Tanto el signo distintivo DAKAR como su evento deportivo son públicos y notorios. Es así que, en función de esa notoriedad y popularidad del evento deportivo “RALLY DAKAR” sus organiz adores han encargado el “ merchandising” a su parte (empresa francesa PARIS -DAKAR). La relevancia del evento deportivo no solamente atrae a las grandes marcas de automóviles, camiones y motos, sino que recibe el auspicio de gran cantidad de empresas y patrocinadores como FOX SPORTS. Destacó que la fuerza distintiva de la marca DAKAR es tan grande que existe una extensa gama de productos identificados con la misma que se comercializan en distintos lugares del mundo. Precisó que en la medida que la marca DA KAR es ampliamente conocida por los especialistas del ramo (comercialización de productos de vestir), por lo que su elección por la empresa uruguaya que solicitó y obtuvo el registro que hoy quiere hacer valer, es una prueba de que se ha configurado la nulidad relativa prevista en el art. 5, numerales 6° y 7°, de la Ley 17.011. Particularmente, porque es evidente que el propósito de obtener un aprovechamiento ilícito e indebido del prestigio de una marca famosa. La legislación marcaria no requiere plena prueba de la piratería marcaria sino que alcanza con la presunción. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo encausado. II) Conferido traslado de la demanda, la Administración lo evacuó a fs. 20/22 y bregó por su rechazo en base a los siguientes fundamentos. Indicó que, la actora argumentó que la marca pre-registrada tuvo el evidente propósito de obtener un aprovechamiento ilícito a expensas de su parte, sin embargo, entre los signos en pugna existe un riesgo de confusión o asociación en la clase internacional No. 25 en atención a la identidad del término que la compone. Se trata de signos que tienen similitudes fonéticas, semánticas e ideológicas resultando la marca DAKAR (mixta) manifiestamente confundible con el antecedente regi strado a favor de DK DAKAR (mixta). Asimismo, sostuvo que el signo “DAKAR” es una marca débil de escasa fantasía, lo que podría llevar a que se tratara de una mera coincidencia y no un supuesto de piratería marcaria. Sabido es que DAKAR es la ciudad capital de SENEGAL situada en la provincia de Cabo Verde, en la costa atlántica de África. De igual forma consideró que no se está ante un supuesto de concurrencia desleal, por cuanto ni siquiera se verifica la presunción a la que aludió la demandante. En sum a, solicitó dar noticia del pleito al tercero denunciado CADIBEL S.A. y, consecuentemente, la confirmación del acto administrativo encausado. III) Por decreto No. 7631/2015 (fs. 24) el Tribunal dispuso noticiar del pleito a CADIBEL S.A., extremo que se cumplió a fs. 25. IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 29), se diligenció la que obra a fs. 43 y alegaron las partes por su orden (la actora a fs. 47/49 y la demandada a fs. 52). V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 238/16 glosado a fs. 55/55 vta.), aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 57), la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que, en la especie, se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes, para el útil inicio de la presente acción (ex arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se demanda la anulación de la resolución de fecha 26/3/2014 , dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual -en su numeral 2°- se desestimó el registro de la marca DAKAR (mixta), solicitada bajo expediente No. 424779 a favor de PARIS-DAKAR de Francia, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional No. 25 (fs. 80 A.A.). III) Que el Tribunal, apartándose en la emergencia de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada, en los contenidos que se explicitarán a continuación. IV) En lo inicial, debe de verse que la parte actora señaló en su demanda que el signo distintivo DAKAR (mixta) cuyo registro promovió para la clase internacional No. 25 es notoria, debido, por un lado, a la notoriedad del evento deportivo “ RALLY DAKAR ” y, por otro, porque la fuerza de la marca es tan grande que exis te una extensa gama de productos identificados con la misma que se comercializan en distintos lugares del mundo (fs. 9 vta./11 del ppal.). Tal hecho alegado sobre la notoriedad de la marca -y eventualmente sobre la notoriedad restringida en particular, v éase fs. 11 del ppal. - no fue puntualmente controvertido por la Administración demandada , por lo que corresponde la aplicación de la regla de la admisión. Por lo tanto, siendo el hecho de la notoriedad admitido y ajeno a la controversia planteada por la s partes, corresponde examinar si existe o no confundibilidad contrastando el signo DK DAKAR pre-registrado (mixto) y el signo NOTORIO cuya registración se promovió. Debe de verse, que los arts. 130.2 (en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 19.090) y 137 del C.G.P., armónicamente considerados rectoran que el silencio, las respuestas ambiguas o evasivas, así como la falta de contestación se tendrán como admisión de los hechos alegados en la demanda, en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos y no se tratare de derechos indisponibles. Solo en circunstancias excepcionales podrá el Tribunal no aplicar la regla de admisión, atendiendo a razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerda algún hecho o circunstancia alegada por el actor. Como señala VALENTÍN la ley equipara la incontestación de la demanda a la contestación no contradictoria, o con respuestas ambiguas o evasivas. Entonces, en caso de incontestación, con o sin declaración en rebeldía, los hechos se tendr án por admitidos conforme a la versión del actor, por lo que se tendrán como existentes o inexistentes, de acuerdo a su alegación, salvo que resultaren contradichos por la prueba de autos, siempre que se trate de cuestiones disponibles (VALENTÍN, Gabriel: “La reforma del Código General del Proceso”, FCU, 1ª Edición, 2014, pág. 98). En el sublite, se estima , no median razones debidamente fundadas para enervar la regla de la admisión de los hechos alegados. Como tiene dicho la Sede: “ Así, el art. 313 del CPC estipula que “Contestación es la respuesta que da el reo a la demanda del actor, confesando o contradiciendo el fundamento de la acción”. - Como enseña Tarigo, el demandado tiene la carga, cuya trascendencia resulta obvia de negar la veracidad de los hechos alegados… si es que no quiere que los hechos queden admitidos (Lecciones… pág. 411).- La regla de la admisión enseña que quien, por su posición o situación jurídica, está en condición de poder contradecir lo afirmado por su contraparte, tiene e l deber de traerlo al proceso. - El no cumplimiento de ese deber le apareja la admisión de lo alegado por el contrario. - Lo que en puridad no es otra cosa que la aplicación del principio de la buena fe y lealtad procesal.” (Sentencia No. 275/2010). Si se repara con atención el escrito de contestación de la accionada (especialmente fs. 20 vta. del ppal.) habrá de advertirse que la Administración no controvierte que la marca sea notoria, entendida ésta al decir de GUTIÉRREZ CARRAU como: “… aquella marca que en plaza o internacionalmente (y por tanto, conocida en nuestro país) haya sido muy difundida y promocionada, a nivel masivo (notoriedad amplia) o a nivel del ramo específico (notoriedad restringida) ” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, U.M., 3ª Edición, Montevideo, 2009, pág. 31; vide: Sentencias Nos. 92/1993 y 280/1999 ). Por el contrario, en forma que cabe subsumir como respuesta evasiva, señala que el signo cuya registración se promovió es una marca débil, de escasa fa ntasía, lo que no constituye la oposición clara y concluyente a los extremos alegados por la contraria. Aún así, y de entenderse que el planteo de la actora y admitido por la demandada únicamente versaba sobre el c oncepto de la notoriedad amplia -lo que no se condice con lo expuesto en su acto de proposición -, corresponde convenir que el art. 16.2 del ADPIC internalizado por Ley 16.671 expresamente consignó que: “ El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.” A propósito del art. 16.2 del ADPIC, señala OTAMENDI que el art. 6° bis, al exigir que la notoriedad exista en el país en el que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias. Ésta sería mayor, y tal vez más adecuada, si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca. Y prosigue el autor señalando que el art. 16.2 del ADPIC, ha modificado este requisito. El ADPIC establece que los países miembros “tomarán en cuenta…inclus ive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. La promoción no requiere el uso en el país en que se reclama la protección, y puede ser una promoción realizada en el extranjero , pero conocida en e l país en que se reclama la protección. Se trata de una protección más amplia y sensata que la reconocida por el Convenio de París. (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, 4ª Edición actualizada y ampliada, Lexis Nexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 349). Es más la notoriedad de la marca DAKAR -en el extranjero-, ha sido reconocida en diversos países, tales como: a) PERÚ a través del pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -Sala especializada en Propiedad Intelectual- resolución que obra a fs. 18/20 Carpeta Rosada en 41 fs. b) CHILE a través del “fallo” dictado por el Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 21/23 Ib.). En la emergencia, dentro de las reglas par a despejar o no la confundibilidad marcaria, el juzgador debe colocarse en el consumidor presunto y. precisamente, se considera, que no puede desconocerse que el adquirente de este tipo de productos en la clase internacional No. 25 está estrechamente vinculado a la afición deportiva del “RALLY DAKAR”, lo que disipa el riesgo de confusión o asociación, ya que el consumidor aparece como particularmente atento al discriminar el origen empresarial del producto. En tal sentido, se considera q ue la lógica de lo razonable indica que el consumidor aficionado al “RALLY DAKAR” conoce los canales de venta y es especialmente cuidadoso en la adquisición de los productos “oficiales” asociados al evento deportivo. V) Por último, se estima no le asiste razón a la actora en que la Administración para conceder el registro de la marca debió “categorizar” la pre-registrada como un supuesto de piratería marcaria que irroga la nulidad relativa (ex art. 5, numerales 6° y 7°, de la Ley 17.011). La vía proce dimental para “atacar” el signo pre -registrado no es a través de la impugnabilidad jurisdiccional del acto que no concedió el registro del suyo, sino la acción de anulación prevista en los arts. 23 a 25 de la Ley 17.011, la que ha sido entablada de acuerdo a la prueba documental aportada por la actora (ver fs. 3/14 de Carpeta Rosada). Si existe un signo vigente y se entiende que el mismo encarta como supuesto de reproducción o imitación de uno propio, la vía de análisis de tales extremos no puede cristali zarse en forma oblicua a través del examen de la regularidad jurídica del acto que rechazó el registro de su signo “DAKAR” (mixto). Por tanto, no corresponde examinar en esta instancia si se verifican o no tales supuestos; debiéndose transitar por la vía correspondiente. Como señala VÁZQUEZ mientras el procedimiento de oposición es el que se instaura , en tanto se encuentra en curso el procedimiento de registro de una marca, el de anulación es el que procede poner en marcha cuando se desea impugnar una marca que ya ha sido inscripta. Pueden solicitar la anulación del registro de una marca: a) El titular de un derecho o interés directo, personal y legítimo, cuando se configuren las situaciones de nulidad previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley b) los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, cuando se trate de marcas idénticas o semejantes a las suyas (art. 23 de la Ley); Y puede anular el registro de una marca la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en las situaci ones previstas por los artículos 4° y 5° de la Ley (art. 21 de la Ley) (Cfe. VÁZQUEZ, Cristina: “Procedimientos marcarios” en AA.VV.: “El procedimiento administrativo y la función pública”, Instituto de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho - Universidad de la República, coordinador: Felipe ROTONDO, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2014, pág. 257). En definitiva, por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA: Ampárase la demanda entablada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los hono rarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Castro, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r.), Dr. Ech eveste, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).