Sentencia Definitiva N° 207/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de marzo de 2017. No. 207 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILOSOPHY, INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 938/2014). RESULTANDO : I) PHILOSOPHY, INC . compareció debidamente representada a demandar la declaración de nulidad del acto dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) el 19 de marzo de 2014, por el que se desestimó su solicitud de registro de la marca “PHILOSOPHY (mixta)” para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3 (fs. 82 de los A.A.; en la foliatura a birome roja). La publicación en el boletín de la DNPI de la marca presentada al registro, motivó la oposición de TERRY S.A. (que se fundamentó en el peligro de confusión con su marca previamente registrada “PHILOSOPY… MEN CARE” en la Clase Internacional Nº 3 (concedida sin derechos exclusivos sobre el término “PHILOSOPY”) y, también, la oposición deducida de oficio por la Administración, en base a ese mismo registro, del que es titular TERRY S.A. La actora expresó que la Administración cometió un error al deducir su oposición, porque partió de la premisa que la marca ya registrada por TERRY S.A. es “ PHILOSOPHY…MEN CARE”, cuando, en realidad, es “PHILOSOPY…MEN CARE”. La oposición de oficio no debió progresar por basarse en un error. El informe de la Asesoría Técnica que dio base a la decisión impugnada, aconsejó amparar la oposición de terceros interp uesta por TERRY S.A. y, también, la oposición de oficio -ambas basadas en la marca que figuraba registrada por TERRY S.A.- cuando ello no correspondía. TERRY S.A. no es propietaria de ninguna marca que lleve la denominación “PHILOSOPHY”, sino que su regis tro contiene el vocablo “PHILOSOPY”, voz que nada significa y difiere, conceptual, gráfica y auditivamente, de aquella cuyo registro solicitó la actora. La marca “philosophy” solicitada, cuenta con la aptitud suficiente para distinguir los productos para l os cuales se ha pedido su registro, sin que exista la posibilidad de que se confunda con la marca “PHILOSOPY… MEN CARE”, propiedad de TERRY S.A. Las reglas de apreciación, demuestran que no existe riesgo de confusión. La marca solicitada está compuesta por un solo término expresado en letras minúsculas y con un diseño muy particular, mientras que el signo registrado por TERRY S.A. es denominativo, está compuesto por tres términos, dos de ellos expresados en idioma inglés y un vocablo de fantasía, no coincidiendo ninguno de ellos con los de la peticionada. Cada uno de los productos tiene una marca propia que es la que destaca a simple vista en los envases y, asimismo, la que identifica cada artículo (“HOPE A JAR”, “PINK MELON SORBET”, “TO BELIEVE”, etc.). Son éstas la que el consumidor verá cuando se enfrente a cada uno de los productos y comercializados. A ellas se referirá el cliente a la hora de solicitar el artículo que desee. Cada envase se complementa con una pequeña “leyenda”, que expresa la “filosofía ” (“philosophy”), que se encuentra detrás de ese producto y que la empresa desea transmitir a cada mujer: “la celebración de la belleza del espíritu humano”. Actualmente coexisten marcas con el término “philosophy”: “STONE JEANS PHILOSPHY” (ET.); y “MORE & MORE A LIVE PHILOSPHY” (ET), esta última concedida sin derechos exclusivos sobre el término “PHILOSOPHY”. En el trámite de registro, presentó escrito renunciando a obtener derechos privativos sobre el término “philosophy”. Existe inconfundibilidad gráfica, fonética e ideológica con la marca que se señala por las opositoras; debe de verse que “philosophy, inc .” es su nombre comercial y su denominación social, la que fue fundada en Estados Unidos en 1996, por lo que resulta de aplicación el artículo 67 de la Ley Nº 17.011, que considera que el nombre comercial constituye “una propiedad industrial a los efectos de esta ley”. II) Conferido el traslado correspondiente, compareció la parte demandada, debidamente representada, a contestar la demanda incoada. La Administración dedujo oposición y denegó el registro solicitado, por existir una marca pre-registrada “PHILOSOPHY…MEN CARE”. Indudablemente entre los signos enfrentados, el término “PHILOSOPHY” resulta preponderante, por lo que el consumidor razonablemente puede pensar que se trata de una familia de marcas. La confundibilidad de los signos es inevitable, por lo que el acto impugnado refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia; en consecuencia, el acto es ajustado a Derecho y debe ser confirmado. III) A solicitud de la demandada (ver petitorio 2° de fs. 21 vto.), se dio noticia del pleito a los terceros denunciados, TERRY S.A. y LULLITRADE LLC., al amparo de lo previsto por el artículo 55 del Decreto Ley Nº 15.524, quie nes notificados (fs. 26/26 vto . y 27), no comparecieron a esgrimir defensas (fs. 33). IV) Abierto el juicio a prueba (decreto Nº 2953/2015 de fs. 24), se produjo la que obra agregada y certificada a fs. 49. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 53 /58 vto. y 61, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo emitió el Dictamen Nº 184/2016 (fs. 64/64 vto .), por el que aconsejó confirmar el acto administrativo procesado. VII) Se citó a las partes para sentenc ia por decreto Nº 4290/2016 (fs. 66); la que , previo estudio sucesivo de los señores Ministros, fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución individualizada en el RESULTANDO I) por la que, como consecuencia de la oposición de oficio deducida por la Administración y, también, de la que dedujo TERRY S.A., no se hizo lugar al registro de la marca “philosophy”, solicitado por la accionante, para distinguir productos de la Cl ase Internacional Nº 3 (fs. 82 de los A.A.). II) Los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento se encuentran debidamente cumplimentados, por lo que el Tribunal ingresará en la consideración de la cuestión sustancial. En efecto, el acto impugnado le fue notificado personalmente a la interesada el 26 de marzo de 2014 (fs. 82 de los A.A.). Los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio fueron interpuestos en plazo el 7 de abril de 2014 (fs. 4/19 de los A.A. y nota de cargo en la carátula de fojas 2 de los A.A.). La Administración incumplió con su deber de instruir y resolver dentro del término normativamente fijado los recursos administrativos, por lo que la denegatoria ficta se configuró el 24 de octub re de 2014, por el transcurso del plazo de doscientos días sin decisión expresa sobre el último de los medios impugnativos movilizados (art. 5 de la Ley Nº 15.869, en la redacción dada por el art. 40 de la Ley Nº 17.292). La demanda conteniendo la pretensi ón anulatoria fue interpuesta, dentro del término legal, el 22 de diciembre de 2014 (nota de cargo de fs. 10 infolios). III) La Corporación, apartándose de lo aconsejado por Sr. el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de amparar la demanda incoada, por entender que el acto impugnado está viciado por fundarse en una motivación inexacta. IV) Antecedentes. El procedimiento que desembocó en el dictado del acto impugnado, se inició el 21 de julio de 2011 con la solicitud de registro de la marca mixta “philosophy” promovida por la actora (ver formulario de solicitud a fs. 27 de los A.A.). El registro fue solicitado para proteger todos los artículos de la Clase Internacional Nº 3, que compr ende: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”. Posteriormente, la ac tora se presentó ante la DNPI a presentar su renuncia a la obtención de derechos exclusivos sobre el término “philosophy” (fs. 31/34 de los A.A.). El 23 de setiembre de 2011, compareció en el expediente administrativo la firma LULITRADE LLC, oponiéndose al registro solicitado por ser titular de la marca: “STONE JEANS PHILOSOPHY”, concedida el 7 de agosto de 2000 (fs. 35/40 de los A.A.). El 29 de setiembre de 2011, compareció TERRY S.A., a deducir oposición por tener la marca registrada “PHILOSOPY…MEN CARE” (fs. 43/51 de los A.A.). Posteriormente, el 8 de noviembre de 2012, la DNPI dedujo oposición de oficio, en base al antecedente ya mencionado registrado por TERRY S.A., indicando que la marca registrada era: “PHILOSOPHY…MEN CARE” (fs. 67 de los A.A.). De las oposiciones deducidas se dio vista a la actora, que la evacuó en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 68/76 de los A.A.). Los descargos fueron examinados por el informe del 14 de enero de 2014, suscrito por la Asesora Letrada Dra. Yanet González Umpiérrez, que consideró de recibo la oposición particular interpuesta por TERRY S.A. La asesora entendió que entre las marcas enfrentadas existe un riesgo de confusión o asociación: “… debido a que el signo pretendido “PHILOSOPHY” (mixto) posee i gual contenido conceptual y fonético con la marca pre-registrada opositora en estos obrados…” (fs. 80 de los A.A.). Ello -añadió la letrada- con el agregado que se solicita para la misma clase internacional 3, todo lo cual le otorga la apariencia de ser u na nueva versión de la marca antes mencionada (fs. 80/80 vto. de los A.A.). Dicho informe fue compartido por la Directora de la Asesoría Letrada Dra. Graciela Road D’Imperio, en su dictamen del 14 de marzo de 2014 (fs. 81 de los A.A.). En consonancia con esos dictámenes letrados, recayó el acto desestimatorio del registro que se procesa. VI) Análisis sustancial. El Tribunal amparará la pretensión anulatoria, por entender que el acto impugnado se funda en una motivación inexacta. En efecto, como bien lo demuestra la accionante en su demanda, la decisión administrativa cuestionada se basó en amparar las oposiciones deducidas (tanto de oficio como por TERRY S.A.), en el entendido que la marca presentada al registro tenía idéntico contenido -al menos en parte - que la ya registrada, por el término: “PHILOSOPHY”. La Asesoría Técnica, sostuvo que el signo presentado al registro por la actora (“ philosophy”): “…posee igual contenido conceptual y fonético con la marca pre-registrada opositora en estos obrados y antecedentes que fundamenta la oposición de oficio de esta Oficina, con el agregado que se solicita para la misma clase internacional 3, todo lo cual le otorga la apariencia de ser una nueva versión de la marca antes mencionadas. ” (fs. 80/80 vto. de los A.A.; en idéntico sentido se pronunció la Directora de la Asesoría Letrada a fs. 81 de los A.A.). Esto, sin embargo, no es así. El germen del error aparece en la resolución por la que la Administración dedujo oposición de oficio, en la que consignó que TERRY S.A. tenía registrada la marca: “PHILOSPHY…MEN CARE”, en el Expediente Nº 346.642, para distinguir los productos de la Clase Internacional Nº 3 (ver fs. 67 de los A.A.). La marca que oportunamente registró TERRY S.A. en el referido expediente, para proteger los productos incluidos en la Clase Internacion al Nº 3, no es la que menciona la Administración al deducir oposición, sino que es: “PHILOSOPY…MEN CARE” (así consta en el formulario de registro que corre a fs. 45 de los A.A.). Basta cotejar las referidas fojas de los antecedentes, para detectar que la oposición de oficio, que el acto procesado ampara, se fundamentó en un error en cuanto a la identidad de la marca que tenía TERRY S.A. Esa marca no contenía, como entendió la Administración, un término idéntico a la de la marca presentada al registro por la actora. Asistimos a un caso de un acto viciado por motivación inexacta. Alberto Ramón Real establece que la fundamentación del acto debe ser exacta, las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hechos, sino que se les aprecie correctamente. La Administración debe ser veraz, no solo en cuanto a la existencia de los motivos, sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. REAL, Alberto Ramón: “La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, págs. 10/11; sentencias Nos. 346/2011, 586/2013 y 763/2016). Durán Martínez, por su parte, expresa: “ La motivación, además de ser suficiente y congruente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho ; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, págs. 137-138). Desde la perspectiva de Cajarville asistimos a un supuesto de inexistencia de motivos. Como establece este autor: “ En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstanci a exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administraci ón pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por i legitimidad de los motivos.” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre actos administrativos” en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, Montevideo, 2008, págs. 31/32). En el caso, los supuestos tomados en consideración por la Administración para el dictado del acto encaus ado (la existencia de una marca anteriormente registrada por TERRY S.A. que contenía el mismo término que la presentada por la actora), no puede erigirse en un motivo legítimo, por reposar en un supuesto de hecho falso (ver en tal sentido lo que surge de fs. 45 de los A.A.). Los hechos no son como la Administración pretende y, por ende, ese error en su apreciación vicia el acto atacado, dejándolo sin motivos válidos. Por estos fundamentos, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República; el Tribunal, FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase la resolución impugnada; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la p arte actora en la suma de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dra. Castro, Dr. Gómez Tede schi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste , Dr. Vázquez Cruz (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).