Sentencia Definitiva N° 165/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de marzo de 2017. No. 165 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "VIRGIN ENTERPRISES LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 245/2013). RESULTANDO: I. En este proceso, la actora VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 1.6.2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que resolvió: “Concédese el Registro de la Marca VIRGEN (mixta), solicitada bajo expediente Nº 414008 a favor de SOLDELUZ S.A. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 21. (…)”. (A.A. fs. 38 y 8 infolios). II. Como fundamento de su pretensión a nulatoria alegó que la marca concedida es cuasi idéntica a las marcas notorias y renombradas y al también notorio nombre comercial “VIRGIN” de su propiedad, lo que pone en evidencia que el único propósito perseguido por PREMIUMBEVS S.A. (antes SOLDELUZ S.A .) es utilizar el término “VIRGIN” aisladamente y en relación con productos que se asocian estrechamente con aquellos para los cuales la actora tiene registrada sus marcas. Narró su trayectoria -VIRGIN ENTERPRISES LIMITED - destacando que ha desarrollado una excelente reputación de sus marcas a través de una amplia gama de empresas y sectores comerciales y d e consumo; marca que siempre ha estado asociada a productos y servicios de alta calidad, llevando consigo una reputación ética, cualquiera sea el secto r comercial involucrado. Entre la gama de productos que ofrece, se encuentran las bebidas. VIRGIN DRINKS opera desde 1994; la firma VIRGIN DRINKS COMPANY LIMITED es propiedad absoluta del Grupo VIRGIN y actualmente está asociada con 15 compañías y se encuentra operando en 20 territorios, siendo considerada la compañía VIRGIN más internacional. Apuntó que VIRGIN DRINKS ha ofrecido una cartera de más de 20 bebidas distintas, tanto para bebidas alcohólicas como gaseosas, información que puede obtenerse a t ravés del sitio web www.virgindrinks.com. Ha registrado su marca VIRGIN en una pluralidad de países del mundo, incluyendo el nuestro: VIRGIN (denominativas: Acta Nº 424.366 para cubrir las clases int. 32 y 33; Acta Nº 336.534 para cubrir las clases ints. 9 y 41; Acta Nº 401.709 para cubrir las clases int s. 3, 16, 25, 35 y 39; etiquetas: Acta Nº 401.003, para cubrir las clases int s. 3, 9, 16, 25, 35, 39, 41 a 45 y Acta Nº 413.082, para cubrir las clases ints. 32 y 33. Sostuvo que la fabricación, promoción, publicidad, oferta para la venta, almacenamiento, distribución y comercialización de un producto de la clase 32 internacional “agua mineral” bajo una marca que es virtualmente idéntica a la suya, constituye in fracción de los Derechos de Propiedad Intelectual. La marca “VIRGEN” individualmente considerada para identificar botellas de vidrio de agua mineral de la clase int. 21, pone en evidencia la intención de PREVIUMBEVS S.A. (antes SOLDELUZ S.A.) de apropiarse y beneficiarse de un término que no le pertenece. A simple vista, las imágenes de los envases del producto en el sitio web y en la publicidad de PREVIUMBEVS S.A., muestra que el diseño de la marca erige en mot vedette el término VIRGEN, presentado siem pre en letras grandes y destacadas. Se infringió la ley marcaria cuyo artículo 6 exige que, para ser registradas, las marcas sean “claramente diferentes” y, en el caso, existe confundibilidad fonética y gráfica entre los signos en pugna. La solicitante trata de imitar su signo distintivo y su nombre comercial, vulnerando el art. 8º del Convenio de Parí s y el art. 5º, numeral 7º , de la Ley Nº 17.011, lo que verifica el propósito de concurrencia desleal. Citó jurisprudencia en apoyo de su posición, abogando por el amparo de su demanda. III. Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que ha sido dictado conforme a la normativa vigente. La decisión impugnada se funda en el principio de especialidad, consagrado en el art. 11 de la Ley Nº 17.011. Resulta poco probable que se verifique confusión de las marcas en pugna y, en consecuencia, no se advierte que la convivencia de los signos en análisis tanto en el registro como en el mercado, conlleve perjuicios para las empresas o los consumidores. IV. A solicitud de la demandada se le dio noticia del pleito al tercero denunciado, PREMIUMBEVS, conforme lo previsto por el artículo 55 del Decreto Ley Nº 15.524, quien notificada (fs. 41 vto.), compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada (fs. 45 -48 vto.), sosteniendo que se trata de una marca claramente distintiva cuyo registro ha sido correctamente concedido. No hay intención de imitación de la marca y apropiación del nombre comercial que alega la ac tora, lo que resulta inconcebible cuando VIRGIN ni siquiera está en el mercado en nuestro país. Observó que no se acredita en forma fehaciente que el signo VIRGIN goce del alegado reconocimiento o notoriedad en nuestro país, cuando “ni siquiera se usa esta marca en nuestro país”. V. Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 131, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 332 fojas); b) la actora alegó de bien pro bado (fs. 151) y también la demandada y la tercerista (fs. 179 y 185 -189); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen Nº 230/2016, aconsejó desestimar la pretensión anulatoria (fs. 228) ; y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros , en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO: I. En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretens ión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El 1.6.2012 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió la marca VIRGEN (mixta) a SOLDELUZ S.A. para artículos comprendidos en la clase internacional/es 2 1 (botellas de vidrio) y esa decisión fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 154, de fecha 31.7.2012. El 10.8.2012 VIRGIN ENTERPRISES LIMITED interpuso recursos de revocación y jerárquico en subsidio. (A.A. fs. 40/ 68). El 26.2.2013, transcurridos los 200 días sin que la Administración se haya pronunciado al respecto, operó la denegatoria ficta (Ley Nº 15.869 arts. 5 y 6, en la redacción dada por la Ley No. 17.292 art. 41). La demanda anulatoria fue deducida el 26.4.2013 (nota de carg o, fs. 27 infolios). II. Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 1.6.2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que dispuso: “Concédese el Registr o de la Marca VIRGEN (mixta), solicitada bajo expediente Nº 403801 a favor de SOLDELUZ S.A. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 21. (…)”. (A.A. fs. 38 fs. 8 infolios). El único aspecto a decidir en esta causa es la eventual confundibilidad de las marcas que conduce a la actora a sostener que estamos ante un caso de apropiación de nombre comercial y concurrencia desleal. III. Analizada la cuestión en debate, el Tribunal, por unanimidad de votos y, co mpartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV. En primer lugar, ha de señalarse que el Tribuna l ha tenido oportunidad de expedirse en un asunto análogo al que se ventila en este proceso, en los autos caratulados de igual forma que el presente (“VIRGIN ENTERPRISES con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” . (Ficha Nº 246/13), donde el acto impugnado había sido la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada el 28.6.2012 que concedió el registro de la marca “VIRGEN DE LAS ÁNIMAS” (mixta) a favor de SOLDELUZ S.A. de URUGUAY, para distinguir los artícul os comprendidos en la/s clase/s internacional/es 32 y 33. En aquélla ocasión, la Corporación resolvió rechazar la pretensión incoada, y en consecuenc ia confirmó el acto enjuiciado (Sentencia Nº 4/2017). Reconociendo la opinabilidad de las decisiones que r ecaen sobre supuestos de confundibilidad, el Tribunal estima que, en el presente caso, también tienen mayor peso las razones que inclinan a rechazar la confundibilidad que invoca el pretensor. V. La actora invoca la existencia de un elemento dominante en común entre las marcas (VIRGEN -VIRGIN), que considera de tal similitud que crea riesgo de confusión en los potenciales consumidores. Es cierto que se trata de una misma palabra expresada en idiomas distintos aplicado sobre una botella de vidrio (clase 21) que no es registrada como un diseño particular de envase a proteger. Es fácil presumir que esa marca VIRGEN identificará los productos de la empresa que ha obtenido su registro, que con anterioridad obtuvo el registro marcario “Virgen Sierra de las Á nimas” en las clases 32 y 33 (acta 403801) que incluyen el producto "agua mineral". Pero debe advertirse que la actora no ha registrado la marca “VIRGIN” en la clase 21, clase internacional para la cual fue concedido el registro de la marca cuestionada, limitándose a señalar que su marca distingue ciertos productos, bebidas, con amplio prestigio internacional. En consecuencia, el principio de especialidad de la marca inclina en favor de la tercerista. De acuerdo con la Ley Nº 17.011 de 25.9.1998 , “la propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca solo se registrará para e l producto o el servicio que en ella se indica” (art.11). Ese principio sólo admite excepción de acuerdo a las previsiones del Convenio de París arts. 5, numerales 6 y 7, y los arts. 6 bis, 8 y 10, cuando la marca que carece de registro previo en la misma clase demuestra su calidad de notoria. En efecto, ese convenio ratificado por el Decreto -Ley Nº 14.910 de 19.7.1979, dispone en su art. 6, num. 1, que "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instan cia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del r egistro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. Esa importante y justificada excepción exige a fin de enervar la aplicación del principio de especialidad mencionado, probar que la marca de la op ositora es notoria. Según en posterior acuerdo TRIPS o ADPIC (ratificado por Ley Nº 16.671 de 13/12/94) lo determinante de la notoriedad es su conocimiento en el país donde se produce la colisión con un tercero no autorizado de tal marca (art. 16). VI. En consecuencia, debía la actora demostrar la notoriedad de sus marcas en nuestro país o región. Como recuerda la doctrina, invocando la normativa señalada, “ …la notoriedad del signo debe ser en el Estado donde se pretende hacer valer; de nada sirve acreditar la notoriedad en el extranjero si no es comprobada en el territorio nacional” y si sus productos no se comercializan en nuestro mercado ...“la notoriedad... se alcanzará como resultado de una difusión internacional del signo, básicamente a través de medios de difusión transnacionales, -televisión por cable, revistas extranjeras, Films, eventos deportivos internacionales, etcétera -. “( CHIJANE, Diego: Derecho de Marcas, Montevideo - Buenos Aires, 2007, págs. 274 -275, citando a MASSAGUER FUENTES). Analizando la prueba aportada a la causa, ha de señalarse que Virgin Enterprises Limited no logró probar la notoriedad alegada de su marca en el territorio nacional, esto es, el conocimiento de su marca como distintiva del tipo de productos que distingue la ma rca impugnada (envases de vidrio)...De hecho, no surge de los antecedentes administrativos, ni de la prueba certificada en vía anulatoria que se haya usado esta marca en nuestro país, por lo que el agravio referido a riesgo confusionista por ser una marca notoria, no es de recibo VII. También se ha planteado que PREMIUMBEVS S.A. (antes SOLDELUZ S.A.) pretende beneficiarse de un mot vedette asociado a varias clases del nomenclátor y dotado de una fuerza distintiva tal que lleve a asociar esa palabra a la empresa reclamante y a su conjunto de marcas, al punto que produzca que el consumidor asocie la nueva marca a aquel origen empresarial. La actora sostuvo que podrían considerarse concurrentes, productos registrados en otras clases, como ser clases 32 y 33 (bebidas), que -según afirma- resultan de conocimiento mundial, los que puede corroborarse consultando sitios web “virgindrinks” o “virgin pure” (documental agregada a escrito de prueba). Al respecto, valorando la prueba, resulta que no se trata de p roductos concurrentes: la marca registrada identifica una botella de vidrio y la búsqueda en la red internet permite comprobar que “virgindrinks” son refrescos tipo cola o frutales y que “virgin pure” identifica a dispensadores purificadores de agua. Y tam poco se ha demostrado que esos productos tengan el estatus de notoriedad internacional pretendido. VIII. Por último, la actora ha planteado que la marca concedida presenta un serio riesgo de confusión con su nombre comercial, con la evidente intención de concurrencia desleal. La Sede tampoco considera de recibo este agravio. Es cierto que la Ley Nº 17.011 de 25.9.1998 prevé en su art. 5 que no podrán ser registrados como marca -irrogarán nulidad relativa- los signos o las palabras que constituyen la r eproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial (núm. 6); ni las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal (núm. 7). En el caso, no se advierte que el término VIRGEN pueda evocar el nombre comercial VIRGIN, de manera que el consumidor asocie los productos VIRGEN con la firma actora VIRGIN. No sólo la empresa reclamante no opera en nuestro medio sino que el término VIRGEN puede evocar cosas muy variadas y es más que improbables que se lo vincule como una empresa extranjera que no opera en nuestro mercado. De hecho existen registros marcarios que también contienen el vocablo VIRGEN. Así, a modo de ejemplo, es posible mencionar a: “Ve rde Virgen”, solicitada por primera vez por Acta Nº 168.841 para las clases internacionales 32 y 33, “Virgin Islands” (Etq.), Nº de Acta 408.485, para la clase internacional 30, entre otras, no habiendo sido dicha coincidencia impedimento para que coexista n pacíficamente en el registro y en el mercado. No hay, en definitiva, ningún indicio que permita compartir la tesis de la actora en cuanto al propósito de PREMIUMBEVS S.A. de realizar un uso desleal de la marca concedida . En todo caso, si efectivamente e so ocurriera en el futuro, esa cuestión no es decidible ahora, en esta contienda, sino que deberá plantearse el asunto ante la jurisdicción ordinaria. En definitiva, el Tribunal concluye que la marca concedida no violenta las exigencias de la Ley Nº 17.01 1 en su art. 6, en la medida que no es posible afirmar que exista entre las marcas contendoras similitud o parecido apto para inducir confusión al consumidor. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de la s partes, actora y tercerista, en la suma de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Castro (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Ec heveste, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).