Sentencia Definitiva N° 726/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de noviembre de 2016. No. 726 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PLUCKY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 28/2014). RESULTANDO : I) Que con fecha 10/2/2014, a fs. 4, compareció la actora entablando demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 18 de diciembre de 2012, por la cual se concedió a fa vor de la firma INDEL S.A. de Paraguay el registro de la marca mixta “MERIENDA BY MAZZEI” (Acta N° 431.156), por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “MERIENDA”, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional N° 30: galletitas dulces y saladas. El representante de la actora comenzó formulando una reseña histórica de la empresa, indicando que en 1996 PLUCKY S.A. adquirió la compañía IDALA S.A. (Pernigotti) y al año siguiente la empresa RICARD S.A.; esta última firma había obtenido ya en 1979 el registro de una marca integrada por el término “MERIENDA” (Acta N° 161.702), la que si bien no fue renovada a su vencimiento -producido en 1989 - siguió en uso, pasando luego a denominarse “MERIENDA SOTE”, pero no dejan do de ser reconocida como identificando al mismo tipo de productos que se comercializaban antes con la marca “MERIENDA” de RICARD S.A. Señaló que desde la adquisición de RICARD S.A. por parte de PLUCKY S.A., el Sr. Juan Carlos NÚÑEZ, director de esta últ ima, llevó adelante personalmente las tareas de producción, comercialización y promoción del producto identificado con la marca “MERIENDA SOTE”, así como su derivado “MERIENDA SOTE XL”; para la comercialización de estos productos se han invertido importantes sumas de dinero en grandes campañas de publicidad, lo que ha llevado a que aquellas marcas sean reconocidas por el público consumidor, asociadas a productos que son fabricados y comercializados por PLUCKY S.A. En consecuencia, no puede dejar de apreciar se que la marca de autos “MERIENDA BY MAZZEI” aparece como un intento de obtener el registro de una variante de una de las marcas más utilizadas en nuestro país por la actora. Expresó que atento a la notoriedad y prestigio de la marca de la accionante, aparece como imposible sostener que el solicitante de obrados desconociera su existencia, máxime cuando ambas empresas giran prácticamente en el mismo ramo de actividad (manufacturación de productos alimenticios). Puntualizó que las marcas notorias cuent an con un tratamiento de carácter especial o preferencial (art. 5° numeral 6° Ley No. 17.011 y artículo 6 bis del Convenio de París), por lo que puede concluirse que de mantenerse el registro de la marca “MERIENDA BY MAZZEI” se estaría dejando sin efecto l a protección específica que nuestro país otorga a las marcas notorias, incluso en violación de Tratados debidamente ratificados, y consiguientemente se estaría justificando el aprovechamiento por parte de terceros de una marca notoria, con el beneficio ilegítimo que ello implica. Apuntó que la marca registrada por la solicitante se asemeja por demás en lo más importante y destacado, el término “MERIENDA”, a las marcas de la actora, existiendo en el caso: confundibilidad ortográfica por el elemento común de ambos signos (“MERIENDA”); confundibilidad gráfica, pues en ambas se destaca el mismo término, el que ha sido dispuesto en forma más elevada y ascendente hacia el final del mismo, en tanto los restantes elementos aparecen abajo y en un tamaño mucho menor; confusión auditiva, dado que es evidente que por ser predominante en ambas marcas el término “MERIENDA”, ellas suenan prácticamente igual al oído del consumidor, quien al escuchar la marca se va a quedar con el término principal en su oído; confusión dire cta, dado que ambas protegen los mismos productos (clase 30), de forma tal que el consumidor adquiere uno pensando que en realidad es el otro; y confusión indirecta, pues el comprador creerá que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. Anotó que la coincidencia con el término dominante de las marcas es determinante para que el consumidor medio identifique ambos productos como pertenecientes al mismo dueño. PLUCKY S.A. y su antecesora RICARD S.A. lanzaron productos identificados con marcas que agregaron al vocablo “MERIENDA” otros términos, tales como “MERIENDA RICARD”, “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL”. Ello conduce a que la marca que se impugna será fácil e inmediatamente considerada como parte de la familia de marcas “MERIENDA” de la actora, aumentando por consiguiente la posibilidad de confusión en el consumidor. Señaló que, conjuntamente con los recursos presentad os contra el acto encausado, solicitó el registro de las marcas “RICARD MERIENDA SOTE” y “RICARD MERIENDA SOTE XL”, las que fueron concedidas sin derechos exclusivos sobre el vocablo “MERIENDA”, lo que también resistió, en base a considerar que el término no guarda relación con las prohibiciones del art. 4 de la Ley 17.011. En efecto, “MERIENDA” nada dice sobre el género o naturaleza de los productos de la clase 30, ni mucho menos se trata de una característica distintiva o intrínseca de dichos artículos, p or lo que, en opinión de la actora, la decisión de no haber otorgado derechos de propiedad exclusiva sobre el término no es ajustada a Derecho. Por otro lado, sostuvo que la DNPI parecería haber olvidado la previsión establecida en el art. 8 de la Ley 17 .011, dado que aún si se entendiera que el vocablo “MERIENDA” es genérico o descriptivo, entonces -en aplicación de aquella norma legal - el mismo únicamente puede pertenecer a la accionante para los productos de la clase 30, pues dicho término ha adquirido una significación secundaria (“secondary meaning”) de tal envergadura que ameritaría su concesión con derechos exclusivos a favor de la accionante, lo que impide legalmente la existencia de conjuntos marcarios propiedad de terceros integrados por dicho vocablo. El término es asociado por el público consumidor como de propiedad de la accionante y existe, al día de hoy, la triple asociación (producto, marca, fabricante) que exige el art. 8 de la ley referida. Finalmente, adujo que estamos ante una hipótes is de concurrencia desleal, en tanto las marcas pertenecen a la misma clase internacional, los signos son cuasi idénticos, siendo que la marca “MERIENDA” es reconocida en nuestro país como perteneciente a la accionante, no es posible argumentar que INDEL S .A. no conociera la línea de productos pertenecientes a la actora, todo lo cual lleva a la conclusión de que ha habido un intento de aprovecharse de la reputación y prestigio que la marca de la accionante ha generado en nuestro mercado. En suma, solicitó la anulación del acto atacado. II) Que con fecha 23/6/2014, a fs. 34, compareció la representante de la demandada contestando la demanda incoada. Sostuvo que no hay posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, dado que se advierten las claras diferencias que la ley reclama. Apuntó que la confundibilidad que se invoca se finca en la existencia en todos los signos de la expresión “MERIENDA”, cuando se trata de una expresión de uso común para la clase protegida (clase internacional 30), por lo cual tanto la marca concedida por el acto impugnado como las posteriormente otorgadas a la actora fueron concedidas sin derechos privativos respecto del término en cuestión, con fundamento en lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 17.011. Afirmó que el de recho exclusivo que la actora invoca respecto de una expresión de uso común, carece de todo fundamento. Agregó que tampoco le asiste razón en la notoriedad de las marcas que invoca, ni en la significación secundaria del término en cuestión, dado que no ha podido probar tales asertos en la instancia administrativa. Añadió que, sin perjuicio de lo anterior, aun cuando la actora hubiera probado la notoriedad de su marca, lo cierto es que, atento a la inconfundibilidad de los signos, igualmente no correspo ndería desestimar el registro de la marca solicitada. Expresó que aplicando al caso ocurrente las pautas indicadas por la doctrina y jurisprudencia para el cotejo de dos marcas, la conclusión no puede ser otra que la verificada, desde que las claras dife rencias entre los conjuntos en pugna son evidentes. En efecto, si bien coinciden las marcas en el término “MERIENDA”, que es común para los productos objeto de protección (clase 30), se advierte que el resto de las expresiones que conforman el conjunto le otorgan la distintividad que la normativa reclama, habida cuenta que excluye la posibilidad de que el consumidor pueda incurrir en confusión respecto del producto mismo o su procedencia. Señaló que las diferencias se verifican no solo en el terreno foné tico y gráfico, sino además en el terreno conceptual, todo lo cual refleja elementos diferenciadores por demás significativos, que hacen que los signos se distingan con total claridad; es decir, si bien las marcas en pugna poseen en común el término “MERIE NDA”, ello no solo no podría invocarse como elemento de confusión por tratarse de un término de uso común en la clase, sino además porque dicho elemento en común no diluye la existencia de las claras diferencias que el cotejo sucesivo de los conjuntos refleja en los distintos ámbitos en que se exteriorizan (gráfico, fonético y conceptual), que hacen impensable que el consumidor al que se destinan los productos protegidos incurra en confusión. En suma, abogó por la confirmación del acto encausado, solicita ndo asimismo que se confiera traslado de la demanda a INDEL S.A., dado que la sentencia a recaer podría eventualmente afectar sus derechos. III) Por auto No. 5709/2014 se dispuso dar noticia al tercero denunciado, con el fin de que comparezca con lo qu e entendiere corresponder, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento (fs. 39). Dicho decreto les fue notificado a los representantes de INDEL S.A. con fecha 13/8/2014 (fs. 40), la que no compareció en el expediente. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 86. V) Las partes presentaron sus alegatos de bien probado, por su orden. La actora lo hizo a fs. 90 y la demandada a fs. 101. VI) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dict amen No. 445/2015, a fs. 104), quien se pronunció por declarar que, en el caso, no fue correctamente agotada la vía administrativa. VII) Se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en for ma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) En obrados, se de manda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 18 de diciembre de 2012, por la cual se concedió a favor de la firma INDEL S.A. de Paraguay el registro de la marca mixta “MERIENDA BY MAZZEI” (Acta N° 431.156), por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “MERIENDA”, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional N° 30: galletitas dulces y saladas (fs. 6 A.A. en 128 fojas). Contra la resolución impugnada, notificada personalmente a la actora con fecha 27 de marzo de 2013 (fs. 6 ibídem), interpuso ésta los correspondientes recursos de revocación y jerárquico, presentados vía fax el día 15 de abril de 2013 (fs. 3 y 4 A.A. en 134 fs.) y ratificados al día siguiente (fs. 7 y 8 ibídem). Transcurrido el plazo de doscientos días desde la interposición de los recursos sin resolución expresa del último de ellos, se verificó con fecha 1° de noviembre de 2013 la denegatoria ficta. Luego, la demanda de nulidad de au tos fue incoada en tiempo y forma, el día 10 de febrero de 2014 (nota de cargo a fs. 21 de autos). III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae. IV) Por Dictamen No. 445/2015, a fs. 104, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó declarar que la vía administrativa no fue agotada correctamente. V) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad, y apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, ingresará al fondo de la cuestión y se pronunciará por el rechazo de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales. VI) Antecedentes. Conforme surge de l os antecedentes administrativos agregados al proceso, el día 10 de enero de 2012 se presentó ante la D.N.P.I. la firma INDEL S.A. de Paraguay, a efectos de solicitar, bajo Acta Nº 431.156, el registro de la marca mixta “MERIENDA BY MAZZEI”, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional 30: galletitas dulces o saladas (fs. 1 a 4 A.A. en 128 fs.). El 18 de diciembre de 2012 se produjo informe de la Asesora Letrada Dra. Lilián CURBELO, en el cual se señaló que la marca soli citada no estaba comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4° y 5° de la Ley 17.011, y que no existían antecedentes oponibles, por lo que sugirió conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “MERIENDA”, art. 7 de la Ley 17.011 (fs. 5 ibídem). Acto seguido, la D.N.P.I. procedió mediante el dictado de la resolución impugnada a conceder a favor de INDEL S.A. de Paraguay el registro de la marca mixta “MERIENDA BY MAZZEI” (Acta N° 431.156), por el conj unto sin derechos privativos sobre el término “MERIENDA”, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional N° 30: galletitas dulces y saladas (fs. 6 ibídem). Al ser notificado de dicho acto, la accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico, en virtud de ser titular de varias marcas (no registradas) que incluyen el término “MERIENDA” en la misma clase internacional N° 30 (fs. 9 y 16 ibídem). Ante la denegatoria ficta recaída frente a dicha recurrencia, comparece la actora ante este Tribunal, promoviendo la presente acción de nulidad. VII) Análisis sustancial. Legitimidad del acto impugnado. En resumida síntesis, los agravios que expresa la accionante en relación a la resolución impugnada son los siguientes: a) la marca de autos “MERIENDA BY MAZZEI” aparece como un intento de obtener el registro, en la misma clase internacional, de una variante de una marca notoria de titularidad de la actora (“MERIENDA”), que ha sido usada en nuestro medio durante más de 35 a ños; b) el registro de la marca “MERIENDA BY MAZZEI” supone dejar sin efecto la protección específica que nuestro país otorga a las marcas notorias, incluso en violación de Tratados debidamente ratificados, y consiguientemente, justifica el aprovechamiento por parte de terceros de una marca notoria; c) la marca registrada por la solicitante se asemeja por demás en lo más importante y destacado, el término “MERIENDA”, a las marcas de la actora, existiendo en el caso confundibilidad ortográfica, gráfica y auditiva, riesgo de confusión directa e indirecta; d) la marca que se impugna será fácil e inmediatamente considerada como parte de la familia de marcas “MERIENDA” de la actora (“MERIENDA RICARD”, “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL”), aumentando por consigui ente la posibilidad de confusión en el consumidor; e) el término “MERIENDA” no puede ser considerado genérico, pues no guarda relación con las prohibiciones del art. 4° de la Ley 17.011; f) la DNPI parecería haber olvidado la previsión establecida en el art. 8° de la Ley 17.011, dado que aún si se entendiera que el vocablo “MERIENDA” es genérico o descriptivo, entonces -en aplicación de aquella norma legal - el mismo únicamente puede pertenecer a la accionante para los productos de la clase 30, pues dicho té rmino ha adquirido una significación secundaria (“secondary meaning”) de tal envergadura que ameritaría su concesión con derechos exclusivos a favor de la accionante; g) estamos ante una hipótesis de concurrencia desleal, en tanto ha habido un intento de a provecharse de la reputación y prestigio que la marca de la accionante ha generado en nuestro mercado. Pues bien. A juicio de la Sede , los agravios no resultan de recibo, razón por la cual se irá a una solución confirmatoria del acto administrativo impugnado. La actora funda su impugnación en el entendido de que el signo registrado mediante el acto atacado resultaría ser una imitación de una marca de su propiedad (“MERIENDA”), que si bien no estaba inscripta en el registro en el momento de l dictado de l a resolución en causa, venía siendo usada en forma notoria por la actora -y por sus antecesoras - desde 1979. Para el caso de oposición por parte de titulares de marcas en uso pero no registradas, dispone el art. 24 de la Ley 17.011: “ Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año. Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada. Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho. Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal”. Si bien dicha disposición se encuentra prevista para ha bilitar una oposición en el trámite administrativo previo a la concesión de una marca, y en el presente caso la actora se opone luego de dictado el acto que concede el signo en disputa, estima la Sede que ello no es óbice para recibir su impugnación, en tanto es claro que como titular de marcas que incluyen el vocablo “MERIENDA” tiene legitimación activa para recurrir en vía administrativa y para accionar de nulidad contra el acto encausado, que confiere el registro de una marca que incluye dicho término (e llo sin perjuicio del carácter genérico de la palabra y del necesario examen de confundibilidad, extremos que serán analizados más adelante). En efecto, la accionante ha acreditado que la marca mixta “MERIENDA RICARD” (Acta N° 161.702), de titularidad de RICARD S.A. (sociedad que luego fuera adquirida por la actora), protegió los productos de la clase 30 entre el 28/2/1979 y el 28/2/1989 (vide: fs. 44 A.A. en 128 fs.). Asimismo, ha probado a lo largo del expediente administrativo y también en sede jurisdi ccional el uso que ha hecho en forma pública y pacífica de las marcas “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL” durante varias décadas (véase fs. 51 a 66 ibídem y fs. 64 a 72 infolios). En consecuencia, cabe recibir la impugnación e ingresar al análisis de los agravios de fondo expresados por la accionante. VIII) Alega la promotora que las referidas marcas de su titularidad, “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL”, ostentan la calidad de notorias. Al respecto, cabe recordar que la marca notoria es aquella q ue goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por el e xtenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una repu tación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. El alto poder distintivo de las marcas notorias determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los tratados internacionales, que trasciende la aplicación del pri ncipio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que trasciende además el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada) (Cfme. BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, Montevideo, 2007, pp. 111-114). Y bien. A partir de la prueba aportada por la actora (fs. 51 a 66 A.A. en 128 fs. y fs. 46 a 72 infolios), estima el Cuerpo que puede convenirse que sus marcas han adquirido la calidad de notorias, en especial por la intensa publicidad televisiva que se ha hecho de los signos durante muchos años. Siendo así, resulta de aplicación en la especie lo previsto en el art. 5°, num. 6° , de la Ley 17.011, conforme con el cua l: “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: (…) 6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. Corresponde, entonces, examinar si la marca registrada por la solicitante INDEL S.A. constituye la reproducción, imitación o traducción total o parcial de las marcas notorias de titularidad de la actora. IX) A efectos de realiz ar dicho examen entre las marcas en pugna, deben deslindarse previamente dos cuestiones, las cuales han resultado controvertidas en obrados. En primer lugar, debe determinarse si el término “MERIENDA” -que integra tanto las marcas de la actora como la re gistrada mediante el acto atacado- es o no de carácter genérico, pues de concluirse en sentido afirmativo, evidentemente estaremos ante un elemento sin la necesaria fuerza distintiva, esto es, no podrá fundarse la confundibilidad en el solo hecho de que ese término esté presente en todas las marcas. Y en segundo lugar, para el caso de que se considere que el vocablo “MERIENDA” es genérico, habrá de analizarse si el mismo ha adquirido un “significado secundario” que determine la inmediata vinculación, por parte del público consumidor, de ese término con un empresario particular (en el caso, la actora). Pues de entenderse que ello efectivamente es así, entonces la accionante sí podría reclamar una especial protección de ese signo, y oponerse válidamente a su uso y registro por parte de otra empresa. X) Con respecto al primer punto, considera el Tribunal que el término “MERIENDA” efectivamente resulta de tipo genérico dentro de la clase 30, la cual comprende: “ café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. En particular, su carácter genérico resulta aún más claro y ostensible en relación a los productos específicos para los que fue solicitado el registro de la marca impugnada: galletitas dulces y saladas. Recuérdese que en el art. 4° de la ley marcaria se dispone que “ no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente emp leadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presente n características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Parece evidente que el término “MERIENDA” no posee la nota de fantasía, ni presenta las características de novedad, especialidad y distintividad, en lo que refiere a la clase 30 y muy especialmente a los productos específicamente protegidos por la marca de INDAL S.A. En relación al numeral 9° del referido art. 4°, expresa BUGALLO: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen. Las expresiones po sibilidad de describir algo es de uso común, por lo tanto, no puede ser monopolizado. Se trata de términos indispensables para el resto de los concurrentes ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Montevideo, FCU, 2007, p. 92). Por su parte, re specto al numeral 11 del art. 4°, señala la autora que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “(…) son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servic ios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir”. La norma, “(…) al calificar los signos que no han de ser considerados como marca, hace referencia a expresiones y adjetivos que complementan la condición básica de registrabilidad, que luego establece expresamente en el artículo 6° de la ley. Es decir que enumera las características que tienen las marcas, manteniendo literalment e, el régimen anterior. Interpretando a contrario sensu esta norma podría decirse que las características para que un signo se considere marca serán: a. fantasía; b. novedad; c. especialidad; d. carácter distintivo ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, pp. 96-97). Conforme con lo expuesto, parece claro que la firma accionante no puede pretender válidamente el uso exclusivo e ilimitado, dentro de la clase 30, de un término genérico dentro de la clase, como lo es el vocablo “MERIENDA”. En suma, se coincide con el criterio de la Administración respecto a la consideración del término “MERIENDA” como de tipo genérico, lo que determinó que no se concedieran derechos privativos sobre esa expresión ni a INDAL S.A. (al registrar el signo de marras) , ni tampoco a la actora (cuando posteriormente registró las marcas “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL”). Como fuera adelantado, ello significa que en el examen de confundibilidad a ser realizado entre la marca mixta “MERIENDA BY MAZZEI” de INDAL S.A. y las marcas mixtas de la accionante “MERIENDA SOTE” y “MERIENDA SOTE XL”, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo en el cual coinciden (la palabra “MERIENDA”) no puede ser apropiado por ninguna de las dos empresas. XI) En segundo lugar, d ebe analizarse lo relativo al significado secundario, que fuera alegado por la actora en relación al término “MERIENDA”. En tal sentido, la promotora acude al art. 8° de la Ley 17.011, para expresar que el término “MERIENDA” ha adquirido la fuerza disti ntiva de la que originalmente carecía, como consecuencia del fenómeno llamado “secondary meaning ”, que lleva al público consumidor a asociar inmediatamente dicha marca con la empresa accionante. Recordemos que el art. 8° de la ley marcaria dispone: “ Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9°), 10°), 11°) y 12°) del artículo 4° de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determin ada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.” Respecto de este “secondary meaning”, se prevé en el artículo 11 del Decreto Reglamentario Nº 34/999, que existirá pro bada fuerza distintiva cuando el signo hubiere “ perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se ha ya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis”. En la doctrina, expresa CHIJANE que un signo adquirirá esa cualidad (el “significado secundario”) cuando “(…) como consecuencia de su uso en el mercado, mute semá nticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, “Derecho de Marcas”, Montevideo – Buenos Aire, Reus - B de F, 2007, p. 86). Naturalmente, esta característica posee una fuerte conexión con la notoriedad, pero no se confunde con ella. Pues no alcanza con que la marca sea notoria, sino que, como expresa el autor citado, “(…) deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunq ue lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer li bremente disponible”. Y a su vez, debe tenerse en cuenta que “(…) la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general ” (Cfme. CHIJANE, Diego, “Derecho de Marcas”, pp. 91 y 94). Pues bien; en el presente caso, considera la Sede que no han sido suficientemente probados los requisitos exigidos por la ley marcaria, su decreto reglamentario y la doctrina, para entender que el término en cuestión ha adquirido un significado secundario que lo vincule inmediata y exclusivamente con los productos de la actora. En tal sentido, de la prueba diligenciada en sede jurisdiccional (fs. 46 y ss. de obrados), no puede llegar a extraerse, sin hesitaciones, que el término “MERIENDA” haya pasado a ser un término identificado necesariamente con los productos de la accionante. Es claro que la palabra “MERIENDA” no ha perdido en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico), para pasar a individualizarse como una marca que distingue la totalidad de los productos de la clase 30 fabricados o comercializados por la actora. En el informe de investigación agregado por la actora se concluye que existe una identificación general de la palabra “MERIENDA” con barras bañadas en chocolate/cereales, aunque no se ve clara la asociación directa del público consumidor respecto de la empresa actora (fs. 61 infolios). Pero igualmente, en el caso, debe apreciarse que INDEL S.A. solicitó el registro de su marca para distinguir “galletitas dulces y saladas”, dentro de la clase internacional número 30, esto es, que su signo no alcanza a las barras bañadas en chocolate o de cereales. Entonces, aún si se entendiera que el término “MERIENDA” adquirió un significado secundario para determinados productos (barras de chocolate o cereal), ello no puede extenderse sin más a galletitas dulces y saladas, que son los productos que distingue el signo resistido. XII) Recapitulando, la actora probó que era titular de marcas en uso, no registradas, que contenían el término “MERIENDA”, y que las mismas son notorias; sin embargo, la Sede ha concluido, a partir de los análisis precedentes, que dicho término es de carácter genérico, y que el mismo no ha adquirido un “significado secundario” que lo vincule inmediatamente con la empresa accionante, al menos e n relación a los productos para los cuales INDEL S.A. solicitó la protección marcaria (galletitas dulces y saladas). Por ello, corresponde realizar ahora el análisis de confundibilidad entre los signos en pugna, esto es, “MERIENDA BY MAZZEI” (mixto) frente a “RICARD MERIENDA SOTE” y “RICARD MERIENDA SOTE XL” (ambos mixtos), pero teniéndose especialmente en cuenta que el término “MERIENDA” incluido en todos los signos es de tipo genérico. Para efectuar el cotejo entre las marcas, cabe acudir a las reglas doctrinarias y jurisprudenciales comúnmente utilizadas. En tal sentido, enseñan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS que el primer criterio es que “(…) los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cot ejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Y además, la comparación debe hacerse desde l a perspectiva del potencial consumidor (Cfme. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, Bs. As., 2003, 2ª Edición, p. 46). En similar sentido, enumera la doctrina nacional entre las reglas de apreciación: 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; 4) Deben de tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cfme. RIPPE, Siegbert, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 313 y GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual teórico-práctico de marcas”, p. 94). Y bien, siguiendo las reglas pautadas, y tomando en cuenta el carácter genérico del término “MERIENDA”, que por ser de uso común no puede ser monopolizado ni invocarse privilegio sobre el mismo, debe concluirse que no existe confundibilidad en tre los signos marcarios en cotejo. En este sentido, como señala OTAMENDI, el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. De ese modo, el elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (Cfme. OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, pp. 198 -200). Sin perjuicio de ello, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, existen diferencias entre los signos objeto de examen, por más que ambas marcas contengan la palabra “MERIENDA”. En efecto, al apreciarse las marcas de acuerdo a la impresión de conjunto que generan, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del consumidor, se concluye que, tanto gráfica como fonéticamente, aparecen las suficientes diferenc ias entre ellas, de acuerdo a lo requerido legalmente (art. 6° de la Ley 17.011), las que hacen posible su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado, sin posibilidad de caer en riesgo confusionista dentro del público consumidor. En de finitiva, apreciadas las marcas en pugna en su conjunto, y tomando en cuenta el carácter genérico del término “MERIENDA” en la clase internacional N° 30, puede concluirse que no existe riesgo de confundibilidad entre aquellas, ni tampoco se vislumbra la ex istencia de indicios respecto de la presunta competencia desleal alegada por la actora, desde que se trata de marcas suficientemente diferentes para evitar la asociación entre ellas por parte del público consumidor. Por los fundamentos expuestos, y atent o a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeves te (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dra. Castro, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).