Sentencia Definitiva N° 609/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de octubre de 2016. No. 609 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AVON PRODUCTS INC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍ A. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 339/2012) y su acumulado de igual carátula Ficha Nº 340/2012. RESULTANDO : I) En el expediente individualizado con la Ficha Nº 340/2012, compareció AVON PRODUCTS INC debidamente representada, a demandar la declaración de nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) del 15 de julio de 2011, por la cual se resolvió conceder: “… el Registro de la Marca ANUA, solicitada bajo expediente Nº 393849 a favor de ALICORP S.A. de PERÚ , para distinguir los artículos co mprendidos en la/s clase/s internacional/es 3” (fs. 48 de los A.A. en 89 fojas). II) En el expediente individualizado con la Ficha Nº 339/2012 compareció AVON PRODUCTS INC debidamente representada a demandar la declaración de nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), del 15 de julio de 2011, por la que se decidió conceder: “…el Registro de la Marca ANUA (mixta) , solicitada bajo expediente No. 393850 a favor de ALICORP S.A. de PERÚ, para distinguir los artículo s comprendidos en la/s clase/s internacional/es 3” (fs. 47 de los A.A. en 88 fojas). En ambos expedientes, la actora sostuvo una línea argumental prácticamente idéntica para impugnar los registros marcarios atacados. Expresó, en lo inicial, que la marca cuyo acto de registro se impugna, es confundible con la pre -registrada marca famosa “ANEW” de la que es titular. Dicha marca reviste notoriedad para distinguir productos de belleza y es empleada tanto en Uruguay como en numerosos países de la región. Adujo que cuenta con una numerosa red de vendedoras (AVON), que publicitan los productos, los que llegan a numerosos clientes en el Uruguay y en la región. La habilitación del registro de la marca ANUA, afecta totalmente los derechos de propiedad de la actora, puesto que se trata de un registro muy similar y confundible. Sostuvo que el brevísimo informe de la Asesoría Letrada de la DNPI -que postula que las marcas no son confundibles - no analiza el sector del mercado ni pondera adecuadamente la presencia de AVON en la región y en el Uruguay para los mismos productos o productos concurrentes. ANUA reproduce los aspectos generales de la marca ANEW, logrando en el consumidor una impresión confundible. En el expediente 340/2012, puntualizó que se trata de mar cas denominativas, que no poseen otro elemento distintivo que el fonema mismo; únicamente hay dos letras de diferencia lo que no es suficiente para imprimir una distinción; se trata de una distintividad fonética. En el caso del registro de la marca mixta (expediente 339/2012), indicó que posee la misma estructura y generan una misma impresión de conjunto; no se cumple con el precepto del Convenio de Parí s que reclama que ambas marcas deben ser claramente diferentes. Sostuvo que existe riesgo de confund ibilidad luego de realizar un análisis de confundibilidad ortográfico y fonético. Añadió que ANEW, es una familia de marcas, que apunta a los mismos consumidores que la marca registrada ANUA. La similitud de los signos hace imposible su coexistencia pa cífica. Las marcas para ser confundibles, no tienen por qué ser idénticas; basta la existencia de un riesgo de confusión, para concluir que existe confundibilidad marcaria. En otro orden, expresó que la marca ANEW de la que es titular, es una marca notor ia y constituye la parte central de una familia marcaria de una línea de productos que comercializa. El art. 5 de la Ley 17.011 proscribe el registro de los signos o palabras que constituyan la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. En este caso ANUA es la reproducción parcial, casi total, de una marca notoria. Es indudable que el solicitante planea ingresar en la misma área de productos y conoce la existencia de la marca y n ombre ANEW. Debe de verse que las mar cas de AVON son ampliamente conocidas en todo el continente; debió protegerse a la marca notoria para evitar el aprovechamiento del prestigio de una marca reconocida. Con apoyatura en prestigiosa doctrina alegó que e n los casos de marcas notorias, el examen de confundibilidad debe ser más riguroso o estricto; el obrar administrativo en este caso desconoce la marca notoria y colide no solamente con la ley marcaria sino con el Convenio de París. El signo que se preten de introducir no posee ninguno de los requisitos legalmente exigidos; no reviste novedad, ni especialidad ni distintividad. III) Conferido el traslado correspondiente, en ambos expedientes compareció el doctor Milton Fuentes Riera y articuló idéntica defensa (ver fs. 23/24 en el expediente Ficha 340/2012 y 25/26 en el expediente 339/2012). Defendió la legitimidad de lo actuado, limitándose a expresar que desde el punto de vista gráfico solo comparten dos de las cuatro letras. Por otra parte, en lo fon ético las pronunciaciones de ambos términos son bien diferentes; además, los productos se dirigen a consumidores exigentes. Indicó que los actos atacados se ajustan a la legalidad y bregó por su confirmación. También solicitó que se diera noticia del ple ito a la beneficiaria de los actos ALICORP S.A . La tercerista compareció en ambos expedientes (fs. 27/30 vto . en la Ficha Nº 340/2012 y 29/32 vto . en el expediente Ficha Nº 339/2012), a deducir tercería coadyuvante simple con la accionada. III) Por res olución Nº 723/2013 del 3 de diciembre (fs. 51/52 del expediente Ficha 339/2012) se decidió la acumulación de los expedientes Ficha s 339/2012 y 340/2012; corriendo en el cúmulo en el primero de ellos. IV) Abierta la causa a prueba, se produjo -en el cúmulo- la que obra agregada y certificada a fs. 112. V) Alegaron por su orden la actora (fs. 115/122); la demandada (fs. 125) y la tercerista (fs. 131/137 vto.). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, emitió el dictamen N º 545/2015 (fs. 140/140 vto .), por el que aconsejó la confirmación de los actos administrativos cuestionados. VII) Por decreto Nº 10740/2015 (fs. 142) se citó para sentencia, la que previo estudio de los Sres. Ministros se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) La pretensión anulatoria actuada se dirige contra dos resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI); a saber: i) La resolución del 15 de julio de 2011, por la cual se r esolvió conceder: “…el Registro de la Marca ANUA, solicitada bajo expediente Nº 393849 a favor de ALICORP S.A. de PERÚ , para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 3 ” (fs. 48 de los A.A. en 89 fojas). ii) La resolución del 15 de julio de 2011, por la que se decidió conceder: “…el Registro de la Marca ANUA (mixta) , solicitada bajo expediente No. 393850 a favor de ALICORP S.A. de PERÚ, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 3” (fs. 47 de los A.A. en 88 fojas). II) Desde el punto de vista formal no existen observaciones que formular, pues se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló útilmente (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República arts. 4º y 9º de la Ley Nº 15.869). Los actos impugnados le fueron notificados personalmente al representante de la interesada el 8 de agosto de 2011 (fs. 47 y 48 de los respectivos A.A.). El 18 de agosto de 2011 se alzó contra ellos mediante la interposición de lo s correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (ver escritos de fs. 59 y 68 de los A.A.). La Administración incumplió con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos movilizados, por lo que la denegatoria ficta se configuró el 5 de marzo de 2012, por el transcurso del plazo de doscientos días sin decisión expresa sobre el último de los medios impugnativos movilizados (art. 5 de la Ley Nº 15.869 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley Nº 17.292). La demanda conteniendo la pretensión anulatoria, fue interpuesta, en tiempo, el 8 de mayo de 2012 (notas de cargo de fs. 12 infolios y 10 del acumulado). III) El Tribunal, concordando con la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Ad ministrativo, desestimará la demanda incoada. IV) Antecedentes. Los actos residenciados tienen su origen en la solicitud de la firma ALICORP S.A., que impetró el registro del signo mixto ANUA y, del mismo signo de naturaleza denominativa. La solicit ud, en ambos casos, se hizo para distinguir los artículos comprendidos en la clase 3 (ver solicitudes de registro a fs. 2 y 2 vto. de los A.A., en ambas piezas de antecedentes). La referida clase internacional comprende preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; y dentífricos. En ambos trámites se produjeron oposiciones por parte de la ac tora (AVON PRODUCTS INC), invocando para ello el pre -registro a su favor de 12 signos marcarios que contienen el término ANEW, todas distinguiendo los productos de la clase 3, salvo la denominativa ANEW No. 351438, que se encuentra inscripta para la clase 5 que comprende productos farmacéuticos (fs. 6/15 y 5/14 de los A.A. en las respectivas piezas de antecedentes). La solicitante no evacuó la vistas conferidas (fs. 32 vto. de los A.A. en 88 fojas y 33 vto. de los A.A. en 89 fojas). Se produjeron idénti cos dictámenes letrados (fs. 45 y 46 de los respectivos antecedentes), que sugirieron desestimar la oposición y conceder los registros solicitados. A renglón seguido, se dictaron los actos de registro impugnados. V) Análisis sustancial. Como viene de referirse, los signos denominativo y mixto ANUA, contaron con la oposición de la empresa actora, en base a un conjunto de registros previos a su favor, que incluyen el término ANEW. Corresponde recordar que los agravios articulados denuncian el riesgo de confusión y asociativo, reforzado además por la notoriedad invocada sobre los pre -registrados. De manera que el litigio, debe resolverse a partir de la comparación entre las marcas ANUA y aquellas que contienen el término ANEW. En primer lugar convien e subrayar lo expresado en el informe de fecha 29 de junio de 2011, donde se consignó que: “ ….la marca “ANEW BODY FORCE” (denominativa) pre -registrada bajo Acta 302.301 en cl. Int. 3, venció con fecha 07.10.2008 sin haber sido renovada, la marca “ANEW NIGH T FORCE” (Denominativa) pre -registrada bajo Acta 296.251 en cl. Int. 3, venció con fecha 11.04.2010 sin haber sido renovada, y la marca “ANEW POSITIVITY” (Denominativa) pre -registrada bajo Acta 314.662 en la cl. Int. 3, venció con fecha 16.02.2010 sin habe r sido renovada. En cuanto a la marca “ANEW” (Denominativa) pre -registrada bajo Acta 351.438 en la cl. Int. 5, más allá de que no se trata de marcas iguales ni confundibles, la suscrita entiende que es de aplicación el Principio de Especialidad establecido en el art. 11, inc. 2 de la Ley 17.011 ” (fs. 45 de los A.A. en 88 fojas). Ello es importante en tanto la comparación, debe realizarse entre los signos resistidos y los siguientes: ANEW ALTERNATIVE No. 361.095, ANEW CLINICAL No. 348.829, ANEW EYE FORCE N o. 339.679, ANEW REJUVENATE No. 383.705, ANEW RETRO AGE No. 337.027, ANEW SOLUTION No. 327.974, ANEW SOLUTION RETROAGE No. 327.975 y ANEW ULTIMATE No. 333.017 (fs. 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 de los A.A. en 88 fojas). Delimitado el campo comparativo recordemos que el riesgo de confusión -corolario de la confundibilidad invocada por la actora - es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. El art. 6 de la ley marcaria, con la finalidad de evitar lo anterior, exige que los signos a registrar resulten claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o en trámite de registro. En cuanto a las reglas para realizar el examen, BUGALLO expresa que: “En pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguie nte forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los sig nos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios. ” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual. FCU, 2006. págs. 73/74). Vistos los criterios relevados y aceptados tanto por la doctrina como la jurisprudencia y, aun considerando la eventual concurrencia del signo ANEW registrado en la clase 5, corresponde destacar que ninguno de los antecedentes posee incorporado un término coincidente con ANUA. De modo que a partir de lo anterior, la impresión que éstos dejan luego de efectuado el análisis, es distinta: se trata de signos, que transmiten ideas con diverso contenido conceptual. Esto, no solamente es determinante a la hora de analizar la confundibilidad, sino que impide que el consumidor las asocie y, por ende, las confunda, cuestión que en definitiva hace a la observación de los derechos del pre-registrante. Las diferencias no solo son ortográficas sino también fonéticas, en tanto no puede concluirse que ANUA y ANEW como lo pretende la actora, se pronunciarán de modo similar. Sumado a ello, como exp resa el tercerist a a fs. 30 v to. infolios, la diferencia ideológica se observa: “ …pasando por un signo que conduce de forma automática al idioma inglés como lo es “ANEW”, en tanto la marca propiedad de mi representada, “ANUA”, resulta diversa hasta en el contenido o significado a que conduce, respecto de la otra”. De manera que del análisis del conjunto, apreciando las diferencias ortográficas, fonéticas e ideológicas determinan al Tribunal a concluir que los signos registrados encuadran dentro de lo exigido por el art. 6 de la ley Nº 17.011, por lo que la coexistencia tanto registral como comercial de los signos en cuestión resulta posible. Por estos fundamentos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Consti tución de la República FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado, sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de las partes, actora y tercerista, en la suma de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía , Dra. Castro, Dr. Vázq uez Cruz (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).