Sentencia Definitiva N° 548/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de octubre de 2016 No. 548 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "VOLKSWAGEN AKT. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 255/14). RESULTANDO : I) Que a fs. 2 compareció la Dra. Stella BEZ ÓN, en representación de VOLKSWAGEN AKT ., demandando la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 26 de marzo de 2012, por la cual se conce de el registro de la marca “SUCAN”, solicitada bajo exp. Nº 402016, a la firma VEROBLUE S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 12 (A.A fs. 26). Alegó ser propietaria de la notoria y prestigiosa marca SURAN No . 371.640, en la clase Internacional No. 12, siendo el signo de su propiedad muy anterior en el registro a la solicitud de la marca “SUCAN”. Expresó que la marca concedida no presenta elementos diferenciales eficaces respecto a la prerregistrada, por lo q ue la concesión de registro impugnada contraría lo establecido en el art. 6º de la Ley No. 17.011. Adujo que la ley pretende evitar la confusión entre productos y servicios y sobre el origen y procedencia de los mismos, confusión que afecta tanto los dere chos del propietario de la marca anteriormente registrada, así como el derecho de los consumidores. Indicó que las eventuales diferencias deben apreciarse tanto en el aspecto gráfico como ortográfico, fonético y conceptual, y en el caso el elemento gráfico de la marca solicitada no se diferencia del suyo ya que se compone prácticamente de las mismas letras. Afirmó que se trata de un mismo público consumidor, existiendo un riesgo de confusión mediato y también riesgo de dilución de su marca perdiendo su poder de atracción. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 30, Gonzalo VERTIZ en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Manifestó que el Organismo demandado realizó una correcta valoración de los aspectos de las distintas marcas , concluyendo que la marca concedida cumple con los requisitos exigidos por el art. 6 º de la Ley No. 17.011. Agregó que al pronunciarse ambas marcas no se genera confusión fonética y la confundibilidad gráfica es menos probable aún ya que se muestran como claramente distinguibles. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 39), se produjo la que luce certificada a fs. 52. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 56-60 y 62-63). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen No. 602/2015 la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). II) Se demanda la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad In dustrial de fecha 26 de marzo de 2012, por la cual se concede el registro de la marca “SUCAN”, solicitada bajo exp. Nº 402016, a la firma VEROBLUE S.A . de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 12 (A.A fs. 26). III) Las alegaciones de las partes constan ampliamente explicitadas en el capítulo de RESULTANDOS al que corresponde remitirse brevitatis causae. IV) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal sin compartir lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la demanda y, en su mérito, por la anulación del acto impugnado en autos. El punto a dilucidar en autos refiere a la eventual co -existencia de la marca SUCAN conc edida y la prerregistrada SURAN, ambas en la Clase Internacional No. 12 que comprende vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. A juicio del Tribunal , y si bien los productos protegidos por ambos signos marcarios son de cierto valor c omo lo son los automóviles donde el consumidor presunto es más atento y cuidadoso ( “discriminating purchaser”), en el subexamine, no se dan las claras diferencias que la ley marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitante a fin de evitar la confusión con la prerregistrada y permitir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro marcario. En efecto, el art. 6º de la Ley No. 17.011 dispone que : “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios concurrentes”. (art. 6º de la Ley 17.011). Entre los signos marcarios SUCAN (solicitante) y SURAN (prerregistrada) no se dan las “claras diferencias” exigidas por la normativa vigente en la materia, ya que se observan indudables similitudes de orden gramatical y fonético que impiden su coexistencia pacífica, tanto en el registro como en el mercado, en una apreciación de conjunto, realizada en forma sucesiva y pre -reflexiva, tal como aconseja la doctrina especializada. Gramatical y fonéticamente, resulta incuestionable que los vocablos SUCAN y SURAN visualmente poseen una composición escritural prácticamente idéntica en tanto se nutren de idénticas consonantes y vocales colocadas en el mismo orden, con la diferencia menor de utilizar una “C” en lugar de “R” en el signo cuyo registro fuera concedido por la impugnada (AA fs. 2 y 11). Esto, obviamente, para nada afecta el símil fonético que in mediatamente se advierte, dado que el pronunciamiento de las dos palabras objeto de cotejo no guarda una distancia prudente apreciable. En el caso, una sola letra de diferencia (la C) ubicada en el medio del signo marcario otorgado, no posee la suficiente aptitud distintiva como para aventar un posible riesgo confusionista entre ambas marcas en disputa. Por otro lado, dicho riesgo confusionista no puede considerarse despejado por más que se repute al público consumidor de esta clase de productos (automóviles) como atento o selectivo a la hora de adquirirlos. El público consumidor de automóviles puede verse engañado sobre el origen empresarial del producto que representa la marca concedida y así verse inmerso en una hipótesis de “confusión inversa” , ap rovechando la notoriedad y el prestigio de la marca ya existente y prerregistrada. Al respecto ha señalado este Tribunal en la Sentencia No. 536/2011 que: “IV) La Ley No. 17.011, indica en su art. 6º que para poder ser registradas las marcas deben ser claramente diferentes a las que ya se hallen inscriptas, a efectos de evitar confusión, sea de los mismos productos o servicios o respecto de productos concurrentes. De allí, que no pueda obviarse en el ocurrente que la similitud confusionista analizada p resente una pluralidad de dimensiones desde el punto de vista de la identificación de la marca con un producto o con un determinado origen. Así, en ciertos casos el efecto de la similitud es crear confusión en el público respecto del producto que está comp rando; en otros, la confusión puede surgir cuando el consumidor se enfrenta con una marca prácticamente idéntica a otra de una determinada empresa que le lleva a suponer que los productos designados por esa nueva marca también se originan en la referida em presa o, a la inversa, que cuando la nueva marca generadora de la similitud confusionista irrumpe en el mercado superando en importancia y trascendencia comercial a la marca preexistente, inevitablemente provoca respecto del titular de esta marca un detrimento en su imagen y reputación en virtud de la saturación del mercado con productos de su nuevo competidor. Enseña GUTIÉRREZ CARRAU, que en estas últimas hipótesis se genera una clase de confusión que ha dado en llamarse “confusión inversa”, porque el públ ico consumidor resulta confundido a la inversa, pensando que los productos del titular de la marca original pertenecen a la marca del nuevo competidor que surgió en el mercado; lo que evidentemente redundará en una pérdida del valor de la marca prerregistr ada, en la identidad de sus productos, en su clientela y una pérdida de control sobre su imagen, reputación y capacidad de incursionar en nuevos mercados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau: “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, pág. 167).” Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, FALLA: Ampárase la demanda y, en su mérito , anú lase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 2 5.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi (r .), Dr. Tobía, Dra. Castro, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).