Sentencia Definitiva N° 213/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de abril de 2016. No. 213 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS BRANDS SARL . con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de Nulidad” (Ficha No. 913/2012), con el acumulado igualmente nominado Ficha No. 127/2013. RESULTANDO : I) Compareció PHILIP MORRIS BRANDS SARL . (en adelante PHILIP MORRIS), a demandar la anulación de los siguientes actos de la Dirección Nacional de la Propiedad In dustrial (en adelante DNPI): i) Resolución del 22 de noviembre de 2011, por la cual se concede el registro de la marca “ GOLD NOTE”, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.01 1, solicitada bajo e xpediente No. 405033 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL . de Suiza, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (fs. 39 en rojo de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/2012). ii) Resolución del 26 de enero de 2012, por la cual se concede el Registro de la marca “ MARLBORO FLAVOR NOTE” , por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR NOTE” (artículo 7 Ley 17011), solici tada bajo expediente No. 407684 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL. de Suiza, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (fs. 43 en rojo de AA en 43 fs. correspondientes a la Ficha 913/2012). Señaló que las resoluciones carecen de motivación, porque mediante la utilizaci ón de una fórmula general limitan sus derechos de marcas. Agregó que los funcionarios deben motivar los actos administrativos que dictan, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten, no siendo admisibles fórmulas generales. Indicó que la Administración debió haber señalado por cuál de las disposiciones concretas, que son de aplicación exclusiva, considera que el término “NOTE” así como la locución “FLAVOR NOTE”, no merecen ser registrados con derechos exclusivos. Por tanto, debió demos trar la veracidad de esa consideración. Sobre el fondo, realizó un análisis de los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° de la Ley 17.011, llegando a la conclusión que las marcas solicitadas no encuadran dentro de ninguna de las hipótesis prohibidas po r la normativa. Para reforzar su pretensión aludió a jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En definitiva, solicitó la anulación de la resolución cuestionada. II) Conferido tr aslado de la demanda por auto No. 10043/2012 (fs. 13), fue evacuado por la Administración (fs. 17 y ss.). Expresó que los fundamentos expresados son suficientes y ajustados a Derecho, siguiendo lo preceptuado por el Decreto 500/991. Indicó que la DNPI mediante informes de la Asesoría Técnica, concedió el r egistro de las marcas sin derecho s privativos sobre algunos términos en cuanto corresponden a las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios a que pertenecen. Afirmó que es la DNPI, quien tiene la especialización para conocer y dictaminar sobre el tema marcario en Uruguay, siendo correcto que sea quien determine, dentro de los parámetros establecidos por la ley, cuando una marca tiene aptitud para ser registrable o no, y cuando en ejercicio de lo establecido por el artículo 7 de la Ley 17.011, deben limitarse los derechos de su uso, concediéndolos sin derechos privativos como en este caso. En suma, solicitó el rechazo de la demanda incoada. III) Por sentencia No. 541 del 19 de setiembre de 2013, el Tribun al dispuso la acumulación entre los expedientes Fichas Nos. 913/2012 y 127/2013, y que el trámite continúe en el expediente nombrado en primer lugar, por ser el más antiguo (fs. 23 a 24 vta.). IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 21), se produjo la que se encuentra agregada y certificada (fs. 40). V) Alegaron las partes, haciéndolo primero la accionante (fs. 42 a 44 vta.) y luego la Administración (fs. 47). VI) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen No. 261/2015, (fs. 60.) y señaló que la actora no agotó correctamente la vía administrativa. VII) Se citó para sentencia por auto No. 5914/2015 (fs. 68), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo est udio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Los actos objeto de la presente acción de nulidad son: i) Resolución del 22 de noviembre de 2011, por la cual se concede el registro de la marca “ GOLD NOTE”, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.01 1, solicitada bajo expediente No. 405033 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL . de Suiza, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (fs. 39 en rojo d e carpeta verde de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/2012). ii) Resolución del 26 de enero de 2012, por la cual se concede el Registro de la marca “ MARLBORO FLAVOR NOTE” , por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR NOTE” (artículo 7 Ley 17011 ), solicitada bajo expediente No. 407684 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL. de Suiza, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (fs. 43 en rojo de carpeta verde de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/2012). iii) Resolución del 28 de febrero de 2012, por la cual se concede el registro de la marca “ MARLBORO FLAVOR NOTE (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR” “NOTE”, art. 7 de l a Ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 409074 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL . de Suiza, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (fs. 27 de los AA correspondientes al acumulado Ficha 127/2013). II) Los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente cumplime ntados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). La Resolución del 22 de noviembre de 2011, por la cual se conced ió el registro de la marca “ GOLD NOTE”, fue notificada personalmente a la accionante el 13 de marzo de 2012 (fs. 39 en rojo de AA en 43 fs. correspondientes a la Ficha 913/ 2012). Se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico en forma conjunta y subsidiaria el 23 de marzo de 2012 (fs. 4 a 10 en rojo de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/2012), quedando agotada la vía administrativa por denegatoria ficta y promoviéndose la acción en tiempo hábil el 29 de noviembre de 2012 (fs. 12). En lo que respecta a la Resolución del 26 de enero de 2012, por la cual se concedió el registro de la marca “ MARLBORO FLAVOR NOTE”, fue notificada el 27 de marzo de 2012 (fs. 43 en rojo de carpeta verde de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/2012). Se interpusieron los recursos de rev ocación y jerárquico en forma conjunta y subsidiaria el 11 de abril de 2012 (fs. 4 a 14 en rojo de AA en 43 fojas correspondientes a la Ficha 913/ 2012), quedando agotada la vía administrativa por denegatoria ficta y promoviéndose la acción en tiempo hábil el 29 de noviembre de 2012 (fs. 12). En lo que refiere a la Resolución del 28 de febrero de 2012, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “ MARLBORO FLAVOR NOTE” (mixta), fue notificada a la promotora el 14 de mayo de 2012 (fs. 27 de los AA correspondientes al acumulado Ficha 127/ 2013). La accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en forma conjunta y subsidiaria con fecha 24 de mayo de 2012 (fs. 30 a 39 en rojo de AA en 41 fojas correspondiente a la Ficha 127/13), quedando agotada la vía administrativa por denegatoria ficta, promoviéndose la acción de nulidad el 18 de marzo de 2013 (fs. 13 del expediente acumulado Ficha: 127/2013). Como se puede observar, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo comete u n error en su Dictamen, donde se confunde el objeto del proceso de autos y no se advierte que los actos impugnados por la accionante son tres. III) La Corporación, por unanimidad de sus Ministros integrantes y en desacuerdo con el D ictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la pretensión anulatoria en ambos expedientes acumulados, y en consecuencia, anulará los actos impugnados por los fundamentos que a continuación se expresarán. IV) Los agravios que la ac tora dirigió contra el acto residenciado han sido debidamente detallados en los RESULTANDOS, a los que cabe remitirse brevitatis causae. En lo que refiere al expediente acumulado Ficha No. 127/2013, los argumentos esgrimidos por la accionante son iguales a los formulados en estos obrados, con lo cual no habrán de reiterarse. V) Los actos enjuiciados, fueron dictados en el marco de diferentes procedimientos por los cuales PHILIP MORRIS solicitó el registro de distintas marcas. Acta 405033 - “GOLD NOTE” El 28 de agosto de 2009, la accionante solicitó el registro del signo denominativo “GOLD NOTE”, para distinguir productos de la clase internacional número 3 4 (fs.14 en rojo de AA en 43 fojas del expediente No. 913/12). El 22 de noviembre de 2011, la División Marcas de la DNPI informa (fs. 38 en rojo de AA en 43 fojas del expediente No. 913/12): “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 28 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4° y 5° de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011”. El mismo día del informe transcriptos , se dict ó la Resolución impugnada (fs. 38 en rojo de AA en 43 fojas del expediente N° 913/12). Acta 407684 – “MALBORO FLAVOR NOTE” El 26 de noviembre de 2009, la accionante so licitó el registro del signo denominativo “ MALBORO FLAVOR NOTE ”, para distinguir productos de la clase internacional número 34 (fs. 19 en rojo de AA en 43 fojas del expediente No. 913/2012). El 26 de enero de 2012, la División Marcas de la DNPI informa (fs. 38 en rojo de AA en 43 fs. del expediente No. 913/2012): “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29,30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 28 de setiembre de 1998, no estando com prendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4° y 5° de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR NOTE” (artículo 7 de la ley 17.011).” El mi smo día de emitido este informe, se dicta la Resolución impugnada (fs. 43 en rojo de AA en 43 fs. del expediente No. 913/2012). Acta 409074 – “MALBORO FLAVOR NOTE (mixta)” El 25 de enero de 2010, la accionante solicitó el registro del signo denominativo “MALBORO FLAVOR NOTE ”, para distinguir productos de la clase internacional número 34 (fs. 2 en rojo de AA en 41 fojas del expediente No. 127/13). El 28 de febrero de 2012, la División Marcas de la DNPI informó (fs. 26 en rojo de AA en 41 fojas del expediente 127/13): “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 28 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecida s en los Arts. 4° y 5° de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR” “NOTE”, artículo 7 de la ley 17.011.” El mismo día del informe tra nscripto, se dict ó la Resolución impugnada (fs. 27 en rojo de AA en 41 fojas del expediente 127/13). V) El Tribunal, revalidando el temperamento asumido en casos sustancialmente idénticos, habrá de amparar la demanda incoada, puesto que le asiste razón a la parte actora, en su denuncia de que los actos encausados se encuentran inficionados por defectos en su motivación. En efecto, el Tribual ha fallado un número importante de casos similares al que acá nos ocupa, habiendo recaído sentencia en alguno de ellos y, en la medida que no existen diferencias sustanciales en el planteamiento de los mismos, se mantendrá el mismo criterio (Sentencias Nos. 548/2014, 573/2014, 648/2014, 184/2015, 283/2015, 357/2015, 363/2015, 378/2015, entre otras). En el presente c aso, al igual que en los anteriores, la parte actora se agravió de lo que consideró la orfandad de motivación de las resoluciones administrativas atacadas. Efectivamente, basta repasar los contenidos de los informes prácticamente idénticos que precedieron al dictado de los actos y a las propias resoluciones, para concluir que los actos en causa no fueron debidamente motivados . A demás, la motivación no solamente es insuficiente sino que es también inexacta. Cabe revalidar enteramente lo dicho por el Tribun al en la sentencia No. 672/2014, por ser enteramente trasladables al ocurrente: “(…) tras el análisis detenido de los antecedentes, a juicio de la Sede, le asiste razón a la actora en esta fase de cuestionamiento, habida cuenta que de las actuaciones precedentes al dictado del acto así como del contenido o texto del mismo, no lucen adecuadamente exteriorizadas las circunstancias de hecho y razones de derecho que orientaron a la emisión de la voluntad administrativa. En esta línea conceptual, enseña DURÁN M ARTÍNEZ que la motivación es pues la justificación del acto administrativo efectuada con la expresión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida, de manera que se pueda entender la decisión como correcta o aceptable. (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “ Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, pág. 136). En la emergencia, se estima no se asiste a una prolija, detallada y comprensible exposición de los hechos que operan -valga la redundancia- como supuesto de hecho para la aplicación de la disposición legal apuntada. No basta para cumplir con este requisito normativo con simplemente señalar que el signo cuyo registro fuera solicitado, no es tá comprendido en las nulidades establecidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011; porque la simple referencia al sustento jurídico del dictado del acto, no se traduce en la motivación, ya que es imprescindible la adecuada exposición de los hechos, y adicio nalmente, la valoración jurídica que cabe realizar a la Administración. Debe especialmente tenerse presente, que el art. 7 citado, justamente refiere a los signos que se encuentren comprendidos en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 (sobre nulidades a bsolutas), supuestos que en el mismo dictamen en vía administrativa se descartan. Ello, además, perfectamente determina que se esté ante un supuesto de motivación inexacta; en efecto, como se ha dicho: “La motivación es exacta cuando son ciertas las circu nstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto…” cit., págs. 137/138). En la especie, las circunstancias de hecho enunciadas (no estar el signo comprendido en las nulidades establecidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011) no se compadecen o subsumen en la regla de derecho invocada (art. 7 eiusdem), ya que no resulta aplicable a esos supuestos. Aún así, la falta de motivación, en el caso, aparece fehacientemente acreditada, en tanto no existe una relación directa y concreta de los hechos del caso específico de resolución (ex art. 123 del Decreto No. 500/991); examen o análisis particular y concreto, que debió efectuarse en relación a los signos cuya registración se solicitó, respecto de los términos integrantes del conjunto para justificar la decisión adoptada. Nada de ello ocurrió en el subespecie y, por otra pa rte, los impugnados no cumplen cabalmente con lo estipulado en el art. 124, nums. 2 y 3, del Decreto No. 500/991; en efecto, en los correspondientes resultandos no se exponen los hechos que constituyen los antecedentes de los actos (y además de éstos no se aprecian los elementos que sean la causa para dictarlos); y en los considerandos no se desarrollan los fundamentos de derecho, las doctrinas aplicables, razones de mérito y finalidad perseguida (fs. 40, 100, 139, 176, 213 y 252 A.A.). Pese a ello, el enc uadramiento en los nums. 9 y 12 del art. 4 de la Ley 17.011, recién se ensayó en la contestación de la demanda (fs. 19 del ppal.), extemporáneamente, de modo que al dictarse los actos encausados, la accionada no cumplió adecuadamente con las formas que pre siden su actuación. Sin perjuicio de anotarse, que la intempestiva valoración jurídica de los hechos, no subsana la omisión preanunciada de exponer adecuadamente las razones de hecho y de derecho que determinan las concesiones de registros marcarios sin d erechos privativos sobre los términos empleados. En referencia a la motivación del acto y siendo enteramente aplicable al subespecie, el Tribunal en Sentencia No. 732/2012 citando a ROTONDO, estimó que la misma: “ Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (…); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos). (ROTONDO, F elipe: Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329 -330, el destacado no está en el original). En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adolecer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivaci ón expresados "ex post facto", luego de dictado el acto original que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniendo a la vista la m otivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múltiples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente relevantes, a nuestro ente nder, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tesis) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía administrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anteriorida d al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana : “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T. 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133)”. A lo dicho en el citado fallo, cabe añadir, e n la misma línea, lo que con acierto ha expresado en doctrina Miguel PEZZUTTI, quien asevera que la motivación resulta ser un atributo separado e independiente de la forma, tanto del acto como del procedimiento; “…podrá no surgir del acto mismo en los términos del art. 124 del Decreto 500/991, pero siempre que emane claramente de los antecedentes documentados que preceden el dictado del acto. Además, se trata de una emergencia de fondo, garantía del derecho a conocer el sentido y fin de los actos, así como a facilitar su control jurisdiccional. En la jurisprudencia del TCA se ratifica esta concepción, desde que no se admite su formulación a posteriori ” (PEZZUTTI, Miguel: “Formalismo estricto, atenuado e informalismo: ¿Cuál es el principio en el Derecho Admini strativo Uruguayo?” en AA. VV.: “El procedimiento administrativo y la función pública en la actualidad (Felipe Rotondo: Coordinador)”, Facultad de Derecho, Universidad de la República, FCU, Montevideo, 2014, pág. 196). VI) En definitiva, las irregular idades en la motivación apuntadas, determinan que el Tribunal por unanimidad decida amparar la demanda incoada, revalidando enteramente lo sostenido en múltiples casos sustancialmente idénticos al presente. Por estos fundamentos y en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República; 123 del Decreto 500/991 , el Tribunal, FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúla nse los actos impugnados; sin especial condenación procesal. A los efectos fi scales fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los anteced entes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobí a, Dra. Castro, Dr. Vázquez Cruz (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).