Sentencia Definitiva N° 156/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de abril de 2016. No. 156 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de Nulidad” (Ficha No. 198/2013). RESULTANDO : I) Que compareció el Dr. Gustavo FISHER en representación de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a demandar la declaración de nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), fechada el 9 de abril de 2012 (fs. 40 de los A.A.). Por la volición impugnada, se concedió el registro de la marca “SEGUROS DE AMÉRICA” por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “SEGUROS” y “DE” (art. 7 de la Le y 17.011), acta 398.710 a favor de “DIVINA PASTORA SEGUROS DE AMÉRICA S.A.” de Uruguay para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional 36. En su demanda, afirmó que la resolución que se impugna es agraviante en la medida que “SEGUROS DE AMÉRICA”, constituye una expresión genérica que debió haber sido desestimada por la DNPI o, en todo caso, haber sido concedida sin exclusividad sobre todos los términos que la componen, considerados aisladamente y también tomados en su conjunto. La marca c oncedida adolece de nulidad por vulnerar el art. 4 numerales 9, 10 y 11 de la Ley 17.011, que prohíben el registro de marcas genéricas y descriptivas que no sean de fantasía; es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintivid ad, además de violentar normas internacionales en la materia (Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, art. 9 Num. 1º). Detalló las características de la empresa actora, quien participa en el mercado de seguros y ac túa en América como titular de un importante portafolio de marcas solicitadas y/o registradas en la clase internacional Nº 36. Adujo que vería cercenados sus derechos si la solicitante obtiene el registro en exclusividad de la expresión genérica y de uso c omún “SEGUROS DE AMÉRICA”, que constituye un signo inapropiable por una persona en particular. Citó diversos antecedentes de registro de marcas a favor de “DIVINA PASTORA S.A.”, en los que se le concedieron exclusividad sobre los términos “DIVINA PASTORA ” y “D.P.”, respectivamente, y no se les reconoció por parte de la DNPI exclusividad sobre la frase “SEGUROS DE AMÉRICA”. Por lo anterior, entendió que la solicitud de registro del signo que impugna, debió ser desestimada o concedida sin exclusividad sobre todos los términos que la componen en forma individual y también en forma conjunta. Expresó que la conducta concurrencial de la firma “DIVINA PASTORA”, denota el intento de establecer una suerte de “cerco defensivo” en base al intento de apropiación de e xpresiones genéricas o descriptivas, creando una barrera anticompetitiva artificial, basada en registros que sustancialmente deberían ser considerados inválidos. Tal estrategia pretende obtener abusivamente derecho de propiedad industrial para luego hacer valer frente a competidores. En definitiva , expresó que con la resolución resistida la solicitante está obteniendo para sí la exclusividad de la expresión tomada en su conjunto para el elenco de servicios incluidos en la clase internacional 36, donde se encuentran, entre otros, los servicios de seguros, lo que constituye una ventaja injusta y un monopolio indebido sobre un elemento del idioma que debe ser libre a cualquier competidor. II) Corrido el correspondient e traslado, compareció el Dr. Milton FUENTES RIERA, en representación del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, a contestar la demanda incoada. Expresó que el signo “SEGUROS DE AMÉRICA” fue concedido al amparo del art. 7 de la L ey 17.011 que permite que un conjunto marcario comprenda términos prohibidos por los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la ley marcaria. Solicitó el rechazo de la demanda p or ser la impugnada ajustada a Derecho. En definitiva, bregó por el rechazo de la pretensión anulatoria. III) Fue conferida noticia del pleito al tercero interesado en el mantenimiento del acto, quien no compareció (fs. 47). IV) Por Decreto No. 8886/2013 (fs. 50) se dispuso la apertura a prueba, habiéndose diligenciado la que luce agregada y certificada a fs. 84. V) Seguida mente alegaron las partes por su orden (fs. 86-93 y fs. 96, respectivamente). VI) S e oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 112/15 de fs. 104), quien aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. VII) Se citó para sentencia por Decreto No. 2087/2015, la que , previo estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que la pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución de la Direc ción Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) fechada el 9 de abril de 2012 (fs. 40 de los A.A.). Por la volición impugnada se concedió el registro de la marca “SEGUROS DE AMÉRICA”, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos “SEGUROS” y “DE” (art. 7 de la Ley 17.011), acta 398.710 a favor de “DIVINA PASTORA SEGUROS DE AMÉRICA S.A.” de Uruguay para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional Nº 36. II) Desde el punto de vista formal no existen observaciones que formular, pues se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló útilmente (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República arts. 4º y 9º de la Ley No. 15.869). El acto impugnado le fue notificado personalmente al re presentante de la interesada el día 9 de julio de 2012 (fs. 40 de los A.A.). El 25 de julio de 2012 interpuso los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (ver escrito de fs. 47 a 58 de los A.A. y nota de cargo de fs. 46 de los A.A.). La Administración incumplió con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos movilizados, por lo que la denegatoria ficta se configuró el día 10 de febrero de 2013, por el transcurso del plazo de doscientos días sin decisión expresa sobre el último de los medios impugnativos movilizados (art. 5 de la Ley No. 15.869 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley No. 17.292). La demanda conteniendo la pretensión anulatoria, fue interpuesta, en tiempo útil, el día 10 de abril de 2013 (nota de cargo de fs. 27 infolios). III) El Tribunal , por unanimidad , apartándose de la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda incoada y anulará el acto impugnado. IV) El punto a dilucidar , en la emergencia, es si resulta legítima la concesión de la marca “SEGUROS DE AMÉRICA” en la clase internacional Nº 36, aún habiéndose limitado el derecho sobre cada uno de sus términos componentes, en el caso de las palabras “se guros” y “de” por aplicación del art. 7 de la ley marcaria. Y en el caso de “América”, si bien no se dejó constancia en la resolución, surge del informe de la Asesoría Letrada al cual se remite el acto, que la concesión sobre el termino será con el alcance dictado por el art. 74 de la ley; es decir, que el derecho de uso sobre la “Indicación de Procedencia”, se protege aún sin registro. En orden a resolver tal cuestión, es preciso verificar si la frase en su conjunto, tiene poder distintivo para los s ervicios en la clase 36 o, si por el contrario, resulta descriptiva y/o genérica en punto a la “necesariedad” de su uso por cualquier prestador de los servicios comprendidos en la clase. A juicio del Colegiado, en la especie ocurre esto último. En efecto, partiendo de la base que la Administración reconoció que los términos por separado son irregistrables por infringir las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 y, por ello, concedió la marca sin derechos exclusivos sobre los térm inos (art. 7), tampoco se advierte que la frase -es decir todos los términos en su conjunto - tenga el carácter evocativo pero de fantasía, que le atribuye la Administración (informe de Asesoría Letrada de fs. 38 de los A.A.). En el caso, se entiende que no solo los términos que componen “SEGUROS DE AMÉRICA” ingresan en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4; sino que lo mismo se advierte respecto de la frase globalmente considerada. Los elementos componentes, notoriamente a parecen, como aquellos que por estar comprendidos en las nulidades absolutas previstas por el art. 4, numerales 9, 10 y 11 de la Ley No. 17.011, están prohibidos. Ello resulta, de la circunstancia de tratarse de vocablos claramente genéricos y descriptivos de las cualidades y/o atributos de los productos protegidos por la clase 36 (particularmente “seguros”), careciendo en suma del necesario requisito de distintividad. Ello, porque se está frente a vocablos que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todo s o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y menos aún otorgarse uso monopólico (Cf. MERLINSKI, Ricardo – SALAVERRY, Lucía: “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37). Con respecto a este segundo requisito cuya ausencia determina la prohibición de registro (numeral 11 art. 4 L ey 17.011), constituye valor entendido que es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo. Y, ciertamente, el conjunto “Seguros de América”, no puede reputarse de fantasía respecto de los servicios de la clase; al punto que puede considerarse incluso necesaria par a indicar el género o la especie a que pertenecen tales productos (numeral 10 del art. 4) o descriptivo, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe. Así, resulta claro que cualquier empresa del rubro que ofr ezca sus servicios en América, como lo es la actora, deberá recurrir a la frase cuyo registro se cuestiona para referir, precisamente, a los servicios que ofrece y el lugar geográfico que los comprende. Resulta aplicable al caso, lo dicho en Sentencia 219/2008, en la que se afirmó: “Tampoco cabe negar, a poco que se lea con detenimiento, que se trata de una marca con un marcado carácter “descriptivo” de la actividad o servicio que se pretende proteger, que de obtener un registro con exclusividad absoluta por el conjunto, puede crear obstáculos, a través de su permanencia en el registro, para quienes desearen utilizar tales signos (componentes) para la denominación o descripción no marcaria de las actividades en cuestión. Así las cosas, cabe afirmar qu e este conjunto de palabras que constituye la marca objeto de este análisis, particularmente en lo que hace a aquéllas cuya exclusividad de registro fue negada, se constituyen en descriptivas de la naturaleza de los servicios que identifica -se está ante vocablos que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto o servicio igual o similar -, careciendo por ende de poder distintivo (art. 6, Ley No. 17.011) y, adicionalmente, se entra en colisión con las previsiones obstativas prevenidas en el art. 4, nums. 9 a 11 de la Ley No. 17.011 cuando se pretende exclusividades a su respecto (art. 7 de la citada disposición legal).”. Resultan también trasladables al presente caso, los argumentos que expresara el Tribunal en la Sentencia 301/2010, en la que se sostuvo: “La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo.- Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro.” … “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, pág. 45 y pág. 48).”. A criterio de este ór gano jurisdiccional, la sumatoria de los elementos verbales del signo no logra alcanzar aquella exigencia de distintividad requerida por la norma para habilitar el registro. Como expresara el Tribunal en anterior sentencia , el registro marcario en examen, carece del necesario poder o carácter distintivo; es decir, no tiene la capacidad intrínseca necesaria para: “… identificar un producto o un servicio; ya que no tiene tal carácter el signo que se confunde con aquello que va a identificar, en tanto sólo se a lude en él a las características, atributos o cualidades, a partir de la utilización de términos o palabras pasadas al uso general. Todo lo cual, indiscutiblemente, también hace a la exigencia legal de novedad, concepto que como dice OTAMENDI debe vincular se a la aplicación, y no necesariamente al nivel creativo del signo; dado que es más novedoso (distintivo) en sí mismo un signo cuando menor relación tiene con lo que va a distinguir, y para ello no importa si es una palabra de fantasía o una del lenguaje de todos los días (OTAMENDI, Jorge: Op. Cit., Págs. 109/110).” (Cf. Sentencia 751/2006). No escapa a este análisis que, la prueba producida por la actora, no tiene exactamente el sentido que pretende darle. Así, las búsquedas en internet que en forma agr ega (fs. 52 y siguientes infolios), no contienen necesariamente la frase -entera- “Seguros de América”, sino los diversos términos que la componen, obviamente genéricos en la clase. Tampoco surge que la concesión de los antecedentes registrales a favor de la titular DIVINA PASTORA S.A. Nos. 398.709 y 398.711 hayan negado exclusividad sobre la frase: “Seguros de América”, sino que se concedieron con la limitación en cada uno de los términos, al igual que el registro resistido en autos. Sin perjuicio de lo cu al, cabe compartir con la accionante cuando apunta a la carencia de aptitud distintiva de la frase globalmente concedida, lo que conduce a la anulación del acto impugnado. Por estos fundamentos, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto impugnad o en la fase de cuestionamiento; sin especial condenación procesal. A los ef ectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi, D r. Tobía, Dra. Castro, Dr. Vázquez Cruz (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).