Sentencia Definitiva N° 142/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de abril de 2016. No. 142 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados: “MESILAR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 849/13). RESULTANDO : I) El 4 de diciembre de 2013 (fs. 15 a 28 vta.), compareció MESILAR S.A. demandando la nulidad de la Resolución del 10 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), por la cual se concedió el registro de la marca MESILA (mixta), solicitada bajo expediente Nº 392.502, a favor de IMEXCA S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25. Señaló que desde hace diecisiete años es una empresa en el ramo de la ve stimenta e indumentaria, con una plantilla de personal de aproximadamente cien personas. MESILAR no sólo corresponde a su razón social, sino que es el signo distintivo con el que se identifica su actividad empresarial, es decir, su nombre comercial. Entre las marcas que comercializa se encuentran las notorias “CAMARAO”, “MISTRAL” y “BROOKFIELD”. Indicó que el nombre comercial “MESILAR”, es notorio y que conforme lo dispone el art. 67 de la Ley Nº 17.011, teniendo el derecho de su explotación exclusiva. Agregó que para la adquisición de derechos sobre dicho nombre comercial, en virtud de lo previsto por los artículos 71 y 72 de la Ley Marcaria y 8 del Convenio de París, no es necesario su registro, bastando con su uso. Afirmó que además del activo intangible que constituye el nombre comercial, posee un valioso portafolio de marcas registradas en Uruguay y otros países de la región. Precisó que la marca concedida “MESILA”, en tanto constituye la reproducción y la imitación de su nombre comercial, contraviene lo dispuesto por la Ley Nº 17.011, que prohíbe la concesión de marcas similares a una marca notoria o a un nombre comercial. Esto está prohibido por la legislación cuando exige el riguroso estándar de las “claras diferencias”. Destacó que de permitirse el r egistro como marca de una denominación que virtualmente es idéntica -MESILA- se causaría un gravísimo perjuicio a este identificador comercial y al crédito comercial que adquirió a lo largo de los años. Afirmó que la Administración reconoció tal confundibi lidad, por dictamen de la Asesora Letrada del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) del 20 de febrero de 2013 en ocasión de expedirse acerca de los recursos interpuestos por MESILAR S.A. contra la resolución que concedió el registro “MESILA” (e tiqueta), Nº 392.500, a favor de IMEXCA S.A., registro que también impugnaron. Indicó que existe confundibilidad gráfica y fonética entre los signos “MESILAR” y “MESILA”. No se trata de términos distintos sino “cuasi - idénticos”. Agregó que el nombre comerc ial MESILAR es un signo que posee un alto grado de distintividad y cuanto más distintivo es el signo anterior, mayor es la probabilidad de confusión con los signos solicitados posteriormente. También dijo que existe identidad de productos que se pretende proteger en tanto se trata de la misma clase internacional 25. La marca objeto de la impugnación -MESILA- está destinada a cubrir idénticos productos que los que cubre el nombre comercial MESILAR S.A. Finalmente, para reforzar su pretensión aludió a jurispr udencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En definitiva, solicitó la anulación de la resolución cuestionada. II) Se confirió traslado de la demanda por auto Nº 11430/2013 (fs. 30), el cual fue evacuado por la Administración (fs. 31 a 33). Expresó que la marca y la denominación social en pugna no son confundibles siendo que la marca notoria de la empresa es CAMARAO, mientras que de todos los documentos presentados surge que la titular de dicha marca es MESILAR S.A., lo que constituiría, en principio, un indicio de que esta utilizará el signo en cuestión, más como indicador del tipo societario que como su nombre comercial. Indicó que el riesgo de confusión es inexistente, los signos son diferentes y los caracteres comunes que poseen no obstan su diferenciación. La semejanza apta para producir confusión en el consumidor debe resultar de la apreciación del conjunto, que en este caso cumple con los atributos de novedad y distintividad. Afirmó que si bien una asesora letrada del MIEM opinó a favor de la confundibilidad de los signos y discrepó con lo resuelto por la DNPI, la accionante soslaya el resto de las opiniones y fundamentos durante el trámite administrativo. En particular, una Sala de Abogados del 11 de marzo entendió que la marca y la deno minación social en pugna no eran confundibles. En suma, solicitó el rechazo de la demanda incoada. III) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 422/2014 (fs. 35), habiéndose diligenciado la que luce certificada (fs. 71). IV) Alegaron las partes, haciéndolo primero la accionante (fs. 74 a 84) y luego la demandada (fs. 87). V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen Nº 189/2015, (fs. 90), aconsejando la confirmación del acto cuestionado. VI) Se citó para sentencia por auto Nº 3487/2015 (fs. 92), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) Se enjuicia en autos la Resolución de la DNPI del 10 de noviembre de 2011 (fs. 232 de AA), por la cual se concedió el registro de la marca MESILA (mixta), solicitad a bajo expediente Nº 392.502, a favor de IMEXCA S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25. La resolución resistida fue recurrida en tiempo y forma, por MESILAR S.A. mediante la interposición de los recursos d e revocación y jerárquico en subsidio (fs. 240 a 268 de AA). El recurso jerárquico fue desestimado por el Ministro de Industria, Energía y Minería (fs.292 de AA) el 29 de julio de 2013, siendo notificada la actora el 9 de octubre de 2013 (fs. 292 de AA), p romoviéndose la acción anulatoria en tiempo el 4 de diciembre de 2013 (fs. 29) III) La Corporación, por unanimidad de sus Ministros integrantes y en desacuerdo con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la pretensión anulatoria incoada y, en consecuencia, anulará el acto impugnado por los fundamentos que a continuación se expresarán. IV) Los argumentos sustentados por las partes litigantes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de este pronunciamiento definitivo, al cual corresponde remitirse brevitatis causae. V) Los hechos objetos de autos, se inician con la solicitud (mayo de 2008) ante la DNPI por parte de IMEXCA S.A. del registro de la marca “MESILA”, según Acta 392.502, referida a ar tículos de la clase internacional 25 que refiere a “Vestidos, calzados, sombrerería” (fs. 1 a 3 de AA). El 24 de julio de 2008, comparece ante la DNPI, la empresa MESILAR S.A. (fs. 5 a 24 de AA), oponiéndose a la inscripción, en tanto la misma colide de forma insalvable con su nombre comercial. Sustanciado el proceso administrativo, la DNPI, a través del acto impugnado en autos, concedió el registro de la marca MESILA (mixta) a favor de la empresa IMEXCA S.A. (fs. 232 de AA). VI) Luego del análisis detenido de los elementos de juicio incorporados a la causa, se estima que le asiste razón a la reclamante, procediendo el Tribunal a anular el acto impugnado. El nombre comercial como el signo que distingue la actividad de la empresa o del empresario, siendo un s igno distintivo de la empresa o de la actividad empresarial, diverso de la marca cuya función es la individualización y distinción de productos o servicios (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: “Propiedad Intelectual” FCU, Montevideo, 2006. págs. 269/271). En el mismo sentido, se pronuncia SCHWARTZ, al referir al nombre comercial como “el signo distintivo del comerciante, enseña o emblema del local, en el nombre de fantasía del establecimiento o nombre -firma se expresa la titularidad del establecimiento en el mundo co mercial y lo identifica ante clientela y terceros” (SCHWARTZ, Julio: “El Establecimiento Comercial”, 2ª Edición. FCU, Montevideo. 1999, pág. 19). Al respecto, el Tribunal en sentencia 281/2013 señaló: “Respecto al concepto legal en el derecho positivo uru guayo, la Ley 17.011, en su art. 67 establece que los nombres comerciales constituyen propiedad industrial a los efectos de la misma.- Su función refiere a la designación de una actividad que explota una persona física o jurídica, y al ser propiedad indus trial, tal actividad no puede desarrollarse contemporáneamente por dos personas que la designen con el mismo nombre comercial (art. 68).- Razón por la cual, a diferencia de la marca, no requiere registro para existir en tanto derecho, y el mismo se adquie re por el uso (excepto que forme parte de una marca art. 72, circunstancia en la que procede el registro).- Asimismo, debe tenerse presente que el art. 5 de la Ley 17.011 establece que no podrán ser registradas como marcas irrogando nulidad relativa: “6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.” Por tanto, para determinar si la oposición encuadra válidamente dentro del supuesto del numeral 6, cobra especial relevancia la probanza diligenciada en el sub examine ; ya que como expresa BUGALLO: “Cuando se trate de acciones de anulación fundadas en las causales de los numerales 6° y 7° del artículo 5°, deberá agregarse preceptivamente la prueba que acredita el reclamo. Se aplican, en este caso, las normas generales del derecho administrativo en materia probatoria, la cual se valorará, como principio general, según las reglas de la sana crítica y de las pautas que establezca el decreto reglamentario” (BUGALLO, Beatriz: Ob. Cit. pág. 199).- En el mismo sentido, CHIJANE indica que: “La L.M. específicamente contempla la imposibilid ad de registrar como marca un nombre comercial prioritario, siendo evidentemente prohibido también el supuesto inverso. Ahora bien, el nombre comercial invocado para obstar el registro de una marca posterior, deberá dar cumplimiento a una serie de requisi tos de validez, a saber: licitud, novedad y capacidad distintiva. No estando registrado, carecerá de una presunción legal de validez que lo respalde, motivo por el cual, al ejercitarse la oposición, la Oficina de Marcas antes de valorar la posible confundi bilidad de signos, deberá enjuiciar el cumplimiento de dichos requisitos. En esta instancia contenciosa, será imprescindible que el impugnante acredite el uso efectivo del nombre comercial, ya que como indica Gutiérrez Carrau “es un derecho de carácter ´dinámico´: se lo tiene si se lo usa; si se deja de usar se pierde”. (CHIJANE, Diego: “Derecho de Marcas” Editorial Reus -B de F, 2007, págs. 312/313 subrayado no está en el original).-” Conforme surge de la documentación agregada a los antecedentes administrativos (fs. 25 a 206 de AA), MESILAR gira en el rubro de vestimenta y accesorios para vestimenta desde 1996, esto es, mucho antes de la solicitud de registro de marcas. La firma es reconocida en su actividad por su nombre comercial MESILAR, con el cual se i dentifica en el mercado mayorista de la vestimenta en el que opera. Varias firmas que comercializan con la accionante, reconocen que a la actora se la identifica con el nombre comercial “MESILAR”, el que coincide con su razón social ( vide documentación de fs. 200 a 206 de AA). En el mismo sentido, surge agregada documentación (fs. 45 a 50 y 88 a 92 de AA) que da cuenta que en el mercado de la vestimenta, la empresa se identifica con el nombre comercial “MESILAR” y así se presenta ante sus clientes y proveedores. En consonancia con esto, la declaración del testigo Miguel Ángel ATAIDES FERNÁNDEZ (fs. 62), cliente de la actora, señaló: “Mesilar vende ropa de varias marcas, hace 17 años y es reconocido en plaza como Mesilar y se dedica a la venta de vestimenta” Por lo expuesto, surge acreditado que el nombre comercial de la actora -MESILAR- identifica la actividad de la compareciente con lo cual debe ser protegido. VII) El Tribunal, en sentencia 57/2016 del 15 de marzo de 2016, resolvió una controversia parangonable a la de autos afirmó: “Despejada la quaestio acerca de que el término “MESILAR” es el “nombre comercial” de la actora y atendiendo a su protección legal, corresponde analizar la hipótesis de “confundibilidad” que alega la parte actora. Como puede advertirse, ambos términos: MESILA y MESILAR son cuasi idénticos, diferenciándose tan solo por la adición de la consonante “R”, por lo que no puede dudarse que estamos ante un caso de “confundibilidad”. Señala al respecto BERTONE y CABANELLAS: “…para bor rar el efecto producido por las semejanzas, las diferencias deben adquirir una relevancia predominante, la simple diversidad de una letra, por ejemplo no aporta suficiente distinguibilidad como para autorizar la coexistencia de ambos signos” (BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de Marcas”, Tomo II, 2ª Ed. Bs. As. P. 47). Se entiende, pues, que la concesión de la marca de autos, generaría dos hipótesis de confundibilidad, al decir de OTAMENDI: la confusión directa que se configura cuando el comprador adquiere un producto determinado convencido que está comprando otro y la confusión indirecta que se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de p roductos de un fabricante distinto del que realmente los fabricó (OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”). La Administración apunta a que no se advierta “confundibilidad”, habida cuenta que la marca concedida es “mixta”. Sin embargo, como expresa CHIJANE, e n las marcas mixtas el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca. Así expresa que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, Ed. 2007, p. 391 y 392). VII) Finalmente resulta ilustrativo lo expresado por la impugnante en su libelo introductorio, acerca del pronunciamiento de la Asesoría Letrada, de fecha 20/02/2013 (el cual adjunta a fs. 8 -11 de infolios) en oportunidad de expedirse en expediente Nº 2013 -8-4-0000024, sobre los recursos interpuestos por la aquí actora, contra el registro concedido “MESILA” (ETIQUETA), Acta Nº 392.500, también a favor de la firma Imexca S.A. Allí, la Asesora, Dra. Virginia Villalba expr esó: “La suscrita discrepa con lo argumentado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al momento de dictar el acto administrativo impugnado, en razón de compartir lo argumentado por la recurrente. A juicio de la dicente, es evidente que los té rminos “MESILAR” y “MESILA” constituyen palabras o locuciones fácilmente confundibles, desde el punto de vista visual, gramatical y fonético. Por lo que el registro de la segunda implica una transgresión a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 5 de la Ley Nº 17.011 (...) En el caso de marras existen términos semejantes que identifican productos afines, por tanto es lógico advertir que exista riesgo de confusión por parte del público. (...) Por tanto, dada la diferencia de opiniones de la suscrita y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se sugiere que este asunto sea tratado en Sala de Abogados”.” Por los fundamentos expresados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Acógese la demanda y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la p arte actora en la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dra. Castro. Dr. Vázquez Cruz (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).