Sentencia Definitiva N° 65/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de marzo de 2016. No. 65 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ SIMI BARCELO, GASTÓN con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 435/13). RESULTANDO : I) Que, con fecha 19/7/2013, compareció la promotora a demandar (fs. 20/28) la anulación de la resolución de fecha 23/7/2012 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se desestimó el registro de la Marca EXPERT SINCE 1981 (mixta), solicitada bajo expediente No. 404591, a favor de GASTON SIMI BARCELO de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 28 (Artículos de gimnasia y deporte) (fs. 2 del ppal. y fs. 21 A.A.). Señaló que las razones esgrimidas por la Administración no resultan ajustadas a Derecho, en tanto difieren del criterio sostenido tanto por la doctrina y jurisprudencia, como por la propia accionada en casos análogos. Sostuvo que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, ya que si se analizan los conjuntos marcarios de acuerdo a los criterios tradicionalmente aceptados, resultan evidentes las claras diferencias exigidas por la Ley. Precisó que el signo en que se funda la oposición de oficio está compuesto por un término, mientras que la solicitada por tres; así, la apariencia visual, diseño gráfico y tipo de letra, los elementos denominativos y la fonética resultan claramente diferentes. Citó diversas resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para afirmar que en el registro coexisten diversas marcas que incluyen la denominación EXPERT incluso en la misma clase internacional. Por otra parte, controvirtió que los productos designados por los signos distintivos posean naturaleza semejante. Particularmente, por cuanto el tipo de consumidor de los productos distinguidos por cada marca resulta absolutamente diferente, ya que uno consume juegos electrónicos y el otro, artículos de gimnasia y deporte; además se ad quieren en diferentes locales por lo que la confusión resulta imposible. Agregó que se han excluido de la solicitud de registro, los productos específicos distinguidos por la marca base de la oposición, por lo que el principio de especialidad rige en plenitud. Destacó que la no oposición del titular de la marca citada como antecedente, resulta demostrativa de la inactividad que atribuyó a la inexistencia de conflicto. En suma, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) Conferido traslado de la demanda, la Administración lo evacuó a fs. 41/45 vta., bregando por su rechazo en base a los siguientes fundamentos. Relevó los antecedentes del acto y los criterios de comparación entre signos, para consignar que las Asesoras de la Direcc ión Nacional de la Propiedad Industrial coincidieron en la existencia de similitudes de tal significación que pueden inducir en confusión al consumidor. Alegó que el término primordial de la solicitud del actor, resulta idéntico al de la marca prerregis trada. En lo referido a la presunta limitación del objeto de la solicitud, citó el informe de la Dra. JUSTO, en el cual se destacó que el Decreto No. 34/999 dispone que tal diligencia pueda realizarse hasta el momento de la resolución, por lo que siendo el acto de fecha 23/7/2012 y la limitación de productos de fecha 27/11/2012, determinó que no pudiera ser considerada. Luego de invocar las reglas para el cotejo marcario, manifestó que en el caso no se advierten diferencias de orden gráfico y fonético, po r lo que concluyó en que no pueden coexistir pacíficamente sin que acaezca el riesgo de confusión del consumidor habitual. Por último solicitó dar noticia del pleito a EXPERT INTERNACIONAL GMBH y abogó por la confirmación del acto administrativo resistido. III) Por decreto No. 9417/2013 (fs. 47) se tuvo por contestada la demanda y se dispuso dar noticia del pleito al tercero denunciado, lo que se materializó a fs. 49, sin registrarse su comparecencia jurisdiccional. IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 51), se produjo la que obra certificada a fs. 87 y alegaron las partes por su orden (la actora a fs. 90/93 vta. y la demandada a fs. 96/96 vta.). V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 212/15 glosado a fs. 99/99 vta.), aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 101), la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó su dictado en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento en sede contencioso -anulatoria (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 23/7/2012 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se desestimó el registro de la Marca EXPERT SINCE 1981 (mixta), solicitada b ajo expediente No. 404591, a favor de GASTÓN SIMI BARCELO de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 28 (Artículos de gimnasia y deporte (fs. 2 del ppal. y fs. 21 A.A.). III) Que las alegaciones de las partes surgen suficientemente relacionadas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cual habrá de remitirse el Cuerpo en aras de la brevedad. IV) Que el Tribunal por unanimidad de sus integrantes y, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada, en los contenidos que se intentarán explicitar a continuación. V) En lo inicial, debe de verse que de las actuaciones administrativas aportadas al proceso, surge que el actor solicitó el registro de la marca mixta EXPERT SINCE 1981 para proteger artículos de “gimnasia y deporte” dentro de la clase 28 (fs. 2 A.A.). Seguidamente, la Oficina dedujo oposición de oficio en base al antecedente EXPERT (mixta) No. 400.789, registrado por EXPERT INTERNATIONAL GMBH (fs. 11 A.A.), que si bien distingue productos de la misma clase 28, lo hace únicamente en relación a “Juegos y juguetes, en particular eléctricos o juegos electrónicos” (ver fs. 17 A.A.). Conferida vista al solicitante de la oposición deducida (fs. 11), éste la evacuó en los contenidos de fs. 12/16 vta. A.A.; y posteriormente dictaminó la Asesoría Técnica a través del informe suscrito por la Dra. SILVA en el cual compartió la oposición de oficio oportunamente deducida expresando que las marcas: “ son peligrosamente similares desde el punto de vista fonético como ortográfico, por lo que el riesgo de confusión por parte de los consumidores es cierto y efectivo” (fs. 18 A.A.). Y agregó que los productos en cuestión: “ tienen naturalez a semejante a los que pretende tutelar la solicitud “…”en efecto existen videojuegos como Wii Sports y Wii fit, que acercan el deporte a personas que nunca se habían planteado ir a un gimnasio” (fs. 18/19 A.A.). En idéntica orientación conceptual se expi dió la Dra. ROAD consignando que: “ dentro de los videojuegos electrónicos, están los videojuegos de gimnasia, de naturaleza concurrente o conexa con los reivindicados, lo que no permite aplicar el principio de especialidad que rige en el derecho marcario” (fs. 20 A.A.). Finalmente, se dictó el acto administrativo impugnado por el que se desestimó la solicitud de registro de la marca EXPERT SINCE 1981 (mixta) para proteger artículos de gimnasia y deporte de la clase internacional No. 28 (fs. 21 A.A.). VI) Con tales antecedentes, debe ciertamente convenirse que el riesgo de confusión entre los signos EXPERT SINCE 1981 (solicitado) - EXPERT (prerregistrado) invocado por la Administración, corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante a parece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva (Cfe. Sentencias Nos. 390/2014, 261/2015, entre otras). Así, como expresa BUGALLO: “Las marcas que se quieran registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° LM, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma: “ evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De modo que, la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre mar cas y signos en trámite de registro marcario en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: frente a marcas de los mismos productos o servicios; o frente a marcas de productos o servicios concurrentes.”… …” En pronunci amientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguiente forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en t rámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios.” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: “Propiedad Intelectual”, FCU, Montevideo, 2006, págs. 73 y 74, subrayado no está en el original). Vistos los criterios relevados y aceptados tanto por la doctrina como la jurisprudencia, y aun considerando que los signos en pugna resultaran similares desde el punto de vista ortográfico (ver fs. 10 y vta. del ppal.), debe tenerse especialmente presente un elemento central que se encuentra dado por los productos que ambos designan. Puntualmente, que EXPERT SINCE 1981 fue solicitada para proteger artículos de “gimnasia y deporte” dentro de la clase internacional No. 28; mientras que el antecedente invocado por la Oficina en su oposición de oficio, EXPERT, si bien distingue productos de la misma clase, lo hace únicamente en relación a “Juegos y juguetes, en par ticular eléctricos o juegos electrónicos” (ver fs. 17 A.A.). VII) Por este motivo, la parte actora reclamó la aplicación del principio de especialidad, en base a lo previsto por el art. 11 de la Ley 17.011 en cuanto prescribe que la propiedad exclusiv a de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Dicha disposición legal, debe ser adecuadamente complementada con lo preceptuado por el art. 6 de la Ley 17.011, en tanto requiere que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes” (el subrayado no está en el original). Como expresan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS: “los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, opone rse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos. Sin embargo, este principio tiene una importante y justificada excepción: resulta inaplicable cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad d e confusión de unos productos con otros. En otros términos, el titular de una marca no sólo tiene el derecho de hacer respetar la exclusividad de su signo para distinguir los mismos bienes para los que solicitó el registro, sino también con relación al uso de dicho signo para distinguir bienes similares. ” ( BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos Aires, 2003, p ág. 98, el subrayado no está en el original). En la emergencia, se estima que no pueden calificarse de similares o concurrentes a los videojuegos (que distingue el antecedente EXPERT), con los artículos para gimnasia y deporte (con cuyo signo busca identificarlos la parte actora), habida cuenta que los productos revisten naturaleza diferente, apuntan a consumidores también diferentes, y tampoco corrientemente son artículos comercializados en los mismos puntos de venta. En tal sentido, como señala CHIJANE: “ Cuando las categorías de productos o servicios comparad os, abstractamente consideradas, compartan idénticos canales de comercialización es dable afirmar , en principio, la existencia de similitud . En tal sentido, si los productos (o servicios) se comercian en locales especializados de idéntica naturaleza, existirá un fuerte indicio a favor de la semejanza. Lo mismo cabe decir respecto a mercancías que compartan secciones especializadas de grandes supermercados” (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego: “Derecho de Marcas”, Editorial REUS-B de F, 2007, pág. 420; destacado no está en el original). En la especialidad del caso, las categorías de productos abstractamente consideradas, no permiten razonablemente convenir que compartan idénticos canales de comercialización y, por otra parte, siguiendo a OTAMENDI el Tribunal tiene reiteradamente sostenido que: “Es lógico que quien pretenda la aplicación de una doctrina de excepción pruebe acabadamente de qué forma se produce la confusión y de qué forma se da la llamada “superposición de productos”. La carga de probar la superposición, “…incluye el deber de mencionar específicamente cuáles son los artículos o servicios concretos entre los que puede producirse la confusión…” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada. Lexis -Nexis. Abeledo -Perrot. Buen os Aires, 2002, pág. 175/176; Cfe. Sentencia No. 338/2012). En lo concreto, la dependencia de la accionada (División Marcas), al oponerse de oficio únicamente fundamentó su objeción al registro del signo distintivo en la existencia de un antecedente registral que protege productos de la misma clase pero, claramente, de diversa naturaleza; por lo que gravaba a la Administración la carga de la prueba de la concurrencia de los mismos; extremo que no se verificó en la especie. VIII) Se suma a lo anterior, que la figura del consumidor entendida como aquel sujeto pasible de incurrir en error o confusión en relación a la distinción de los productos mediante sus signos marcarios, resulta en ambos casos especialmente atento, lo que coadyuva a aventar el riesgo de confusión. Como apunta OTAMENDI: “ Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ell o se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera. ” (OTAMENDI Jorge: “Derecho de Marcas”, cit., pág. 184). Razón por la cual, el eventual compra dor tanto de artículos deportivos como de videojuegos, razonablemente puede calificarse como de especialmente cuidadoso al momento de realizar el acto de consumo. Tal circunstancia , a juicio del Tribunal, disipa cualquier riesgo de confusión, puesto que es el propio consumidor quien resulta apto para efectuar los distingos entre los diferentes productos designados por cada marca, aún dentro de la misma clase internacional. IX) Por último, no puede soslayarse que, la Administración solicitó dar noticia del pleito al tercero beneficiario del acto resistido -EXPERT INTERNACIONAL GMBH - (petitorio 3 a fs. 45/45 vta. ppal.), medida a la cual el Tribunal accedió y materializó (decreto No. 9417/2013, fs. 47/49 del ppal.), sin haberse registrado en estación pr ocesal alguna, la comparecencia de quien gozaba de un interés directo en el mantenimiento de la volición. La inexistencia de actuación del beneficiario del acto en la instancia jurisdiccional -pese a su llamamiento - para defender el obrar administrativo, perjudicó inevitablemente su interés en el proceso (Cfe. Sentencias Nos. 213/2014, 11/2013, 285/2012, 196/2012, 611/2011, entre otras). En definitiva, por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda entablada y, en su mérito, anúlase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A l os efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedesc hi, Dr. Tobía (r.), Dra. Castro, Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).