Sentencia Definitiva N° 61/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de marzo de 2016. No. 61 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "TOPOLA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 452/2012). RESULTANDO: I. En este proceso, la actora TOPOLA S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 29.12.2010, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), por la que se dispuso conceder “el Registro de l a Marca CS CHENSON (mixta), solicitada bajo el expediente No. 388830, a favor de CHENSON COMERCIO EXTERIOR LTDA. de BRASIL, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 35”. (A.A. fs. 31 y 9 de infolios). II. Como fundame nto de su pretensión alegó ser titular de la marca registrada "CHENSON" en la clase internacional Nº16 y que el registro impugnado de la marca "CS CHENSON" configura una hipótesis de confusión indirecta. Citando doctrina señaló que eso ocurre cuando el comprador cree que el producto tiene un origen distinto al real, provocado por la asociación con una familia marcaria perteneciente a otro titular. Por lo cual no debió accederse al registro. Es altamente factible que quien adquiera un servicio comprendido en la clase 35, que lleve la denominación CS CHENSON, piense que se trata de un servicio ofrecido por la ya conocida línea de productos CHENSON fabricados por TOPOLA S.A. lo cual perjudica tanto al consumidor como a esta firma. Destacó que se trata de denom inaciones idénticas cuyo destino será identificar productos y servicios vinculados, comprendidos en clases vinculadas, lo que producirá confusión a nivel de registro y de mercado. Expresó que los productos de la clase 16 (publicaciones en general), son com ercializados en locales de venta al por mayor y menor comprendidos en la clase 35; por lo que a partir de ello, calificó el acto de marras como violatorio de los artículos 4, 14 y 23 de la Ley No. 17.011. Relevó las reglas doctrinarias para el cotejo marc ario, para concluir que en el caso, no se verifican las claras diferencias requeridas por la norma, por lo que se configura un caso de confusión indirecta, apto para producir un perjuicio tanto a esta empresa como a los consumidores. III. Conferido tra slado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que entre los productos y servicios correspondientes a las clases 16 y 35, no se advierte concurrencia alguna; por el contrario, afirmó que si bien los servicios de la última cla se citada son habitualmente contratados por la mayoría de las empresas, ello no significa la verificación de la hipótesis reclamada por la actora. Citó jurisprudencia de este Tribunal, para culminar solicitando la confirmación del acto. IV. A fs. 40 c ompareció la representante de CHENSON COMERCIO EXTERIOR LTDA. a deducir tercería coadyuvante con el Estado, defendiendo la legitimidad del acto de marras. Dijo, luego de invocar sendos informes producidos en el trámite administrativo, que dicha empresa es titular de varios registros del signo marcario CHENSON tanto en el país, como en otros países del mundo. Por ello, dicho signo no solo individualiza el signo marcario sino que también constituye el nombre comercial y denominación social de la empresa, tod o lo cual hace aplicable los artículos 67 y siguientes de la Ley No. 17.011 como el artículo 12 de la Ley No. 16.060. Agregó que la primera solicitud de registro por CHENSON data del 16.2.1996, previo a la solicitud de la actora, esto es el 23.6.2000, lo que demuestra la falta de fundamento de la demanda. En base a lo anterior, arguyó que tanto las fechas e inscripciones registrales como la diversidad de las clases protegidas, evidencia el efecto adverso de las propias afirmaciones de la actora para sus intereses. Consideró, por demás obvio, que si no se configuró una situación de confusión indirecta al conceder el registro marcario de TOPOLA S.A. respecto de la marca de CHENSON, tampoco hoy es admisible la situación inversa. Insistió en que resultando pr obada la coexistencia de las mismas entre los años 2000-2008 se vacía de fundamento la pretensión anulatoria. Por otro lado, afirmó que la marca CHENSON califica de notoria, para lo cual detalló los distintos registros que hacen a su prestigio mundial. Finalmente, reclamó la aplicación del principio de especialidad en la especie. Esto porque además de que las marcas contrapuestas han coexistido -pese a ser idénticas - en el pasado, están destinadas a distinguir clases diversas. De tal modo, culminó abogando por la confirmación del acto. V. Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 112, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 184 fojas); b) la actora alegó de bien probado (fs. 116) y también la demandada (fs. 127); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen No. 185/15, aconsejó desestimar la pretensión anulatoria (fs. 145) ; y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a e studio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO: I. En el aspecto formal, se ha cumplido adecuadamente con las exigencias que, según la normativa vigente, habilitan a ingresar al examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). 1. El 29.12.2010 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictó una resolución (sin número), por la que dispuso: “CONCÉDESE, el Registro de la Marca CS CHENSON (mixta), solicitada bajo expediente No. 388830 a favor de CHENSON COMERCIO EXTERIOR LTDA. de BRASIL, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 35”. (A.A. fs. 31 y fs. 9 del expediente ppal.). 2. Esa decisión fue útilmente recurrida por TOPOLA S.A., mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio. (A.A., fs. 39). Y, no habiéndose pronunciado la Administración demandada a su respecto, operó la denegatoria ficta con fecha 2.5.2012 (Ley No. 15.868 arts. 5 y 6, en la redacción dada por la Ley No. 17.292 art. 41). 3. La demanda anulatoria fue deducida el 11.6.2012 (nota de cargo, fs. 6 infolios). II. Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 29.12.2010 por la DNPI, por la que dispuso conceder el registro de la marca “CS CHENSON” (mixta), a favor de CHENSON COMERCIO EXTERIOR LTDA. de BRASIL, para distinguir los artículos comprendidos en la cla se internacional 35”. (A.A. fs. 31 y fs. 9 del expediente ppal.). III. La cuestión a resolver se centra en la alegada confundibilidad indirecta entre la marca mixta registrada "CS CHENSON" para distinguir los productos de la clase internacional No. 35 y la marca (etiqueta) "CHENSON" de la que es titular la accionante, pre-registrada en la clase internacional No. 16. Los argumentos sustentados por las partes litigantes han sido explicitados y brevitatis causae corresponde atenerse a lo expresado (resultandos II y III). Tras el análisis de la cuestión, el Tribunal, que ya tiene jurisprudencia al respecto, por unanimidad de votos de sus integrantes y compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado. IV. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) las marcas son "signos distintivos" que indican que ciertos bienes o servicios han s ido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada y, explicando el sentido de la marca, se ha dicho que es "cualquier signo distintivo con caracteres de novedad y especialidad, por cuyo intermedio se atestigua ante el cuerpo social la procedencia y calidad de los productos en el campo de las transacciones comerciales". (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. “Manual Teórico - Práctico de Marcas" 3a.ed. Montevideo, Universidad de Montevideo, 2009, p.9-10). De manera que lo relevante es la aptitud de la marca para diferenciar productos evitando la posibilidad de confusión del consumidor. Precisamente esa cualidad distintiva debe apreciarse asumiendo la perspectiva de un consumidor medio de productos de la clase de que se trata. V. Por su parte, s urge de lo s antecedentes que la marca pre-registrada, lo está en la clase internacional 16, que abarca: “artículos de oficina (que no sean muebles), instrumentos para escribir, lápices, lapiceras y bolígrafos, cartucheras, agendas; materiales de instrucció n, o de enseñanza (excepto aparatos); con expresa exclusión de: papel, cartón, artículos de papel o cartón (no comprendidos en otras clases) impresos, diarios y periódicos, libros revistas, fotografía, artículos de papelería y material para el dibujo técnico y las bellas artes en general” (A.A. fs. 11). Mientras que, la marca CS CHENSON (mixta) concedida a través de la resolución aquí impugnada, es para distinguir los productos de la categoría número 35, que incluye: -publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Es decir que, se trata de dos signos marcarios destinados a proteger productos o servicios de diversas clases internacionales, resultando de aplicación el principio de especialidad, contenido en la Ley d e Marcas, en su artículo 11. Dicha norma establece que: “La propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para que hubiere sido solicitada”. Tal como lo consignara el Tribunal en la Sentencia No. 477/2006 “La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege lo s artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55). En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS de las CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos". Si bien es cierto que el principio de especialidad no es absoluto sino limitado por las demás disposiciones de la propia ley y por los principios generales del Derecho, en tanto se trata de evitar el ilícito aprovechamiento de una reputación ajena, en el caso a estudio, tal criterio no es de aplicación por tratarse de productos claramente diferentes: la actora distingue con su marca diversos artículos, en tanto la tercerista la aplica a servicios. Tampoco la confundibilidad indirecta alegada por la parte actora surge probada, ni se advierte que exista una intencionalidad del registrante de aprovechar el prestigio de la empresa actora para promocionar sus productos, los que no guardan relación con los de la accionante. En línea con lo anterior, ha dicho la doctrina que “ La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos marcas no debe ceñirse exclusivamente al cotejo de signos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre productos y/o servicios signados, de modo que la diferencia entre dos signos deberá ser tanto más importante cuan to mayor sea la similitud y viceversa. Esto es así, porque como se indicó, un signo aislado, abstractamente considerado, no es una marca, pero sí lo es el conjunto formado por los dos elementos: signo y productos (o servicios) identificados”. ( CHIJANE DAPK EVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. REUS-B de F. Montevideo 2007, págs. 411 y 412). Como lo expresa Gutiérrez Carrau, sin perjuicio de la aplicación del principio de especialidad, se da la coexistencia pacífica en el registro y en el mercado, de marcas idé nticas o casi idénticas que son cada cual notoriamente conocidas, pero que cubren clases diferentes y pertenecen a titulares también diferentes (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel; “Manual Teórico Práctico de Marcas” , Tercera Edición, Montevideo 2009, p. 26). Tal es la situación aquí planteada en que, las marcas en pugna individualizan productos y servicios diversos absolutamente diferenciables, por lo que no se advierte cómo podría existir confusión, ni aún indirecta como alega la parte actora. Siendo así, la S ede entiende que resulta de estricta aplicación el principio de especialidad, sobre el cual y en el caso, no cabe excepción alguna. VI. Lo dicho anteriormente, se refuerza a partir de la comprobación de que ambas marcas ya han coexistido en el pasado, sin que haya existido confusión alguna entre ambas. En efecto, según dichos de la tercerista -no controvertidos por la parte actora- ésta solicitó su primer registro de la marca “CHENSON” en Uruguay, el 16.2.1996 con el No. 284.878 para distinguir los produ ctos comprendidos en las clases internacionales: 18, 25 y 42 e inscriptos ante la DNPI con fecha 18.3.1998. A su vez, según informa la DNPI (fs. 105 y sgtes .) ante oficio solicitado por la tercerista, el primer registro de la marca “CHENSON” No. 323955, fu e solicitado por la actora el 23.6.2000 y concedida por resolución de fecha 19.11.2001. Si bien aquel primer registro marcario no fue renovado oportunamente por la tercerista y venció en el año 2008, resulta que ambas marcas coexistieron durante los años 2 000 a 2008, en forma pacífica y sin que se planteara el riesgo de confusión que ahora se alega. Más aún, la parte actora, al momento de registrar por primera vez la marca “CHENSON” en la clase internacional número 16, no estimó riesgoso que existiera pre-registrada la misma marca a favor de “CHENSON Comercio Exterior LTDA. de BRASIL” en las clases internacionales 18, 25 y 42. Por lo que no se advierte por qué razón esa cuestión le resulte ahora agraviante. VII. En adición a lo anterior, cabe destacar que la marca concedida a través del acto impugnado, constituye, asimismo, el nombre comercial y denominación social de la firma a la cual fue concedido su registro, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley No. 17.011 en sus artículos 67 y sigu ientes, así como también, lo dispuesto en el Convenio de París en su artículo 8, para la Protección de la Propiedad Industrial. VIII. Por último, cabe señalar que resulta de plena aplicación al caso que nos ocupa, la teoría del “discriminating purchaser” (Ob. Cit. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, p. 158). Y ello porque, los servicios que protege la clase internacional 35 no son de alcance masivo, sino que por el contrario, se encuentran dirigidos u orientados a un público muy específico y delimitado. Advié rtase que, en este caso el público consumidor es sumamente específico y atento a qué servicio es el que contrata, lo que dificulta aún más que se verifique una hipótesis de confundibilidad. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el ar tículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los hon orarios profesionales del abogado de las partes, actora y tercerista, en la suma de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tede schi, Dr. T obía, Dra. Castro (r.), Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).