Sentencia Definitiva N° 41/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de marzo de 2016. No. 41 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "SUNDARAM-CLAYTON LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 462/2013). RESULTANDO : I) Que a fs. 8 comparece el Dr. Gustavo Fischer en representación de la actora promoviendo acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de marzo de 2011, mediante la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca TVS APACHE (mixta), acta 388314, para identificar determinados productos de la clase internacional No. 12, solicitada por parte de Sundaram-Clayton de India. La compareciente relata que TVS GROUP fue fundada en el año 1911 por Shri T V Sundaram Lyengar, como una de las mayores entidades industriales de la India, correspondiendo el término TVS a las iniciales de su fundador. Añade que es uno de los principales fabricantes de vehículos automotores de do s ruedas, componentes de automóviles y computadoras periféricas. Por su parte, Sundaram -Clayton Limited fue fundada en 1962, siendo de las pioneras en la fabricación del sistema de freno de aire en India, agregando un largo listado de registros pertenecientes a la misma. Sostiene que la marca “TVS APACHE” debió ser concedida a la accionante por cumplir con los requisitos de registrabilidad de la ley No. 17.011. Arguye que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dedujo oposición de oficio, alegando conflicto entre la marca solicitada por la compareciente y la marca pre-registrada “TVS” (denominativa), Registro No. 371.930 de Agrigento S.A. Afirma que la firma Agrige nto S.A. de Panamá no es la legí tima titular del signo, no es su propietaria ni se encuentra autorizada para solicitar registrar dicha marca. Manifiesta que la actora posee mejor derecho sobre la marca “TVS” y “TVS APACHE”, entre otras integrantes de la “familia de marcas”, correspondiendo por tanto revocar la resolución que desestimó el registro y conceder el mismo. Expresa que el nombre comercial “TVS” se encuentra amparado por las normas de la ley de marcas No. 17.011 y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su art. 8. Concluye indicando que la ma rca pre -registrada de Agrigento S.A. de Panamá, obstativa al presente registro, imita los signos distintivos de la marca propiedad de la accionante, constituyendo una violación a las disposiciones prohibitivas de la ley marcaria. Solicita, en definitiva, l a anulación del acto encausado. II) La demandada, por su parte, expresa evacuando el traslado conferido (fs. 30-31 vto.), que la accionante no ha logrado probar que sea la verdadera titular de la marca que motiva estas actuaciones, no cumpliendo con l os requisitos del art. 82 del Decreto reglamentario No. 34/99, ya que ésta carece de traducción. Con cluye que ha obrado conforme a Derecho, solicitando la confirmación del acto. III) Abriéndose la causa a prueba, se produjo la agregada de fs. 35 a 51, agregándose por cuerda documentación en 1468 fojas. Alegaron las partes por su orden (fs. 58 a 66 y 70), se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 653/2014) (fs.76), quien abogó por la confirmación del acto impugn ado; y se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma (fs. 78). CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) En obrados, se demanda la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 28 de marzo de 2011, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca “TVS AP ACHE” (mixta), solicitada por la actora bajo Acta N° 388.314 para distinguir los siguientes artículos comprendidos en la clase internacional 12: vehículos automotores de dos ruedas, vehículos motorizados incluidas motocicletas, ciclomotores, scooters y sco oterettes, sus piezas y accesorios incluidos en la clase 12 (fs. 44 A.A.). Contra la resolución impugnada, notificada a la actora con fecha 11 de julio de 2011 (fs. 44 A.A.), se interpusieron los correspondientes recursos de revocación y jerárquico, pres entados el día 25 del mismo mes (fs. 48 A.A.). El último de los recursos fue desestimado en forma expresa por Resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 3 de julio de 2013, notificada a la actora el día 10 de julio de 2013 (fs. 85 y vto. A.A.). Luego, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 24 de julio de 2013 (fs. 8 de autos). III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el cap ítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae. IV) Por Dictamen Nº 653/2014, a fs. 76, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto procesado. V) El Tribunal, por unanimid ad de sus miembros, se apartará en la especie de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, pronunciándose por el acogimiento de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales. VI) Antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, con fecha 30 de enero de 2008 la firma accionante solicitó el registro de la marca mixta “TVS APACHE” (Acta N° 388.314) para distinguir los siguientes artículos comprendidos en la clase in ternacional 12: vehículos automotores de dos ruedas, vehículos motorizados incluidas motocicletas, ciclomotores, scooters y scooterettes, sus piezas y accesorios incluidos en la clase 12 (fs. 2 A.A.). Se produjo oposición de oficio por parte de la Asesora de División Marcas, Esc. Gabriela ESPÁRRAGO, en acto dictado en ejercicio de atribuciones delegadas, en base al antecedente del signo “TVS” (Acta N° 371.930), para la misma clase internacional 12, existente a favor de la empresa AGRIGENTO S.A. (fs. 8 A.A.). De la oposición deducida, se confirió vista a la solicitante, la que fue evacuada por ésta en escrito de fecha 4 de agosto de 2009 (fs. 9 y ss. A.A.). Posteriormente, se produjo informe de fecha 2 de agosto de 2010, suscrito por la encargada de Div isión Marcas, Dra. Blanca MUÑOZ, en el que se aconsejó abrir el expediente a prueba (fs. 15 A.A.), lo que así se dispuso (fs. 16 A.A.). Luego de recibida la prueba, esa misma funcionaria dictaminó, con fecha 11 de enero de 2011, que correspondía mantene r la oposición de oficio deducida, y , en consecuencia , desestimar el registro de la marca solicitada (fs. 43 A.A.). Finalmente, la D.N.P.I. procedió mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2011 a desestimar el registro de la marca mixta “TVS APACHE” (fs. 44 A.A.). VII) Acogimiento de la demanda incoada, en atención a los fundamentos vertidos en la Sentencia N° 529/2015. La Sede ha tenido oportunidad de pronunciarse recientemente ante una causa análoga a la presente, en el marco de los autos de ig ual carátula Ficha No. 298/13, en los que recayó la Sentencia N° 529/2015 de fecha 23 de julio de 2015, por la cual el Tribunal acogió la demanda incoada y , en consecuencia, anuló la resolución por la cual se había desestimado la solicitud de registro de l a marca mixta “ TVS APACHE RTR 160 ”, acto que se había fundado en la oposición deducida de oficio en atención al pre - registro de la marca “TVS” de titularidad de la firma AGRIGENTO S.A. En los referidos autos, a partir del dictado de medidas para mejor estudio, vino a conocerse, por así haberse informado por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que por Resolución de la misma, de fecha 21 de agosto de 2014, se dispuso: “1) Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos legales exigid os por la Ley de Marcas Nº 17.011 Art. 15 del 25.09.98, AUTORÍZASE la inscripción de la transferencia de la marca TVS, Acta Nº 371930, a favor de SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, para la/s Clase/s Internacional/es 12, cesionaria de AGRIGENTO S.A. 2) NOTIFÍQUESE, publíquese, efectúense las anotaciones de estilo, y oportunamente archívese”. A raíz de ello, y tal como señaló el Tribunal en la referida Sentencia N° 529/2015: “(…) a partir del 21 de agosto de 2014, SUNDARAM - CLAYTON LIMITED es la nueva titular d el registro marcario TVS, oportunamente concedido para la protección de artículos de la clase internacional Nº 12 (arts. 15 y 16, Ley Nº 17.011) ”, en función de lo cual, “cesan las razones que llevaran a la División Marcas de la Dirección Nacional de la Pr opiedad Industrial a propiciar la “oposición de Oficio”, que finalmente fuera recibida en el acto en causa, por esta última Dirección Nacional” (Cfme. Sentencia N° 529/2015). Puntualmente, se señaló por la Corporación en la multicitada sentencia: “III) En opinión del Tribunal, no obstante reconocerse la complejidad connatural a este tipo de cuestiones que hacen a la similitud confusionista entre signos marcarios, en el ocurrente, innegablemente operan razones de fuste para aventar la configuración de un supuesto de confundibilidad como fuera afirmado en el acto en causa por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, siguiendo lo dictaminado por su División Marcas. Ello, porque si bien dicho posicionamiento resultaba correcto en el estado de situación bajo el cual se expidiera la Administración en ocasión del dictado de su Resolución de fecha 28 de marzo de 2011, a posteriori sobrevino un hecho nuevo que influye necesariamente en la decisión final que este Tribunal adoptará en el proceso en curso. En efecto, a partir del dictado de medidas para mejor estudio (fs. 67), vino a conocerse, por así haberse informado por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que por su Resolución de fecha 21 de agosto de 2014, se dispuso: “1) Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos legales exigidos por la Ley de Marcas Nº 17.011 Art. 15 del 25.09.98, AUTORÍZASE la inscripción de la transferencia de la marca TVS, Acta Nº 371930, a favor de SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, para la/s Clase/s Internacional /es 12, cesionaria de AGRIGENTO S.A. 2) NOTIFÍQUESE, publíquese, efectúense las anotaciones de estilo, y oportunamente archívese” (fs. 111). Es decir, que a partir del 21 de agosto de 2014, SUNDARAM - CLAYTON LIMITED es la nueva titular del registro marcario TVS, oportunamente concedido para la protección de artículos de la clase internacional Nº 12 (arts. 15 y 16, Ley Nº 17.011); extremo que como fuera adelantado, varía sustancialmente el cuadro fáctico-jurídico que impulsara el dictado del acto administrativo resistido. Siendo entonces que, desde la nueva titularidad de SUNDARAM - CLAYTON LIMITED de la marca TVS (Acta Nº 371930), denominativa, cesan las razones que llevaran a la División Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a pr opiciar la “oposición de Oficio”, que finalmente fuera recibida en el acto en causa, por esta última Dirección Nacional. En concepto de este Tribunal, nada obsta ahora al registro de la marca “TVS APACHE RTR 160 ” (Acta Nº 388315), mixta, para la clase internacional Nº 12, requerido por la empresa accionante, en la medida que se asiste a una situación configurativa de una “ familia de marcas” (concepto éste, admitido en anteriores pronunciamiento de este Cuerpo: Sent. 544/1984, entre otras) que viabiliza la recepción de aquél registro. En tal sentido, GUTIÉRREZ CARRAU expresa -en términos perfectamente aplicables al casus y, que se comparten plenamente - que: “Una “familia de marcas” es un grupo de marcas con una característica reconocible, común a todas ellas (por ejemplo, una misma raíz o desinencia) de tal forma que el público percibe en esa común característica de “la familia” una “asociación” con el titular de las marcas individualmente consideradas. Se ha dicho que esa común característica viene a ser el “apellido” de la familia de marcas. Lo esencial de esta figura, es que exista una “asociación” entre ese elemento común característico y el titular de las marcas. Que el público consumidor, al enfrentarse a esa característica común piense inmediatamente en el titular del grupo de marcas. Sucede en muchos casos, que ese elemento especial es registrado aisladamente como marca independiente y posteriormente es combinado con otros términos conformando nuevas marcas. De esa forma, la característica co mún es -en sí misma - una marca protegible ” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, págs. 95/96). En definitiva, más allá de que pueda discutirse la concepción de la “familia de marcas” como una categoría jurídica, no puede d ejar de reconocerse -como bien lo indica CHIJANE DAPKEVICIUS - que constituye una realidad del mercado, que se presenta cuando el consumidor asocia los signos de un mismo origen empresarial, puesto que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante (e n este caso: TVS) que le sirve de enlace. Es decir, que si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos identificativos de líneas de productos que presentan una común procedencia; ya que la r epetición del elemento dominante hace que se produzca una impresión general común y familiar, y no existirá necesariamente confusión directa, sino indirecta (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego: “Derecho de Marcas”, págs. 394/397). Todo lo cual permite convenir que, los fundamentos (similitud confusionista) que llevaron a que se denegara el registro de la marca “TVS APACHE RTR 160” a la empresa accionante, en relación directa al registro precedente “TVS” propiedad de AGRIGENTO S.A., perimieron, a poco que tuvo lu gar la transferencia de esta última marca al dominio de SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, generándose de tal forma el concepto de familiaridad marcaria con las consecuencias ya apuntadas; de manera tal que no tiene lugar, bajo las circunstancias descriptas, una de satención a las exigencias prevenidas por el art. 6 de la Ley de Marcas ” (Cfme. Sentencia N° 529/2015; en igual sentido: Sentencia N° 691/2015). Las consideraciones expuestas en el citado pronunciamiento resultan plenamente aplicables, mutatis mutandi, a la presente causa, y determinan que deba también en el casus acogerse la demanda de nulidad incoada por la accionante. En definitiva, por los fundamentos expuestos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste (r.), Dr. Gómez T edeschi, Dr. Tobía, Dra. Castro . Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).