Sentencia Definitiva N° 37/2016

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de marzo de 2016. No. 37 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS BRANDS SARL . con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍ A Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 912/2012). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora PHILIP MORRIS BRANDS SARL ., dedujo pretensión anulatoria contra cinco (5) resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de distintas marcas solicitadas por la accionante, pero sin derechos privativos. Tales actos fueron los siguientes: a) resolución dictada el 24.11.2011, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “MARLBORO FLAVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER” (Acta Nº 389.226) sin derechos privativos sobre los términos “FL AVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER” (A.A. fs. 42 en 227 fs.); b) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “MARLBORO FLAVOR PLUS FLAVOR ZONE F ILTER” (Acta Nº 407.722) sin derechos privativos sobre los términos “ FLAVOR PLUS FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 26 en 72 fs.); c) resolución dictada el 30.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ MARLBORO FLAVOR PLUS ” (Acta Nº 407.896) sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR PLUS” (A.A. fs. 212); d) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ FLAVOR ZONE FILTER ” (Acta Nº 407.716) sin derechos privativos sobre los términos que la componen. (A.A. fs. 81 A.A. en 227 fs.); e) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ MARLBORO FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER ” (Acta Nº 407.717) sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 133 en 227 fs.). II) Como fundamento de su pretensión alegó que las resoluciones administrativas impugnadas carecen de motivación, pues , mediante la utilización de fórmulas generales se pretende limitar el derecho de sus marcas. Indicó que los recursos administrativos aún no han sido resueltos, lo que implica el incumplimiento del deber jurídico atribuido a la Administración, inobservancia que debe ser sancionada mediante la presunción simple de ilegitimidad en favor de la actora. Expresó que existe un antecedente registral (Acta N° 396.589) por el cual, con fecha 18.2.2011, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial hizo lugar a la solicitud de la marca denominativa “FLAVOR ZONE”, con derechos exclusivos sobre el término “ZONE”, no así sobre el término “FLAVOR”, presentada por la promotora para la clase internacional 34. Afirmó que dicha resolución es correcta, y para ser coherente, la Administración debería haber concedido derechos exclusi vos sobre el término “ZONE” así como también sobre la expresión “FLAVOR ZONE” en su conjunto. Realizó un análisis de las hipótesis contenidas en el artículo 4° de la Ley No. 17.011 para concluir que los términos y expresiones “FLAVOR PLUS”, “FLAVOR ZONE” y “ZONE”, son distintivos frente a los productos de la clase 34. Puntualizó que, en el caso, los aludidos términos, incluidos en los conjuntos marcarios solicitados, tienen la capacidad de identificar los productos de la clase internacional 34, siendo signos que gozan de suficiente distintividad y originalidad. En tal sentido señaló que, sin duda alguna el público consumidor no tendrá problema en identificar productos de la actora al escucharla; no son términos usualmente utilizados frente a los referidos productos, o calificativos necesarios de los mismos, sino que, por el contrario, cumplen con el requisito de fantasía exigido. Por último, agregó que “FLAVOR PLUS”, “FLAVOR ZONE” y “ZONE”, “FILTER PLUS” tampoco son signos cuyo uso sea requerido para identificar los productos de la clase internacional 34, cuyo uso esté impuesto por la naturaleza o función de los mismos; no son calificativos necesarios de los productos, sino que se trata de conjuntos que cumplen con el requisito de fantasía. En suma, solicitó la anulación de las resoluciones enjuiciadas. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez de los actos, argumentando que los fundamentos en los cuales se basaron, así como el procedimiento administrativo que los sustenta, son suficientes, ajustados a Derecho y por ende, alejan cualquier posibilidad de arbitrariedad. Explicó que FILTER en el idioma inglés significa filtro o filtrar; PLUS significa más o superior; FLAVOR significa sabor o aroma y ZONE significa zona; por lo que estos términos expresan cualidades o atributos de los artículos en análisis. En definitiva, solicitó la confirmación de las voliciones impugnadas. IV) Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 85, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 72 y 227 fojas); b) la actora alegó de bien probado (fs. 87) y también la demandada (fs. 93); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen No. 113/15, aconsejó desestimar la pretensión anulatoria (fs. 96) ; y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se ha cumplido adecuadamente con las exigencias que, según la normativa vigente, habilitan a ingresar al examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). 1. La Dirección Nacional d e la Propiedad Industrial dictó cinco (5) resoluciones mediante las cuales concedió el registro de distintas marcas solicitadas por la accionante, pero sin derechos privativos sobre los términos que las componen, con excepción de la palabra “MARLBORO”. Tales actos fueron los siguientes: a) resolución dictada el 24.11.2011, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “MARLBORO FLAVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER” (Acta Nº 389.226) sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER”. (A.A. fs. 42 en 227 fs.); b) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “MARLBORO FLAVOR PLUS FLAVOR ZONE FILTER” (Acta Nº 407.722) sin derechos privativos sobre los términos “FL AVOR PLUS FLAVOR ZONE FILTER”. (A.A. fs. 26 en 72 fs.); c) resolución dictada el 30.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ MARLBORO FLAVOR PLUS ” (Acta Nº 407.896) sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR PLUS” (A.A. fs. 212); d) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ FLAVOR ZONE FILTER ” (Acta Nº 407.716) sin derechos privativos sobre los términos que la componen. (A.A. fs. 81 A.A. en 227 fs.); e) resolución dictada el 27.1.2012, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca mixta “ MARLBORO FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER ” (Acta Nº 407.717) sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 133 en 227 fs.). 2. Esas decisiones fueron útilmente recurridas por PHILIP MORRIS BRANDS SARL., mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio. (A.A., fs. 46/52; 84/90; 136/143; 174/184; 216/225). Y, no habiéndose pronunciado la Admini stración demandada a su respecto, operó la denegatoria ficta con fecha 1.10.2012 y 29.10.2012 (Ley No. 15.868 arts. 5 y 6, en la redacción dada por la Ley No. 17.292 art. 41). 3. La demanda anulatoria fue deducida el 29.11.2012 (nota de cargo, fs. 13 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra cinco (5) resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas solicitadas por la empresa actora, pero sin derechos privativos sobre los términos que las componen, con excepción de la palabra “MA RLBORO” (A.A. fs. 42, 26, 212, 81 y 133 en 227 fojas). III) Los argumentos sustentados por las partes litigan tes han sido explicitados y brevitatis causae corresponde atenerse a lo expresado (resultandos II y III). Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, por unanimidad de votos de sus integrantes, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la admisión de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará los actos impugnados, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En efecto; a juicio de la Sede , el agravio concerniente a la motivación insuficiente e incongruente de los actos enjuiciados, es de recibo. 1. Emerge de los antecedentes de los actos atacados que el único fundamento de los mismos, estuvo constituido por escuetos informes de la División Marcas, que se limitaron a utilizar fórmulas genéricas para denegar el otorgamiento de derechos privativos sobre los términos “FLAVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER” (A.A. fs. 41), “FLAVOR PLUS FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 25.), “FLAVOR PLUS” (A.A. fs. 211), “FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 80), y “FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 132), soslayando -en todos los casos- todo tipo de consideración específica sobre las razones que llevan a entender que tales términos no pueden ser objeto de registro marcario. Ello implica, de por sí, una insuficiencia en la motivación de las resoluciones impugnadas, extremo que tiene por consecuencia la nulidad de las mismas. 2. A su vez, resulta relevante destacar que, al detener el a nálisis en los citados dictámenes de la División Marcas, se observa que los mismos resultan por demás incongruentes, en tanto el fundamento normativo al cual refieren debería conducir a conceder los registros con derechos privativos; sin embargo, terminan aconsejando exactamente lo contrario. En efecto, los referidos informes, en los cuales se fundamentan las resoluciones encausadas, incurren en una gran incongruencia, puesto que luego de afirmar que las marcas solicitadas no están comprendidas en las nulidades establecidas e n los arts. 4° y 5° de la Ley No. 17.011 -lo que indica que el análisis de los términos de las solicitudes arroja que éstos no expresan cualidades o atributos de los productos (num. 9°), no son genéricos (num. 10°) y revisten distintiv idad (num. 11°) - señalan finalmente que la marca debe concederse sin derechos privativos sobre los términos que las componen, excepto “MARLBORO”, en función de lo dispuesto en el art. 7° de la Ley Marcaria, disposición que justamente remite al art. 4°, que se había considerado no violentado. 3. Recuérdese que, de acuerdo con lo establecido en el art. 7° de la ley marcaria: “ Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones prev istas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. No resulta congruente el hecho de oto rgar un registro sin derechos exclusivos fundándose en el art. 7°, cuando del mismo informe emerge que los signos no se encuentran comprendidos entre las nulidades establecidas en los artículos 4º y 5º, siendo que art. 7° se refiere a las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del art. 4º. 4. En suma, si la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial reconoció que los conjuntos marcarios podrían registrarse, pero lo hizo bajo la limitación establecida en el artículo 7°, debería entenderse que los mismos ingresan en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del artículo 4º; sin embargo, dicho extremo justamente fue negado en los informes que dieron fundamento a las resoluciones atacadas, lo cual aparece en definitiva como una evidente incongruencia, que deriva en una ausencia absoluta de motivación de los actos encausados. En tal sentido, tiene dicho el Tribunal que la fundamentación del acto administrativo no solamente debe existir en forma explícita, sino que debe revestir las calidades de congruencia y veracidad. Por un lado, debe ser congruente, lo cual significa que los motivos, normas y razones invocados deben aparecer como premisas de donde se extraiga lógicamente la conclusión, que es la decisión. Si hay contradicc ión entre la fundamentación y la de cisión esa incongruencia afecta la validez del acto. Y por otro lado, la motivación debe ser exacta, esto es, las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, y l os hechos deben ser verdaderos (Cfme. S entencias No s. 263/2011 y 729/2012, entre muchas otras). En el caso, la motivación es: por un lado insuficiente, y por otro incongruente, lo cual determina la nulidad de las resoluciones impugnadas. V) En oportunidad de contestar la demanda, la Administración sostuvo que la limitación de derechos privativos se encuentra plenamente justificada en razón de que el término “FLAVOR” significa “sabor” o “aroma”, “PLUS” significa “más” o “superior”, “ZONE” significa “zona”, y “FILTER” significa “filtro” o “filtrar” (fs. 18 y vto. infolios). Ahora bien; tales fundamentos fueron brindados con posterioridad al dictado de los actos resistidos, de modo que cuando la voluntad del órgano se expresó, la misma se hizo sin la adecuada y previa fundamentación. Se trata de una motivación ex post facto, inhábil para sanear el vicio original. Enseña ROTONDO, en referencia a la motivación del acto administrativo, que la misma “ Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (…); también expresa rse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos)” (Cfme. ROTONDO, Felipe: Manual de Derecho Administrativo , Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329-330). En suma, la motivación posterior no subsana la grave irregularidad señalada, por lo que los actos impugnados resultan nulos en virtud de la insuficiencia e incongruencia de su motivación. VI) El acogimiento del agravio referido a la ausencia e incongruencia de motivación determina que deba ampararse por tal razón la demanda incoada, no resultando posible en el caso tomar posición sobre los restantes agravios expresados por la actora, pues justamente la ausencia d e motivación clara y suficiente impide conocer con exactitud no solo la fundamentación, sino incluso el alcance de los actos impugnados. VII) Por último, cabe señalar que la anulación alcanza exclusivamente a la concesión sin derechos privativos sobre los términos “FLAVOR PLUS FLAVOR - ZONE FILTER” (A.A. fs. 42), “FLAVOR PLUS FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 26), “FLAVOR PLUS” (A.A. fs. 212), “FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 81), y “FLAVOR ZONE FLAVOR ZONE FILTER” (A.A. fs. 133), dado que esas fueron las fas es de los actos atacados que resultaron objeto de impugnación, no habiéndose conmovido las fracciones de las resoluciones por las que se otorgó a la accionante el registro de las marcas solicitadas. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecid o en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad de los actos impugnados. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Echeveste, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. To bía, Dra. Castro (r.), Dr. Vázquez Cruz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).