Sentencia Definitiva N° 838/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de noviembre de 2015. No. 838 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "ESPRIT INTERNATIONAL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No.178/2013). RESULTANDO: I.- Que a fs. 2 compareció GRACIELA CESTAU en representación de ESPRIT INTERNATIONAL, demandando la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 9 de abril de 2012 por la que se conce de el registro de la Marca AMERICAN ESPIRIT, solicitada bajo expediente No. 392721 a favor de HASAN CHAHIN de URUGUAY para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25. Adujo que el acto le agravia en la medida que concede el regist ro de una marca prácticamente igual a la registrada y notoria, en perjuicio de sus derechos derivados de su marca “ESPRIT” reconocida a nivel mundial en el mundo de la vestimenta y sus accesorios. Adujo que la marca otorgada es confundible, gráfica y foné ticamente con la registrada por ella y su nombre comercial. Manifestó que no se analizó la prueba de notoriedad de ESPRIT, y que en oportunidad de evacuar la vista final, el 12 de marzo de 2012, la DNPI rechazó su escrito aduciendo que fue ingresado fuera de plazo, el 9 de abril de 2012 cuando ya había sido ingresado con anterioridad vía Internet el 12 de marzo. Sostuvo que AMERICAN ESPIRIT reproduce exactamente la marca ESPRIT, agregando la letra I, y que el término AMERICAN puede referir a todo producto procedente de los Estados Unidos, o el resto de América. Manifestó que en virtud de los arts. 1, 5 y 6 de la Ley 17.011 la marca AMERICAN ESPIRIT no es apta para su registro, siendo confundible gráfica y fonéticamente, y coincidiendo, los productos registrados en ambas marcas, en vestimenta, calzado, sombreros, destinados al mismo fin y a cubrir los mismos intereses de los consumidores. Realizó un cotejo de los signos en pugna, a través de la comparación de ambas marcas en su representación gráfica y fonéti ca, y concluyó que existe similitud gráfica al diferenciarse ambas por una sola letra y un término de uso general, por lo que el consumidor será inducido a error; y también similitud fonética, ya que en el conflicto planteado, fácilmente pueden confundirse, con el consiguiente riesgo para el consumidor de una elección inadecuada del producto que busca adquirir; y se basó en variada doctrina al respecto, reafirmando su posición. Consideró que hay identidad conceptual entre ambas marcas, ya que brindan la mi sma idea, detrás del concepto de “espíritu” vinculado a la vestimenta, lo que llevará a la confusión del público respecto de los artículos a adquirir; que la marca impugnada reproduce una marca notoria y el nombre comercial de la actora, por lo que, conforme a lo dispuesto por el art. 5, numerales 6 y 7, de la Ley 17011, la marca no podrá ser registrada; y que hay presunción de concurrencia desleal al solicitar el registro de una marca que no posee los signos de especialidad, novedad ni distintividad, eligiendo el solicitante un signo casi igual al que posee la actora, siendo este de amplia difusión en el país. En definitiva, bregó por la anulación del acto administrativo impugnado. II.- Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 22 el r epresentante del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, contestando la demanda. Expuso que entre los signos en análisis se dan las claras diferencias exigidas por la ley marcaria; que la marca AMERICAN ESPIRIT se traduce como espíritu americano mientras que el signo ESPRIT no tiene un significado preciso, por lo que conceptualmente ambas marcas no verifican ninguna hipótesis de confusión. Adujo que el signo de autos está compuesto por dos palabras y el de la promotora por una; y que los consumidores de los prod uctos de la clase internacional 25, vestimenta, son especialmente selectivos y cuidadosos al momento de adquirirlos, lo que aleja toda posibilidad de confusión, pudiendo convivir ambos signos en el registro y en el mercado sin problemas para las empresas y los consumidores. Sostuvo que el acto dictado se ajusta a las disposiciones que regulan la materia y solicitó la confirmación de la misma. III) Que abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 43 , correspondiendo a la actora la de fs. 3 7 a 39 y a la demandada la de fs. 40 a 42. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 45 a 54 y fs. 57). V) Conferida vista al S r. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen 822/14 aconsejó confirmar el acto procesado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que desde el punto de vista formal se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda entrarse al análisis de fondo del asunto (arts. 4º y 9 Ley 15.869). II) Se demanda la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 9 de abril de 2012 por la que se concede el registr o de la Marca AMERICAN ESPIRIT, solicitada bajo expediente No. 392721 a favor de HASAN CHAHIN de URUGUAY para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25. III) Que las alegaciones de las partes surgen acreditadas en el capítulo de RESULTANDOS a los que corresp onde remitirse brevitatis causae. IV) Liminarmente corresponde que el Tribunal se aboque a analizar el vicio de procedimiento señalado por la actora, que refiere a que no fue considerada en los informes de asesoría la pru eba de la notoriedad presentada, además de haberse manifestado que la vista fue ingresada el 9/4/12 cuando en realidad lo fue el 12/3, en plazo. Conforme se releva del estudio de los antecedentes administrativos agregados a fs. 60 luce informe de la asesora letrada fechado el 9 de febrero de 2012 solicitando se confiera vista a las partes de la prueba producida, vista que fuera notificada a la actora el día 27 de diciembre de 2012 (AA fs. 60). A fs. 61 comparece, el 6 de marzo de 2012, la actora agregando prueba que admite no fue agregada en su comparecencia anterior por un involuntario error. La referida documentación que consiste en copias de los certificados fue glosada a continuación del escrito. A fs. 128 y ss. evacua la vista el tercero interesado. A fs. 140 y 141 se expide la asesora letrada y la directora de asesoría, dictándose el acto resistido el 9 de abril de 2012 (fs. 142 AA). Seguidamente, a fs. 143 -147 A .A. luce agregado escrito de evacuación de vista fechado por la actora el 12 de marzo de 20 12, aunque sin constancia de recibo. En dicho escrito se hace referencia a la prueba que se agrega en tal acto, que refiere a impresiones de la página web de la empresa y documentación en orden a acreditar la notoriedad del signo y nombre comercial de la opositora. En el caso, la parte actora denunció que en los informes de Asesoría la prueba de la notoriedad presentada no fue analizada. Y ciertamente, del examen de los antecedentes administrativos no constan agregados tales documentos, ni tampoco se infie re de la lectura de los dictámenes de la asesoría que tanto los argumentos vertidos en la evacuación de la vista o la prueba que allí se menciona haya sido considerada. El debido proceso en materia de procedimiento administrativo no está limitado al mero hecho de presentar descargos sino que incluye, entre otras cuestiones, que se diligencie toda la prueba admisible, conducente y oportunamente propuesta, a efectos de llegar a la verdad material. Lo acontecido produjo la disminución de las garantías del de bido proceso y afecta la validez del acto dictado con posterioridad. VI) Sin perjuicio de lo expuesto, también sobre el fondo del asunto le asiste razón a la accionante. A partir de la prueba agregada en la acción anulatoria (carpetas rosadas), la notoriedad del signo ESPRIT, al igual que el nombre comercial de la actora, ha sido debidamente acreditado. Y precisamente, es dicha notoriedad la que determina que en el análisis de las marcas en pugna, pueda concluirse que fue violentada la normativa en cuyo amparo se dedujo la acción anulatoria, a saber, arts. 1, 5, núms. 6 y 7, y 6 de la ley 17.011. En efecto, en su ofertorio la actora agregó numerosísimas copias de folletería de la empresa e impresiones de páginas de internet en relación a sus producto s dentro de la clase, en varios idiomas, que aluden a la comercialización en varios países así como su posición en rankings de marcas con mayor prestigio a nivel mundial; registro de la marca en varios países e informes comerciales de la empresa. El art. 5 de la ley marcaria prevé como hipótesis de nulidad relativa : “6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. En referencia al concepto de notoriedad ha sostenido este Tribunal en sentencia 345/14: “ III.6.1.- En efecto. Como bien se señala por MERLINSKI - SALAVERRY, en puridad la Ley Nº 17.011 cumple con el mandato del art. 6 bis del Convenio de París, en tanto allí se establece la prohibición de registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, cuando la autoridad competente estimare ser notoriamente conocida en el país en el que pretende ser registrada (“Las Marcas en el Uruguay”, pág. 28 y ss.). Y, puede convenirse -como lo sostienen autores de la talla de BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS - que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante. Y esa notoriedad es medida de ordinario con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Porque cuando, efectivamente, la notoriedad se extiende a todos los países o, por lo menos a u na gran número de ellos, se puede hablar de una marca “mundialmente notoria”, pero también es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países; de ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de “marca notoria”, “marca célebre” (de alto renombre) y “marca mundialmente notoria”. Debiéndose también despejar la confusión que muchas veces acaece, cuando se vincula el carácter notorio de una marca al uso de que ella se haya hecho en el territorio de referenc ia. Por cuanto, si bien el uso intensivo es uno de los medios para adquirir la notoriedad, ciertamente no es el único (Cf. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/2”, pág. 108 y ss.). Precisamente, el art. 6 bis del Convenio de París (aprobado por D.L. 14.910), establece: “ 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una pers ona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear con fusión con ésta ” (el resalte en “negrita” es del redactor). Por lo expuesto y, porque lo determinante de la notoriedad es su conocimiento en el país donde se produce la colisión con un tercero no autorizado de tal marca -extremo plasmado inclusive en el a rt. 16 del Acuerdo TRIPS (ratificado por Ley Nº 16.671)-, la prueba de la notoriedad alegada por FRENCH CONNECTION LIMITED respecto de la marca, exige que ella fuera tal en el territorio nacional. Pero además -como ya fuera interpretado por esta Corporació n en anteriores pronunciamientos -, esa previsión de la norma “ser allí notoriamente conocida” está señalando que basta con el mero CONOCIMIENTO de la marca a través de publicidad o promoción, sin necesidad de que los productos sean efectivamente comercializados en el Uruguay. Tampoco es esencial al concepto de notoriedad de la marca, que una parte importante de la población del país conozca la marca, sino que sólo debe tomarse en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público (art. 16.2 del A cuerdo TRIP). Lo cual nos introduce de lleno en la diferenciación entre notoriedad “amplia” y “restringida”; debiendo entenderse por la primera el conocimiento general y público, a nivel masivo de la marca en cuestión, mientras que la notoriedad “restringi da” es la que refiere al conocimiento del signo por aquellos que giran en el mismo ramo que cubre la marca. A este respecto, siguiendo indudablemente la previsión del art. 16.2 del TRIP, nuestro Tribunal expresaba en su Sent. Nº 56/986, perfectamente aplicable al caso que nos ocupa:“…pues tal como se expresa en el informe referenciado, el concepto debe ser interpretado como “notoriedad restringida” y no como conocimiento público, sino confinado al ramo a que se dedican los administrados; lo que permite con cluir que la marca propiedad de la parte actora tiene la necesaria difusión internacional como para que quien explota el mismo ramo las conozca con bastante antelación a su pedido de registro; bastando ello para presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal”. Es así, que a juicio de la Sala, necesario resulta concluir una vez examinada y valorada a la luz de la sana crítica, la prueba documental movilizada por FRENCH CONNECTION LIMITED (AA, I: fs. 15/21, 42/59, 70/308, 309/331; AA, III: fs. 1 /69), que la misma se constituye en una, que acredita satisfactoriamente la invocada notoriedad (específicamente, dentro del criterio de “notoriedad restringida” que la norma impone). Porque pudo acreditarse documentalmente, que la citada empresa es la titular de la marca “FCUK”, consecuencia de su registro en el Reino Unido desde el año 1997, habiendo realizado un uso continuo, pacífico e ininterrumpido del mismo, a la vez que su amplia publicidad y difusión en revistas de circulación internacional: “Elle ”, “Vogue” y “Capital” (con difusión en nuestro país), así como en su sitio web con acceso inmediato desde cualquier lugar del mundo. Fue probado que la firma FRENCH CONNECTION LIMITED es titular de la marca de su propiedad en países como: Australia, Berm udas, Canadá, China - Hong Kong, Israel, Japón, Jersey, Korea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido, Kuwait, Malasia, Macao, Filipinas y Taiwán. Inclusive, que ha celebrado contratos de licencia de uso de su marca “FCUK” en varios países (México, Panamá, etc.). Todo lo cual nos informa, acerca de que “FCUK” era una marca de fama y prestigio internacional cuyo conocimiento en nuestro país en el ramo d e actividades que comprende la Clase Internacional Nº 25 debe reputarse cierto, ya que la lógica de lo razonable así lo indica, en un mundo donde impera la globalización de las comunicaciones, al socaire de las probanzas movilizadas. Conocimiento, que nece sariamente debió ocurrir con antelación suficiente a la fecha en que BAZAR ORIENTE S.A. llevó a cabo la solicitud de registro de la marca en cuestión, el 13 de noviembre de 2006.” Precisamente, es dicho concepto de notoriedad restringida el que se verifica en el caso de autos, el que se traduce en un indudable conocimiento del signo propiedad de la actora dentro del ramo vestimenta en el que giran tanto la empresa actora como la solicitante. Es por ello que puede convenirse, tal cual lo expresara el Tribuna l en sentencia 196/12, que “Dicha notoriedad en un ambiente o segmento de productos masivo genera que los consumidores de vestimenta sean más proclives a confundirse con un signo similar al notorio , ya que al enfrentarse ante la nueva marca recordarán o se representarán el signo prestigioso. VII) Si una marca procura, imitar, simular, reproducir con frágiles matices a una marca notoria, se verá inevitablemente beneficiada de la evocación generada en el consumidor medio, que sin ser discriminador, no se e rigirá como un observador razonable de las sutiles diferencias entre una y otra.” Partiendo de esta premisa, se advierte en la solicitud de la marca “AMERICAN ESPIRIT” un ilegítimo intento de aprovechamiento del prestigio que goza la marca notoria, reprodu ciendo parcialmente la misma en el término de fantasía “espirit”, sin que la referencia a un posible origen pueda aportar mayor poder diferenciador. Véase que ESPRIT INTERNATIONAL es una empresa norteamericana (fs. 62 y ss. AA), por lo que el elemento AME RICAN que conforma el conjunto solicitado refuerza por evocación, el origen de la empresa y la marca notoria pre-registrada. Y en referencia a la importancia que corresponde otorgarle a los términos del conjunto señalaba el T ribunal en sentencia No. 11/ 2013, que corresponde “… determinar a los efectos del cotejo cuál de los elementos que componen el conjunto marcario será el que recuerde o llame la atención del consumidor, “…es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento decisivo que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, pág. 180).” En el caso, el elemento decisivo n o se encuentra en “american” sino, en el similar a la marca propiedad de la actora que -por su notoriedad y prestigio- quiso reproducirse. Así, aunque la impresión de conjunto entre “AMERICAN ESPIRIT” y “ESPRIT” o “SPIRIT” no se a la misma, existe similitud ideológica entre la marca pretendida y las pre -registradas, lo que refuerza la idea de que la solicitada intentó una reproducción parcial de la marca notoria pre - registrada y del nombre comercial, en un propósito de verificar concurrencia desleal y a la ve z carente de poder distintivo, en violación de las disposiciones legales contenidas en los arts. 1, 5 , numerales 6 y 7 , y 6 de la Ley No. 17.011. VII) Por último, no puede soslayarse que, la Administración solicitó dar noticia del pleito al tercero beneficiario del acto resistido -HASAN CHAHIN.- (petitorio 2 a fs. 23, del ppal.), medida a la cual el Tribunal accedió y materializó (decreto No. 7392/2013, fs.33 Ib.), sin haberse registrado en estación procesal alguna, la comparecencia de la persona jurídica que gozaba de un interés directo en el mantenimiento de la volición. La inexistencia de actuación del beneficiario del acto en la instancia jurisdiccional -pese a su llamamiento - para defender el obrar administrativo, perjudicó irremisiblemente su interé s en el proceso (Cfe. Sentencia 611/2011). Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA: Acógese la demanda y , en su mérito , anúlase e l acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste, D ra. Castro. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).