Sentencia Definitiva N° 836/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de noviembre de 2015. No. 836 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados: "ANTÍA MOLL Y CÍ A. S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 320/2013). RESULTANDO : I) Que a fs. 6 compareció la Dra. Martina Etcheverry en representación de ANT IA MOLL Y CIA S.A., demandando la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 6 de julio de 2012, por la que se concede el Registro de la Marca EPAMIN (mixta), solicitada bajo expediente No. 3878645 a favor de URUFARMA S.A. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 5. C A 50 En su escrito de demanda, la actora r eseñó que dedujo oposición al registro de la marca EPAMIN para los productos de la clase internacional 5, por confundibilidad directa con la marca ESPASMIN por ella registrada. Adujo que la Resolución impugnada se fundó en una fórmula genérica sin realiz ar el análisis de confundibilidad, estando viciada por ausencia de motivación. Manifestó que en base a las pautas objetivas elaboradas doctrinariamente para apreciar la confusión inter -marcas, se concluye que existe confundibilidad entre las marcas ESPASMIN y EPAMIN. Realizó un cotejo de los signos de pugna, a través de la comparación de ambas marcas en su representación gráfica, y concluyó que existe similitud gráfica al componerse ambas por la misma cantidad de sílabas, difiriendo solo en dos letras, lo que llevará al consumidor a graficarlas de modo idéntico; y también similitud fonética, ya que en el conflicto planteado, ESPASMIN - EPAMIN, comparten fonéticamente seis letras, vulnerando la regla “de las tres letras”, aplicable a productos farmacéuticos y establecida por la Agencia Europea de Medicamentos, para evitar el riesgo de confusión entre productos. Citó variada jurisprudencia del Cuerpo, aplicable al caso a estudio y finalmente, bregó por la anulación de la impugnada. II) Que conferido el c orrespondiente traslado compareció a fs. 17 el representante de la Administración demandada contestando la demanda. Reseñó los antecedentes que precedieron al dictado del acto enjuiciado y rechazó que la resolución recurrida no fuera debidamente motivada, en virtud de la actuación de la Administración ajustada a derecho y a los lineamientos del Decreto 500/91, y que , en la especie , basó su accionar en lo sugerido por su Asesoría Técnica según surge del Resultando del acto en cuestión. Adujo que la A dministración, frente a dos marcas que pueden generar confusión en el consumidor, debe efectuar un análisis respecto al conjunto marcario solicitado en contraposición con el conjunto marcario existente, desde el punto de vista gráfico, fonético, conceptual, etc. ; y que del cotejo de los signos en pugna, surge que las marcas coinciden en el final, lo que no es suficiente para inducir a error al consumidor, siendo una de las marcas mixta y la otra denominativa, por lo que no se configura la confundibilidad alegada. Sostuvo que, desde el punto de vista de la grafía, ambas marcas denotan semejanzas por utilizar un término en común, lo que por sí solo no confunde al consumidor; de la comparación fonética, no se produce confundibilidad, más allá de tener ambas un final común; desde el punto de vista visual, tampoco se configura la confundibilidad, al ser EPAMIN denominativa, es decir agregar un elemento de diferenciación, no impactando en forma similar en el auditor. Manifestó que la marca cuyo registro se impugna, satisface los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley 17.011, y del cotejo de los signos marcarios, se deduce la existencia de diferencias gráficas y fonéticas, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el registro marcario, sin riesgo de confusión en el consumidor habitual. En definitiva, consideró que la impugnada se ajusta a derecho y solicitó la confirmación de la misma. III) Que , abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 54 , correspondiendo a la actora la de fs. 27 a 50 y a la demandada la de fs. 51 a 53. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 56 a 65 y fs. 68). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó anular el acto procesado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que desde el punto de vista formal se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda entrarse al análisis de fondo del asunto (arts. 4º y 9º Ley 15.869). II) Se demanda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 6 de julio de 2012, por la cual se co ncedió a favor de URUFARMA S.A. , el registro de la marca “EPAMIN” (mixta), acta 387.645, para distinguir productos de la clase internacional Nº 5. III) Que los agravios de las partes constan ampliamente explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los que corresponde remitirse brevitatis causae. IV) Que en cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal compartiendo el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y por fundamentos diversos se pronunciará por la anulación del acto impugnado. V) A juicio de la mayoría de la Corporación el agravio de la actora relacionado con la ausencia de motivación del acto impugnado es de recibo. En efecto, y conforme surge del estudio de los antecedentes administrativos, l a empresa URUFARMA S.A. solici tó el registro de la marca mixta EPAMIN para proteger productos comprendidos en la clase 5 (AA fs. 2). En dicho trámite se produjeron dos oposiciones de terceros, la primera de la empresa actora ANTIA MOLL Y CIA S.A., invocando el signo de su propiedad ESPASMIN No. 368.507 registrada para proteger los productos de la misma clase internacional (AA fs. 5), y la segunda del LABORATORIO GAUTIER J. JIMÉ NEZ CABRERA S.A., en base al registro previo a su favor de la marca HEPAMIDA Acta No. 367792 y HEPAMIDA NOS JUNTAMOS Acta No. 356.873, que identifica también productos de la misma clase No. 5 (A fs. 15). También dedujo oposición de oficio la Oficina en base al antecedente NATEGLIN NAATEGLINIDA 30 MG No. 332892, registrado por LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F. en la misma clase (AA fs. 39). A fs. 42, la empresa solicitante URUGARMA S.A., evacuó la vista conferida y expresó que en relación a la oposición de oficio deducida y a efectos de levantar la observación formulada, Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. y URUG ARMA S.A. “han llegado a un acuerdo por el que el primero ha presentado en el día de la fecha, la solicitud de cesión de ambos registros, a favor de mi representada: URUFARMA S.A.”. En relación a la oposición de terceros, controvirtió sus argumentos y específicamente en relación a la actora ANTIA MOLL Y CIA S.A., sostuvo: ““ESPASMIN”, evoca a “un espasmo en diminutivo”, en tanto la marca solicitada a registro carece de todo significado, resultando esta diferencia destacada por la doctrina, a la hora de de terminar la ausencia de confundibilidad entre los conjuntos marcarios” (AA fs. 43 y 44). A fs. 52 se produjo un escueto dictamen por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que se limitó a consignar respecto a las oposiciones particulares lo siguiente: “existen diferencias que les permitan coexistir en el registro y en el mercado” , y aconsejó no hacer lugar a las oposiciones particulares y conceder la marca “EPAMIN”, Acta No. 387.645, para proteger los productos de la clase int. 5. Con referencia a los antecedentes citados en la oposición de oficio, los mismos fueron transferidos al solicitante, según surge de la documentación agregado por lo que corresponde levantar la oposición de oficio por carecer de objeto. El acto impugnado en autos, acogió los argumentos que expone en su dictamen del 27 de junio de 2012 Asesoría Técnica y dictó el acto impugnado en autos, concediendo la marca “EPAMIN”, Acta No. 387.645, para proteger los productos de la clase int. 5, a favor de URUFARMA S.A. de URUGUAY. El Tribunal invariablemente ha relevado que la motiva ción de los actos que dicte la A dministración debe ser suficiente, esto es, idónea o eficaz, de tal suerte que se pueda apreciar con exactitud la razón por la que se adoptó su decisión. Y siguien do las pautas a que arriba la academia, se sostiene que esa fundamentación puede estar consignada en el propio acto o bien en los antecedentes que llevaron a su dictado “porque ello contribuye a que se establezca si el acto que se emite está de acuerdo con los respectivos antecedentes de hecho y de derecho que constituyen su “causa jurídica” o “motivo”, y porque aclara o facilita las cuestiones atinentes a la interpretación del acto y porque permite el mejor control jurisdiccional sobre la exactitud de los motivos en cuyo mérito se dictó el acto (así: MARIENHORFF, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, Abelado -Perrot, Buenos Aires, 1988, págs. 333/336; en jurisprudencia a modo de ejemplo corresponde remitir a las sentencias de este órgano jurisdiccional 326/2013, 154/2008, 8/2008, 7/2006 entre muchísimas otras). En definitiva, debe convenirse que le asiste razón a GIORGI cuando afirma que la Administración se halla condicionada en su actuación por los motivos y fines que el derecho le marca. Y, que una decisión sin motivo o causa, al carecer de base racional no es jurídicamente válida y debe ser anulada (“El Contencioso Administrativo de Anulación”, pág. 214)” (Conforme Sentencia No. 655/2011). En el caso, no se asiste a una prolija, det allada y comprensible exposición de los hechos que operan como supuesto de hecho para la aplicación de la disposición legal apuntada y no basta para cumplir con este requisito normativo invocar la Ley de Marcas No. 17.011 y su Decreto reglamentario pues su simple referencia, no se traduce en la motivación, ya que resulta imprescindible la adecuada exposición de los hechos y adicionalmente, la valoración jurídica que cabe realizar a la Administración, extremos que no surgen explicitados en el acto en causa. VI) En otro enfoque, la Ministra Dra. Alicia Castro Rivera sostiene que en relación a la alegada ausencia de motivación del acto, sin dejar de considerar que la misma es escueta, no importa un vicio que habilite la declaración de nulidad del acto. El acto impugnado invoca el cumplimiento de la ley y del decreto reglamentario en materia de marcas, y concede el registro solicitado de acuerdo al dictamen de la Asesoría Técnica (fs. 52 -53 AA). En el referido dictamen, se expresa que entre el signo en exam en y las marcas por las cuales se dedujo oposición, entre ellas la de la actora, existen diferencias que les permiten coexistir en el registro y en el mercado. El fundamento esgrimido constituye motivación del acto que se procesa, y da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, precisamente en la norma en que se fundamentó la oposición, a saber, art. 6. Dicha disposición legal establece “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o e n trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” En su mérito, la motivación esgrimida resulta suficiente a efectos de entender los motivos que cond ujeron a la Administración a conceder el registro, y en lo que atañe a la actora, a rechazar su oposición; a la vez que, le permiten a la promotora ejercer las defensas que estima del caso. VII) No obstante lo expuesto, el Tribunal en su totalidad estima, asiste razón a la actora en la existencia de un evidente riesgo de confusión entre las marcas en pugna. En efecto, l a similitud gráfica y fonética entre la marca concedida “EPAMIN” y la que es propiedad de la actora pre -registrada “ESPASMIN”, es evide nte, importando lo que se ha denominado “confundibilidad ortográfica” y “confundibilidad auditiva”. Tal como afirmara el Tribunal con anterioridad (sent. 782/11): “Es innegable que gramática y fonéticamente los términos en pugna resultan por completo pas ibles de riesgo confucionista lo que impide su coexistencia pacífica en el registro. Y como ha señalado el Tribunal refiriéndose a los productos de la clase internacional Nº 5: “… esa posibilidad de confusión “ortográfica” y “auditiva”, debe ser apreciada, incluso, con sujeción a los productos de la Clase Int. 5. Como señala el Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, en materia de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS el Dr. Siegbert RIPPE distinguió tres posibles criterios o tendencias (“La Propiedad Industrial en el Uruguay” , pág. 322): a) un criterio riguroso o severo, en razón de que dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio benévolo, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que s e venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; y c) un criterio que el Tribunal categoriza como “ intermedio” o “ecléctico” desde que combina o dosifica los do s anteriores según cada caso. Por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta; y un criterio riguroso en caso contrario (“Manual Teórico -Práctico de Marcas”, 2da. ed. F.C.U., 1998, págs. 91/92). Este tercer criterio es el esgrimido normalmente por el Tribunal que, en Sent. 93/999 (entre muchas otras), ha sostenido que cuando se trata de productos farmacéuticos o químicos, de la Clase Int. 5, el hecho de que los mismos se expendan bajo r eceta médica torna muy difícil la confundibilidad (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas”, págs. 359/360; Sents. 507 y 607/996; 36. 143, 262, 537 y 615/998, etc.). Empero, en el caso ocurrente, no puede hacerse caudal de este extremo, porque nada se ha al egado y probado al respecto. Por ende, se enfrentan dos marcas similares que protegen, indiscriminadamente, artículos o productos de la Clase Int. 5, lo que es susceptible de generar “per se”, riesgo cierto de confusión” (Sent. 785/2010). Precisamente en el caso a estudio, ambas marcas fueron solicitadas para distinguir productos dentro de la clase 5, con la única limitación (posterior) de parte de URUFAMA S.A., a la exclusión de los “hepatoprotectores” (fs. 115-116 AA), a fin de sortear la evidente simili tud con la marca opositora. Sin embargo, el registro concedido persiste en identificar todos los demás productos comprendidos en la clase 5. No puede entonces determinarse, la imposibilidad de que con dicho registro se identifiquen productos concurrentes con los de la actora. Por otra parte, al igual que en el caso de la sentencia citada, no se ha invocado que los eventuales consumidores sean selectivos o sea imposible la confusión por expedirse los medicamentos identificados con las marcas en pugna, bajo receta médica. En consecuencia, la importancia de los productos comprendidos en la clase 5º (medicamentos), impone un criterio de valoración estricto, dado el bien “salud” eventualmente afectado. Ahora bien, el riesgo confusorio no se ve enervado por la presencia de un diseño en la marca “mixta” cuya anulación se promueve. Véase que la Administración por resolución de la DNPI del 11 de abril de 2013 negó el registro de la marca EPAMIN denominativa, por considerarla confundible con ESPASMIN (fs. 41 -43 infolios), lo que supone entender, que el logo adicionado en la marca mixta ahora a estudio, resultó el elemento determinante para la concesión de esta última. Sin embargo, y conforme surge de la solicitud presentada (fs. 2 AA), el diseño que acompaña al térm ino EPAMIN, es el que identifica al laboratorio URUFARMA y es insuficiente para evitar el riesgo confusorio en el consumidor. Resulta de aplicación al caso, lo dicho por el Tribunal en sentencia 153/14: “VI) Aun cuando debe especialmente tenerse presente que los signos cotejados son de naturaleza MIXTA (vide: fs. 13 y 33 A.A.), realizado el análisis comparativo en base a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales demarcados, se permite razonablemente convenir que las diferencias requeridas por la normativa vigente (ex art. 6 de la Ley 17.011) para habilitar la coexistencia pacífica de los mismos, tanto a nivel registral como comercial en la correspondiente porción de mercado, en el caso no se reproducen. Porque debe de verse que ambos signos más all á de que tienen un componente gráfico, resultan ortográfica y fonéticamente idénticos en su porción denominativa, no aportando el postulado aptitud distintiva suficiente en relación al antecedente existente. Así, de acuerdo a la impresión de conjunto qu e genera el signo cuyo registro impetrara la actora, en comparación con el signo prerregistrado (perteneciente a la tercerista), examinados en forma sucesiva, teniendo presentes las semejanzas -plenas en los órdenes ortográfico y fonético - apreciándolos desde el lugar del consumidor calificable como poco atento, no surgen diferencias suficientes, por lo que aparece como adecuada la desestimatoria decidida. En la especie, el componente gráfico no prima o se resalta sobre los restantes, porque como tiene dich o el Cuerpo: “ entre las marcas en pugna se da lo que la doctrina denomina “confundibilidad ortográfica, auditiva y conceptual”. Análisis de confundibilidad que no se entorpece pese a la distinta naturaleza de algunas de las marcas en pugna, desde que en la resistida mixta prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico” (Cfe. Sentencia No. 79/2006). Precisamente, la Corporación reiteradamente ha expresado que en un conjunto marcario mixto como la “etiqueta”, el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el que atrae la atención del consumidor y se conserva en su memoria, siendo en realidad el medio identificador del producto (Sents. 160/95 y 557/03). (Sentencia No. 382/2007).” También resulta pertinente recordar, lo expresado en sentencia 11/13, en relación al punto: “…ingresando al análisis de la posible similitud existente entre las marcas, y considerando el conjunto de sus componentes, en forma sucesiva y pre -reflexiva como aconsejan los postulados elaborados por doctrina y jurisprudenc ia en la materia, relevándose las semejanzas más que reparar las diferencias, debe necesariamente convenirse que, entre la marca denominativa prerregistrada RKF y RCK (mixta), no se advierten claras diferencias, a pesar de que la última presente un particular diseño gráfico (ver: fs. 46 y 83). Correspondiendo determinar a los efectos del cotejo cuál de los elementos que componen el conjunto marcario será el que recuerde o llame la atención del consumidor, “…es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento decisivo que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, pág. 180). Y, en el subespecie el elemento decisivo a la hora de desempeñar el papel de identificación comercial, se concluye es el denominativo, debiendo particularizadamente observar en el cotejo marcario la comparación entre los términos RKF y RCK.” En suma, las diferencias que existen entre EPAMIN y ESPASMIN resultan insuficientes a los efectos de sortear la prohibición prevista en el art. 6 de la ley marcaria, lo que permite concluir que la concedida no es claramente distinta a la pre-registrada. Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Acógese la demanda y en su mérito anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la s uma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste, Dra. Castro. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).