Sentencia Definitiva N° 828/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de noviembre de 2015. No. 828 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “STAGNARI MOISE , HÉ CTOR MARIANO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍ A. Acción de Nulidad” (Ficha No. 748/2013). RESULTANDO : I) Que compareció Héctor Mariano STAGNARI MOISE a promover acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), de fecha 28 de noviembre de 2012 (fs. 6 de los A.A.). Por la volición impugnada, se concedió el registro de la marca “PREMIER H STAGNARI” por el conjun to, en la clase internacional No. 33, sin derechos privativos sobre el término “PREMIER”, en aplicación del art. 7 de la Ley No. 17.011. Es esta últ ima fase de la volición -en la medida que no concede la marca con términos privativos sobre el término “PREMIER”- la que genera el agravio que movilizó al actor a promover el presente accionamiento. Denunció, en lo inicial, que el acto adolece de defect os en su motivación, puesto que se limitó el derecho m ediante la utilización de una fórmula genérica. La resolución administrativa atacada se funda en una fórmula abstracta, carente de motivación; vicio que acarrea la nulidad del acto. Indicó que la marca debió haber sido concedida con exclusividad sobre el conjunto y sobre todos los términos que lo componen, en aplicación de las reglas de registrabilidad de los signos marcarios. El actor detalló la actividad que realiza desde larga data, en el área vitivinícola. Argumentó que el signo marcario es registrable en exclusividad sobre el conjunto y sobre todos los términos que lo componen. Indicó que para establecer si un término se encuentra comprendido en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4º de la Ley de Marcas No. 17.011, no debe realizarse en abstracto sino en concreto. El análisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: i) el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y l os productos que se pretenden distinguir ; y ii) el subjetivo, teniendo presente la precepción y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Lejos de ser una cuestión meramente normativa, la distintividad constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo y, fundamentalmente, los productos y servicios que han de ser individualizados así como el sector del mercado en que será utilizado. La aptitud individualizadora del signo presenta una na turaleza esencialmente dinámica. La concreta modalidad del uso del signo así como la variable percepción q ue de él pueda tener el público consumidor determinan, que un signo originariamente indistintivo, pueda transformarse en una marca y, a la inversa, qu e una marca registrada pierda su significación distintiva. En el caso de “PREMIER”, no es un término comúnmente utilizado para referirse a los productos de la clase 33 (concretamente al vino). Por el esfuerzo que se ha hecho en posicionar a la marca, el si gno ha adquirido una significación secundaria. Cuando esto ocurre, aun cuando el significado primario de algún término que, prima facie, podría considerarse común en forma aislada se pierde, asociándose en forma indisoluble a los servicios prestados. En la actualidad, un consumidor de vinos asocia inequívocamente el signo “PREMIER” con el vino y la empresa H. STAGNARI, razón por la cual también corresponde hacer lugar a la pretensión anulatoria. II) Corrido el correspondient e traslado, compareció el Dr. Raúl RODRÍGUEZ, en representación del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MIERÍA a contestar la demanda incoada. En primer término, rechazó que el acto impugnado no esté debidamente motivado en la normativa marcaria vigente, que establece que los signos que se encuentren comprendidos en los nume rales 9º, 10º y 11º de la Ley No. 17.011, podrán formar parte de un conjunto marcario pero sin derechos privativos sobre los mismos. Con relación al término “PREMIER”, otorgado sin derechos privativos, es una expresión que se adosa a la marca para otorgarle un nivel cualitativo o para mantenerlo, carente de originalidad, que constituye un término descriptivo y, en consecuencia, irregistrable. El secondary meaning alegado por la parte actora, o sea, la mutación del signo de significado genérico a un significado específico, debe ser probado fehacientemente, porque tiene carácter excepcional. Frente a la DNPI no se rindió esa prueba, por lo que el acto no puede ser atacado por esa razón. Citó jurisprudencia conteste con este temperamento. En definitiva, adujo que en la especie se ha procedido en estricta aplicación del Derecho vigente, por lo que cabe rechazar la pretensión. En definitiva, bregó por el rechazo de la pretensión anulatoria. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 15), se produjo la que obra agregada y certificada a fs. 22 . La parte demandada cumplió con su deber de incorporar los antecedentes administrativos, que lucen agregados por cuerda en la carpeta verde en 34 fojas. IV) Se ordenó seg uidamente alegar a ambas partes. La actora formuló su alegato en el escrito que corre glosado a fs. 24 a 26 y, a su turno, la demandada alegó en el escrito que corre a fs. 29. V) Los autos fueron girados a consideración del Sr. Procurador del Estado en lo Cont encioso Administr ativo, que emitió el Dictamen No. 5/2015 (fs. 36 y 36 vuelto ), por el que aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado. VI) Por Decreto No. 635/2015 (fs. 38) pasaron los autos para sentencia, la que previo estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que la pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 28 de noviembre de 2012 (fs. 6 de los A.A.). Por la volición impugnada, se concedió el registro de la marca “PREMIER H STAGNARI” por el conjun to, en la clase internacional No. 33, sin derechos privativos sobre el término “PREMIER”, en aplicación del art. 7 de la Ley No. 17.011. II) Desde el punto de vista formal no existen observaciones que formular, pues se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló útilmente (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República arts. 4º y 9º de la Ley No. 15.869). El acto impugnado le fue notificado a la interesada el día 29 de enero de 2013 (fs. 6 de los A.A.). El 13 de febrero de 2013 interpuso los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (ver escrito y nota de cargo de fs. 10 de los A.A.). La Administración incumplió con su deber de instruir y resolver los recursos administrativos, por lo que el día 2 d e setiembre de 2013 se configuró la denegatoria ficta de los recursos interpuestos por el transcurso del plazo de doscientos días sin resolución exp resa del último de los medios impugnativos movilizados (art. 5 de la Ley No. 15.869 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley No. 17.292). La demanda conteniendo la pretensión anulatoria, fue presentada en tiempo útil el día 31 de octubre de 2013 (nota de cargo de fs. 6 infolios). III) El Tribunal por unanimidad de sus integrantes naturales y, sin compartir la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda incoada y anulará el acto impugnado. En la emergencia, revalidando el temperamento asumido en casos sustancialmente idénticos, el Colegiado habrá de amparar la demanda incoada, puesto que le asiste razón a la parte actora, en su denuncia de que el acto encausado se encuentra inficionado por defectos en su motivación. En efecto, el Tribual ha fallado ya en un número importante de casos similares al que acá nos ocupa, habiendo recaído sentencia en alguno de ellos y, en la medida que no existen diferencias sustanciales en el planteamiento de l os mismos, se mantendrá el mismo criterio (Sentencias Nos. 548/2014, 573/2014, 648/2014, 184/2015, 283/2015, 357/2015, 363/2015, 378/2015, entre otras). En el presente caso, al igual que en los anteriores, la parte actora se agravió de lo que consideró un a orfandad de motivación de la resolución administrativa atacada. Y, efectivamente, basta repasar los contenidos del informe que precedió al dictado del acto y al acto mismo, para concluir que el acto en causa no fue debidamente motivado; además, la motiv ación no solamente es insuficiente sino que es también inexacta. Cabe revalidar enteramente lo dicho por el Tribunal en la sentencia 672/2014, por ser trasladables al ocurrente. Se dijo en ese caso en términos que se revalidan enteramente: “…tras el análisis detenido de los antecedentes, a juicio de la Sede, le asiste razón a la actora en esta fase de cuestionamiento, habida cuenta que de las actuaciones precedentes al dictado del acto así como del contenido o texto del mismo, no lucen adecuadamente exter iorizadas las circunstancias de hecho y razones de derecho que orientaron a la emisión de la voluntad administrativa. En esta línea conceptual, enseña DURÁN MARTÍNEZ que la motivación es pues la justificación del acto administrativo efectuada con la expre sión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida, de manera que se pueda entender la decisión como correcta o aceptable. (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; B uena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, pág. 136). En la emergencia, se estima no se asiste a una prolija, detallada y comprensible exposición de los hechos que operan -valga la redundancia- como supuesto de hecho para la aplicación de la disposición legal apuntada. No basta para cumplir con este requisito normativo con simplemente señalar que el signo cuyo registro fuera solicitado, no está comprendido en las nulidades establecidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011; porque la simpl e referencia al sustento jurídico del dictado del acto, no se traduce en la motivación, ya que es imprescindible la adecuada exposición de los hechos, y adicionalmente, la valoración jurídica que cabe realizar a la Administración. Debe especialmente tener se presente, que el art. 7 citado, justamente refiere a los signos que se encuentren comprendidos en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 (sobre nulidades absolutas), supuestos que en el mismo dictamen en vía administrativa se descartan. Ello, además, perfectamente determina que se esté ante un supuesto de motivación inexacta; en efecto, como se ha dicho: “La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto…” cit., págs. 137/138). En la especie, las circunstancias de hecho enunciadas (no estar el signo comprendido e n las nulidades establecidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011) no se compadecen o subsumen en la regla de derecho invocada (art. 7 eiusdem), ya que no resulta aplicable a esos supuestos. Aún así, la falta de motivación, en el caso, aparece fehacientemente acreditada, en tanto no existe una relación directa y concreta de los hechos del caso específico de resolución (ex art. 123 del Decreto No. 500/991); examen o análisis particular y concreto, que debió efectuarse en relación a los signos cuya registra ción se solicitó, respecto de los términos integrantes del conjunto para justificar la decisión adoptada. Nada de ello ocurrió en el subespecie y, por otra parte, los impugnados no cumplen cabalmente con lo estipulado en el art. 124, nums. 2 y 3, del De creto No. 500/991; en efecto, en los correspondientes resultandos no se exponen los hechos que constituyen los antecedentes de los actos (y además de éstos no se aprecian los elementos que sean la causa para dictarlos); y en los considerandos no se desarro llan los fundamentos de derecho, las doctrinas aplicables, razones de mérito y finalidad perseguida (fs. 40, 100, 139, 176, 213 y 252 A.A.). Pese a ello, el encuadramiento en los nums. 9 y 12 del art. 4 de la Ley 17.011, recién se ensayó en la contestació n de la demanda (fs. 19 del ppal.), extemporáneamente, de modo que al dictarse los actos encausados, la accionada no cumplió adecuadamente con las formas que presiden su actuación. Sin perjuicio de anotarse, que la intempestiva valoración jurídica de los hechos, no subsana la omisión preanunciada de exponer adecuadamente las razones de hecho y de derecho que determinan las concesiones de registros marcarios sin derechos privativos sobre los términos empleados. En referencia a la motivación del acto y sien do enteramente aplicable al subespecie, el Tribunal en Sentencia No. 732/2012 citando a ROTONDO, estimó que la misma: “Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (…); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anter ior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos). (ROTONDO, Felipe: Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329 -330, el destacado no está en el original). En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adolecer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", luego de dictado el acto original que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniendo a la vista la motivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múltiples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente relevantes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tesis) sos tiene esta premisa, expresando que "en la vía administrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa de l administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibil idad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T. 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133)”. A lo dicho en el citado fallo, cabe añadir, e n la misma línea, lo que con acierto ha expresado en doctrina el Dr. Miguel PEZZUTTI, quien asevera que la motivación resulta ser un atributo separado e independiente de la forma, tanto del acto como del procedimiento; “…podrá no surgir del acto mismo en los términos del art. 124 del Decreto 500/991, pero siempre que emane claramente de los antecedent es documentados que preceden el dictado del acto. Además, se trata de una emergencia de fondo, garantía del derecho a conocer el sentido y fin de los actos, así como a facilitar su control jurisdiccional. En la jurisprudencia del TCA se ratifica esta con cepción, desde que no se admite su formulación a posteriori ” (PEZZUTTI, Miguel: “Formalismo estricto, atenuado e informalismo: ¿Cuál es el principio en el Derecho Administrativo Uruguayo?” en AA. VV.: “El procedimiento administrativo y la función pública e n la actualidad (Felipe Rotondo: Coordinador)”, Facultad de Derecho, Universidad de la República, FCU, Montevideo, 2014, pág. 196). IV) En definitiva, las irregularidades en la motivación apuntadas, determinan que el Tribunal decida amparar la demanda incoada, revalidando enteramente lo sostenido en múltiples casos sustancialmente idénticos al presente. Por estos fundamentos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de l a Constitución de la República, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad d e $ 23.000 (p esos uruguayos veintitrés mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste , Dra. Castro. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).