Sentencia Definitiva N° 825/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de noviembre de 2015. No. 825 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “AJINOMOTO CO. INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 130/2013). RESULTANDO : I) Que con fecha 10/3/2013, a fs. 2, Ajinomoto Co. Inc. demandó la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), con fecha 29.3.2012, por la cual se dispuso conceder: “ el Registro d e la Marca AMINOSWEET (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 410871 a favor de AJINOMOTO CO. INC. de JAPÓN, para distinguir los artículos/servicios c omprendidos en la/s clase/s internacional/es 1 (Edulcorantes ratifícales; productos químicos para uso en la industria alimentaria)” (fs. 8 de los AA). En su demanda , la rep resentante de la empresa actora afirmó en primer término que el acto impugnado carece de motivación. Expresó que en el caso fue aplicado el art. 7 de la L ey 17.011 sin motivación alguna, lo que determina que se carezca de la plena sapiencia del relato de hechos y fundamentación jurídica que reclaman la vocación aplicativa del precepto. Dijo que presentada de tal modo la resolución de marras, es decir sin fundamentación, resulta meramente arbitraria. Tanto es así qu e la Administración descompuso -sin explicitar tampoco el porqué - el término solicitado, cuando en realidad constituye un continuo sonoro que se expresa AMINOSWEET y se grafica del mismo modo. Defendió la distintividad del término referido, y conceptualizó el signo solicitado para considerar que no se trata de un signo genérico, descriptivo o de uso común, por lo que no se enmarca a su juicio entre las prohibiciones previstas en el art. 4 de la norma. Agregó que el consumidor medio nacional reputará que la marca presenta la vocación individualizante, pues la apreciará sin desmembraciones; por lo que la Administración debió concederlo con derechos exclusivos a su mandante, pero no lo hizo, cercenando su derecho y pues aplicó de un modo incorrecto y sin explicitar sus razones, el art. 7 de la ley marcaria. También destacó la contradicción existente en la propia resolución, por cuanto se concedió el registro de la marca AMINOSWEET, aunque seguidamente procedió a su desmembración, agregando que lo hacía “sin derechos privativos sobre los términos que la componen”. Insistió en que la expresión es una creación de fantasía y orig inal de su mandante, aunque señaló que de admitirse la desmembración de la marca, tal cual lo hizo la Oficina, la resolución debió indicar que no se conceden derechos sobre los términos AMINO y SWEET, pero sí por el conjunto. Concluyó subrayando que AMINO SWEET constituye un término sonoro y gráfico, no siendo admisible su desmembración; pero de admitirse, la DNPI debería indicar que concede la marca por el conjunto, sin derechos exclusivos sobre los términos AMINO y SWEET. Por tales razones, solicitó al Tribunal la anulación del acto. II) Al comparecer a fs. 21 y ss. la representante de la Administración, consideró que lo actuado por la DNPI se ajustó a la normativa vigente. Dijo, controvirtiendo a la actora, que la solicitud en cuestión lo fue para el registro de la marca mixta cuya parte denominativa se conforma -como emana del formulario presentado - no por una sino por dos expresiones: AMINO y SWEET. Afirmó que atento a los productos solicitados, ambos términos ingresan en las prohibiciones establecidas en el art. 4 de la L ey 17.011, por lo que de concederse con derechos absolutos el registro de tales expresiones, se conferiría un derecho exclusivo de un modo contrario a la ley. Repasó lo dispuesto por los numerales 9 a 12 del art. 4 de l a norma marcaria, para estimar que en la especie queda demostrado que el registro peticionado ingresa en las prohibiciones allí establecidas. En cuanto a la alegada falta de motivación, dijo que no resulta de recibo por cuanto la: “supuesta ausencia de m otivación que invocó no le impidió impugnar la resolución ni deducir la acción de anulación”, razón por la cual no se justifica la anulación pretendida. Agregó que si el Tribunal anulase el acto recibiendo tal agravio, ello implicaría exclusivamente retrotraer el procedimiento a la etapa anterior al momento del dictado del mismo, pero en modo alguno implicaría la concesión del registro de la forma en que lo pretende el actor. Culminó expresando que el acto administrativo al reflejar la normativa aplicable debe ser confirmado, por lo que peticionó una decisión en dicho sentido. III) Que abierto el juicio a prueba por 60 días a través del Decreto No. 6525 /2013 (fs. 26), las partes produjeron la que luce certificada a fs. 70. IV) Que alegaron de bie n probado las partes por su orden, y conferida la vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, emitió el Dictamen No. 691/14, aconsejando la confirmación del acto. V) Se citó a las partes para sentencia por Decreto No. 11883/2014 de fecha 15.12.2014, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) En obrados, se demanda la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de marzo de 2012, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca mixta “AMINOSWEET” (Acta No. 410.871), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (artículo 7 de la Ley 17.011), a favor de la firma AJINOMOTO CO. INC. de Japón, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional 1: edulcorantes artificiales; productos químicos para uso en la industria alimentaria (fs. 8 A.A.). Contra la resolución impugnada, notificada a la actora con fecha 15 de mayo de 2012 (fs. 11 A.A.), se interpusieron los correspondientes recursos de revoc ación y jerárquico, presentados el día 25 del mismo mes (fs. 12 A.A.). Transcurrido el plazo de doscientos días sin resolución expresa del último de los recursos interpuestos, se produjo con fecha 11 de diciembre de 2013 la denegatoria ficta. Luego, la d emanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 19 de marzo de 2013 (fs. 2 de autos). III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae. IV) Por Dictamen No. 691/2014, a fs. 85, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto procesado. V) El Tribunal, apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, se pronunciará en la especie por el acogimiento de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales. VI) Antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, el día 25 de marzo de 2010 se presentó ant e la D.N.P.I. la firma AJINOMOTO CO. INC. de Japón, a ef ectos de solicitar, bajo Acta No. 410.871, el registro de la marca mixta “AMINOSWEET” para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional 1: edulcorantes artificiales; prod uctos químicos para uso en la industria alimentaria (fs. 2 A.A.). El expediente pasó a la Asesora de División Marcas Esc. Fernanda GIANFAGNA, la que dictaminó que la solicitud de referencia no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º de la Ley 17.011, y no existiendo antecedentes oponibles, sugirió conceder el registro solicitado, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de la Ley 17.011 (fs. 7 A.A.). Finalmente, la D.N.P.I. procedió media nte resolución de fecha 29 de marzo de 2012 a conceder el registro de la m arca mixta “AMINOSWEET” (Acta No. 410.871), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (artículo 7 de la Ley 17.011), a favor de la firma AJINOMOTO CO. INC. de Japón, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase internacional 1: edulcorantes artificiales; productos químicos para uso en la industria alimentaria (fs. 8 A.A.). VII) Ilegitimidad del acto impugnado en virtud de que su motivación es insuficiente e incongruente. El primero de los agravios expresados por la parte actora dice relación con la ausencia de motivación suficiente de la resolución resistida, en lo que refiere a la limitación de derechos de exclusividad. Afirmó la representante de la actora, que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de marca de su mandante. La Administración descompuso la marca, cuando en realidad es un con tinuo sonoro que se expresa AMINOSWEET y se grafica del mismo modo. Señaló que el acto genéricamente se remite al artículo 7 de la L ey de marcas, disposición que admite el registro de signos comprendidos en las prohibiciones contenidas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4, formando parte de un conjunto marcario pero sin derecho s privativos sobre los mismos. Sostuvo que la resolución atacada cercena el derecho de marca de la compareciente, al no atribuirle derechos exclusivos sobre los términos AMINO y SWEET, sin explicitarse las situaciones fácticas o causales jurídicas que motivan la voluntad decisoria. A juicio del Tribunal, asiste plena razón a la actora, en tanto emerge de los antecedentes del acto acatado que el único fundamento del mismo está c onstituido por un escueto informe de la División Marcas, que se limita a utilizar una fórmula genérica para denegar el otorgamiento de derechos privativos “sobre los términos que la componen”, soslayando todo tipo de consideración específica sobre las razones que llevan a entender que dichos términos no pueden ser objeto de registro marcario. Incluso no resulta del todo claro cuáles serían “los términos” que componen la marca, pues en ésta luce una sola palabra “AMINOSWEET”, no resultando ajustado a los cr iterios de análisis habitualmente manejados por doctrina y jurisprudencia el desmembramiento de un conjunto marcario a efectos de su examen. Lo señalando implica, de por sí, una insuficiencia en la motivación de la resolución impugnada, extremo que tiene p or consecuencia la nulidad de la misma. VIII) Sin perjuicio de ello, al detener el análisis en el citado dictamen de la División Marcas, se observa que el mismo resulta por demás incongruente, en tanto el fundamento normativo al cual refiere debería con ducir a conceder el registro con derechos privativos, y sin embargo, termina aconsejando exactamente lo contrario. En efecto, el referido informe, en el cual se fundamenta la resolución encausada, incurre en una grosera incongruencia, puesto que luego de afirmar que la marca solicitada no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4° y 5° de la Ley 17.011, señala finalmente que la marca debe concederse sin derechos privativos sobre los términos que la componen, en función de lo dispuesto en el art. 7° de la Ley, disposición que justamente remite al art. 4°, que se había considerado no violentado. Recuérdese que, de acuerdo a lo e stablecido en el art. 7° de la L ey marcaria, “ Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previ stas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. No resulta congruente el hecho de otorgar un registro sin derechos exclusivos fundándose en el art. 7°, cuando del mismo informe emerge que el signo no se encuentra comprendido entre las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º, siendo que el art. 7° se refiere a las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del art. 4º. Se incurre en grosera incongruencia, puesto que por un lado se afirma que no se ha violentado el art. 4°, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud (puesto que a éstos refiere la norma) arroja que éstos no expresan cualidades o atributos de los productos (num. 9°), no son genéricos (num. 10°), y revisten distintividad (num. 11°); sin embargo, pese a considerar que no se infringen tal es prohibiciones, no se concede exclusividad de derechos sobre tales términos. En resumen, si la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial reconoció que el conjunto marcario podía registrarse, pero lo hizo bajo la limitación establecida en el artículo 7°, debería entenderse que los términos ingresan en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del artículo 4º, pero dicho extremo justamente fue negado en el informe que dio fundamento a la resolución atacada, lo cual aparece en defi nitiva como una evidente incongruencia, que deriva en una ausencia absoluta de motivación del acto encausado. En tal sentido, tiene dicho el Tribunal que la fundamentación del acto administrativo no solamente debe existir en forma explícita, sino que debe revestir las calidades de congruencia y veracidad. Por un lado, debe ser congruente, lo cual significa que los motivos, normas y razones invocados deben aparecer como premisas de donde se extraiga lógicamente la conclusión, que es la decisión. Si hay cont radicción entre la fundamentación y la de cisión esa incongruencia afecta la validez del acto. Y por otro lado, la motivación debe ser exacta, esto es, las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, y los hechos deben ser verdaderos (C fme. Sentencias Nos. 263/2011 y 729/2012, entre muchas otras). En el caso, la motivación es por un lado insuficiente, y por otra incongruente, lo cual determina la nulidad de la resolución impugnada. IX) En oportunidad de contestar la demanda, la Administración sostuvo que la limitación de derechos privativos se encuentra plenamente justificada en razón de que el conjunto marcario se integra por dos expresiones, “AMINO” y “SWEET”, las cuales ingresan en las prohibiciones establecidas en el art. 4° de l a ley de marcas, atento a los productos para los cuales se solicitó protección, ya que el término “amino” se conceptualiza como una composición química, y el vocablo “sweet” significa “dulce” en inglés, por lo que no pueden otorgarse derechos exclusivos sobre tales términos. Ahora bien; tales fundamentos fueron brindados con posterioridad al dictado del acto resistido, de modo que cuando la voluntad del órgano se expresó, la misma se hizo sin la adecuada y previa fundamentación. Se trata de una motivación ex post facto, inhábil para sanear el vicio original. Enseña ROTONDO, en referencia a la motivación del acto administrativo, que la misma “ Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (…); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como pre misas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos)” (Cfme. ROTONDO, Felipe: Manual de Derecho Administrativo , Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329-330). Por su parte, en otro aporte doctrinario referido a la motivación, expresa la Dra. PÉREZ BENECH: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adole cer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", luego de dictado el acto original que fuera recurrido, no r esultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniendo a la vista la motivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múlti ples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex po st-facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente relevantes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tes is) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía admi nistrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (Cfme. PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T . 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133). En suma, la motivación posterior no subsana la grave irregularidad señalada, por lo que el acto impugnado resulta nul o en virtud de la insuficiencia e incongruencia de su motivación. X) En definitiva, el acogimiento del agravio referido a la ausencia e incongruencia de motivación determina que deba ampararse por tal razón la demanda incoada, no resultando posible en el c aso tomar posición sobre los restantes agravios expresados por la actora, pues justamente la ausencia de motivación clara y suficiente impide conocer con exactitud la fundamentación del acto impugnado. La anulación alcanza exclusivamente a la concesión “sin derechos privativos sobre los términos que la componen”, dado que esa fue la fase del acto atacado que resultó objeto de impugnación, no habiéndose conmovido la fracción de la resolución por la que se otorga a la accionante el registro de la marca solicitada. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda incoada, y en su mérito, anúlase el acto administrativo encausado, en su fase impugnada, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando X). Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, f íjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $23.000 (pesos uruguayos veintitrés mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Eche veste (r.), Dra. Castro. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).