Sentencia Definitiva N° 824/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de noviembre de 2015. No. 824 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILIP MORRIS BRANDS SARL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No.510/2012). RESULTANDO : I. En este proceso, la actora PHILIP MORRIS BRANDS SARL, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 21.9.2011, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se dispuso: “Desestímese la solicitud de Registro de Marca RECESSED, solicitada bajo expediente No. 394322 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (A.A. fs. 44). II. Como fundamento de su pre tensión alegó que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de su marca. Indicó que se remitió genéricamente al artículo 4º , numeral 11, de la Ley de Marcas, sin especificar los motivos concretos para desestimar la solicitud. Aludió al prestigio de la firma PHILIP MORRIS y a la existencia de sus renombrados productos MARLBORO, L&M, PHILIP MORRIS y PARLIAMENT. Precisó que el término “RECESSED” se encuentra registrado co mo marca de su propiedad en varios países, por ejemplo Argentina, Suiza, Costa Rica, Panamá, Colombia, México y Chile y que el uso de dicha marca se asocia naturalmente con su firma, puesto que “RECESSED” es una denominación que el público consumidor relac iona automáticamente a otra marca notoria de propiedad de PHILIP MORRIS, protectora de la clase 34: “PARLIAMENT”. Sostuvo que “RECESSED” no es un signo cuyo uso sea requerido para identificar los productos de la clase internacional 34 , impuesto por la naturaleza o función de los mismos. El término está en idioma inglés y no tiene por lo tanto un significado específico para el público fumador de nuestro país, siendo que no se trata de la lengua local. Por tanto, considerarán que se trata de un término absolutamente inventado. Como fundamento de sus dichos, aludió a las Sentencias de la Corporación, Nos. 162/2006, 256/2009 y 1041/2010. En definitiva, solicitó la anulación de la volición resistida. III. Conferido traslado, la Administrac ión demandada defendió la validez del acto, argumentando que “recessed filter” es un tipo de filtro especial que presenta una parte hueca, por lo que en definitiva es una característica, cualidad de este tipo de filtros. De ese modo, la pretensión de la accionante vulnera las previsiones de los numerales 9, 10 y 12 del artículo 4º de la Ley Nº 17.011. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. IV. Se dio noticia del pleito al tercero denunciado, LA REPUBLICANA S.A. (fs. 20 -21), quien comparec ió a fs. 28 y vto. a deducir tercería coadyuvante. Señaló que el actor entiende que la nulidad del registro denegado, deriva del hecho que la marca pre -registrada se encuentra sujeta a una acción de nulidad ante esta Sede. Sin embargo dicha acción de nu lidad no tiene carácter suspensivo sobre el acto que confirmó el registro de “RECESSED” a nombre de su firma, el cual se encuentra vigente y obsta al registro solicitado por el actor, que le fuera correctamente denegado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. V. Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 92, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 53 fojas); b) la actora alegó de bien probado (fs . 95) y también la demandada (fs. 105); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen No. 15/2015, aconsejó desestimar la pretensión anulatoria (fs. 109) ; y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sre s. Ministros en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO: I. En el aspecto formal, se ha cumplido adecuadamente con las exigencias que, según la normativa vigente, habilitan a ingresar al examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). 1. El 21.9.2011 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictó una resolución (sin número), por la que dispuso “Desestímese la solicitud de Registro de Marca RECESSED, solicitada bajo expediente No. 394322 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (A.A. fs. 44). 2. Esa decisión fue útilmente recurrida por PHILIP MORRIS BRANDS SARL, mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio. (A.A., fs. 44). El 21.7.2011, el Ministerio de Industria, Energía y Minería confirmó el acto resistido, según los dichos de la parte actora, no controvertidos por la demandada. 3. La demanda anulatoria fue deducida el 29.6.2012 (nota de cargo, fs. 12 infolios). II. Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 21.9.2011, por la Direcció n Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca RECESSED (Acta Nº 394.322) a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 34. (A.A. fs. 44). III. Los argumentos sustentados por las partes litigantes han sido explicitados y brevitatis causae corresponde atenerse a lo expresado (resultandos III y IV). Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, por unanimidad de votos de sus integrantes y compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundament os que se explicitan a continuación. IV. Emerge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que a fs. 2 compareció la parte actora, a efectos de iniciar el trámite de registro del signo denominativo RECESSED, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 34. Seguidamente, luce la oposición deducida por LA REPUBLICANA S.A. a la solicitud movilizada por la accionante, invocando el registro previo a su favor del signo P PARK RECESSED FILTER con el Nº 374.059. A fs. 17 y ss. de los A.A. PHILIP MORRIS BRANDS SARL evacuó la vista relativa a la citada oposición; y luego, a fs. 25 la Administración dedujo la oposición de oficio. Ello, ameritó que la Asesoría Letrada de la Administración demandada se expidiera mediante i nforme que luce agregado a fs. 42, donde la Dra. SILVA aconsejó desestimar la solicitud de registro. Finalmente, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó el acto impugnado, en la misma línea que lo aconsejado por su Asesoría Letrada. V. El Tribunal habrá de desestimar el accionamiento en virtud de considerar que no son de recibo los argumentos desplegados por la actora. En efecto; en lo que concierne a la motiva ción del acto impugnado, la Sede entiende que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cumplió cabalmente con su deber de explicitar las razones por las cuales negó el registro de la marca solicitado por PHILIP MORRIS BRANDS SARL. Como enseña Marienhoff sobre el punto, "la motivación" del acto administrativo puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar "la forma" del acto: en el proceso de "formación" o en el de "expresión" de la voluntad de la administración pública" . (MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, T. II, págs. 330 a 332). En la especie, el acto enjuiciado (A.A. fs. 44) alude concretamente en el Resultando III, al dictamen de la Asesoría Técnica elaborado el 20.9.2011, el que hace suyo como fundamento de la volición resistida. Dicho informe, emitido p or la Dra. Magdalena Silva y que luce agregado a fs. 42 -43 de los antecedentes refiere concretamente a que el registro impetrado carece de fantasía, no presentando las características de novedad, especialidad y distintividad requerida por la normativa vige nte en la materia. A su vez, en dicho informe se señala que el término “RECESSED” carece de la distintividad suficiente para convertirse en marca, ya que dicho vocablo tiene directa vinculación con los productos de la clase internacional 34. En tal senti do, hace referencia al filtro de cigarrillo sangría, creado para permitir un mayor flujo de aire sin interferencias. En definitiva, a juicio del Tribunal el acto impugnado se encuentra correctamente motivado, por lo que el agravio relativo a la falta de motivación, no es de recibo. VI. En cuanto al fondo del asunto, la Sede entiende que la resolución enjuiciada es acorde a Derecho. La desestimatoria del registro impetrado se fundó en el artículo 4, numeral 11 de la Ley de Marcas, alegando que el t érmino “RECESSED” -que traducido al idioma español significa “hueco” - es indiscutiblemente una denominación que reseña una cualidad o característica del producto que pretende protegerse, en el caso de la clase internacional Nº 34, “Tabaco: artículos para fumadores; cerillas”. Como dispone la Ley Nº 17.011 artículo 4 núm. 11: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. Sobre el punto, la Dra. Bugallo ha señalado que en la segunda parte del numeral, la norma “… al calificar los signos que no h an de ser considerados como marca, hace referencia a expresiones y adjetivos que complementan la condición básica de registrabilidad, que luego establece expresamente en el artículo 6º de la ley. Es decir, que enumera las características que tienen las mar cas, manteniendo literalmente, el régimen anterior. Interpretando a contrario sensu esta norma podría decirse que las características para que un signo se considere marca serán: a) fantasía; b) novedad; especialidad; carácter distintivo”. (BUGALLO, Beatri z. “Propiedad Industrial”, FCU, Montevideo 2007, págs. 96-97). En el caso a estudio, siendo que el término “RECESSED” constituye un término que describe una cualidad o característica de un producto y carece, por tanto, de las notas de fantasía y novedad, no puede constituirse como marca y quedar excluido su uso por otras firmas, pues no es un término apropiable por un particular. En este mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal en la Sentencia Nº 628/2013 , en la que sostuvo: “Los términos controvertidos “RECESSED” y “FILTER” además de ser genéricos (ahuecado y filtro, traducidos al español) como sostiene la tercerista en sede administrativa, refieren a un tipo de filtro especial que presenta una parte hueca. “Recessed, en definitiva es una caracterís tica, cualidad de este tipo de filtros “ahuecados” (vide fs. 44 AA). De hecho, así fue considerado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al conceder el registro que se resiste, y por ello integra el conjunto sin derechos privativos sobre estos términos”. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria incoada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de las partes, actora y tercerista , en la suma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi , Dr. Tobía, Dr. Echeveste, Dra. Castro (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).