Sentencia Definitiva N° 633/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de agosto de 2015. No. 633 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILIP MORRIS BRANDS SARL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 766/2013). RESULTANDO : I) Que a fs. 7 y ss. comparec ió Martina Etcheverry, en representación de la actora promoviendo acción de nulidad contra la Resolución dictada el 14/3/12 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “PARLIAMENT ABSOLUTE INDULGENCE” (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos “ABSOLUTE INDULGENCE” (art. 7 Ley 17.011), solicitada bajo acta Nº 409827 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de Suiza, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 34 (fs. 28 AA). Afirmó que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de marca de su mandante. Genéricamente se remite al artículo 7 de la ley de marcas, disposición que admite el registro de signos comprendidos en las prohibiciones contenidas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4, formando parte de un conjunto marcario pero sin derecho s privativos sobre los mismos. Analizó si las traducciones de las palabras “ABSOLUTE INDULGENCE” encuadran en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la ley 17.011. Concluyó que el conjunto y su traducción cumplen con los requisitos de fantasía en la clase internacional 34. No son signos cuyo uso sea requerido para identificar los productos de la clase internacional 34, cuyo uso esté impuesto por la naturaleza o función de los mismos, no siendo tampoco de uso común. En definitiva, consideró que la resolución impugnada es co ntraria a la normativa legal; en lo formal porque la Administración no proporciona prueba en sustento de su afirmación, y en lo relativo al fondo, por cuanto no entran dentro de ninguna de las hipótesis comprendidas en el art. 4, como surge del análisis realizado. Solicitó se acoja la demanda y en su mérito se conceda derechos exclusivos sobre las expresiones “ABSOLUTE INDULGENCE”. II) Conferido traslado de la demanda, se presenta Raúl Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Indicó que la resolución que se impugna está motivada en lo dispuesto en el art. 7 de la ley 17.011, tanto es así, que la demanda se focaliza en realizar un análisis jurídico sobre los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la ley citada. Expresó que “ABSOLUTE INDULGENCE” se traduce como absoluto perdón, absoluta gracia, absoluta dispensa, absoluta tolerancia. Así la expresión refiere a un beneficio que el producto produciría en el que lo fuma, que tendría el perdón absoluto por fumarlo o la absoluta dispensa en cuanto a la toxicidad del mismo. Se trata de un término descriptivo que indica una cualidad del producto, o sea que el consumidor entenderá que se le está transmitiendo información, incluidas las expresione s laudatorias, por lo que estas expresiones deben permanecer disponibles para los demás empresarios. III) Se abrió a prueba por 60 días, certificándose la producida a fs. 39. IV) Alegaron las partes por su orden, a fs. 41 -44 la actora, a fs. 47 la demandada. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en Dictamen No. 797/14 de fs. 50 y vto. y se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En c onsecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación de la Resolución dictada el 14 de marzo de 2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “PARLIAMENT ABSOLUTE INDULGENCE (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “ABSOLUTE INDULGENCE” (art. 7 de la Ley N o. 17.011), solicitada bajo expediente No. 409827 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clases internacional/es 34 . III) Los agravios expresados por la parte actora se encuentran en el capítulo de RESULTANDOS a los que corresponde remitirse. Sintéticamente la parte actora afirma que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de marca de su mandante. Adujo que la no concesión de derechos privativos sobre el término “ABSOLUTE INDULGENCE” es contrario a la normativa legal, por cuanto no entra dentro de ninguna de las hipótesis comprendidas en el artículo 4º de la Ley No. 17.011. IV) Que en cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, sin compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo habrá de amparar la demanda de nulidad instaurada en autos y, en su mérito, conceder la marca solicitada con derechos exclusivos sobre la expresión “ABSOLUTE INDULGENCE” en su conjunto, por ausencia de motivación. V) El acto impugnado en autos se fundamentó en lo dispuesto por el art. 7º de la Ley No. 17.011, y se dicta teniendo como antecedente el informe de la División Mar cas del 14 de marzo de 2012 que lo precede. El informe en cuestión textualmente expresa: “En la solicitud de Registro de marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los arts. 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “ABSOLUTE I NDULGENCE”, art. 7º de la Ley 17.011” Analicemos pues, las disposiciones legales que sirven de fundamento al informe referido. El art. 4º , numeral 9 ), de la Ley 17.011, impide registrar como marcas denominaciones que expresen cualidades o atr ibutos propios del producto; el nal. 10) refiere a las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; el nal. 11) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad y el nal . 12) las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma espa ñol esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes. Señala Merlinski y Salaberry analizando la normativa, que la ley refiere a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresan una característica propia, inseparable o inherente al referido producto, tan inescindible del mismo que termine por asociarlo con éste (Las Marcas en el Uruguay, pág. 18 -19). Por su parte Otamendi indica que la prohibición del numeral 10 del mism o artículo, impide el registro de términos descriptivos de los productos de la clase, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cfme. Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 72); y el nal . 11), como ya fuera señala do prohíbe el registro de “los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir que no presenten las características de novedad, especialidad y distintividad” . Respecto a este último extremo expresa BREUER MORENO, que es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo (“Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio”, pág. 83). Por su parte el artículo 5º de la ley, establece variadas prohibiciones que irrogan nulidad relativa, pe ro que no resultan del caso analizar en la especie. Ahora bien, el art. 7º de la ley, a cuyo amparo se otorgó el registro establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del art. 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Al tenor de las mencionadas disposiciones legales, y partiendo de la base de que la Dirección Nacional de la Propiedad Industri al reconoció la novedad y fantasía del conjunto marcario, y por eso concedió su registro conforme lo permite el art. 7º de la ley de marcas, resulta que la limitación de derechos respecto de los términos que lo componen, obedece, de acuerdo a la ley, porqu e éstos ingresan en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9 ) a 12) del art. 4º, lo que impide la concesión con derechos exclusivos sobre los mismos. Sin embargo, el referido informe que le sirve de sustento, por un lado afirma que no se ha violentado el art. 4º, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud arroja que estos no expresan cualidades o atributos de los productos (nal . 9), no son genéricos (nal . 10), revisten distintividad (nal. 11); y no obstante, no infringir tales prohibiciones, no se concede exclusividad de derechos sobre los mismos. La interrogante que uno se formula es la siguiente: ¿cómo puede invocarse el art. 7º de la ley de marcas cuando se sostuvo que la solicitud no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º? La fundamentación del acto debe ser suficiente y adecuadamente ajustada al marco normativo que la regula, para ser válida y legitimar la decisión administrativa. Y en el caso la motivación del acto impugnado, no es congr uente ya que no surgen las razones de las que lógicamente se extrae la decisión tomada e incurre en una clara contradicción. Trasladable al caso son las consideraciones vertidas en anterior pronunciamiento que citando la opinión de Rotondo se sostuvo: “Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” ( ...); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema d e forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocado s, los hechos deben ser ciertos)” (ROTONDO, Felipe, “Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329-330) (Cfme. sentencia No. 732/2012) VI) Por otro lado, no puede prosperar el intento de argumentación esgrimido por la Administr ación en ocasión de contestar la demanda. Se trata de una fundamentación sucesiva o posterior al dictado del acto ( motivación ex post facto ), la que resulta inidónea para sanear las falencias del dictado del mismo (Cfme. Sentencias No. 263/2011, 175/2012 y 27/2013, entre otras). Reforzando este razonamiento, se transcriben parcialmente las consideraciones de la Sentencia invocada, pronunciamiento en el que se sostuvo: “En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adole cer el a cto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", luego de dictado el acto original que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al ac to de todos modos, aun teniendo a la vista la motivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múlti ples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. R esultan particularmente relevantes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tesis) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía admi nistrativa el interesado quedó totalmente desamparado al igno rar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar a decuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T . 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133). VII) En definitiva, el acto impugnado adolece de graves vicios en su motivación que lo tornan ilegítimo. Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Acógese la demanda y , en su mérito , anúlase la resolución impugnada en lo que fue objeto de agravio. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedent es administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).