Sentencia Definitiva N° 626/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de agosto de 2015. No. 626 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "THERASKIN FARMACÊU TICA LTDA. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 349/13). RESULTANDO : I) Que con fecha 31 de mayo de 2013 comparece THERASKIN FARMACÉUTICA LTDA. entablando demanda de nulida d contra la Resolución de fecha 14 de junio de 2012, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Indust rial en virtud de la cual se concedió el registro de la marca THERASKING ENVOLVIDOS COM A VIDA, (mixta) por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SKIN” (artículo 7 de la Ley 17.011), solicitada bajo expediente Nº 414722 a favor de THERASKI N FARMACÊ UTICA LTDA . de Brasil, para identificar los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 3 (productos cosméticos incluidos en esta clase) y 5 (medicamentos para uso humano específicamente relacionados con la dermatología, dermatología pediátrica y ginecológica. (fs. 2 de autos y fs. 11 de A.A.). Expresa que la Administración debió conceder la marca con derechos privativos sobre el conjunto y sobre cada uno de los términos que la componen, incluido SKIN. Señala que no resulta válido desmembrar la denominación “THERASKIN” en sus términos constitutivos, en mérito a que conforma un solo término de fantasía, el cual presenta las características de novedad, especialidad y distintividad suficientes. Agrega que puede tratarse de un término evocativo o sugestivo, pero no consiste en una denominación técnica, comercial o vulgar que se utilice para designar cualidades o atributos de los productos o servicios que pretende proteger (artículo 4º, numeral 9, de la Ley 17.011). Precisa q ue tampoco es la designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos o la clase o género a que pertenecen (artículo 4º, numeral 10) y menos aún nos encontramos ante una locución que haya pasado al uso general (artículo 4º , num. 11) para designar esa clase de productos. Finalmente, señala que no constituye una combinación de palabras cuya traducción al idioma español se encuentre comprendida en las prohibiciones anteriores (artículo 4º, num. 12, de la Ley 17.011). Invoca como antecedente el registro “TS THERASKIN” nº 348.545, el cual fue concedido en exclusividad por la DNPI a favor de la actora. Relaciona que THERASKIN forma parte de la razón social de la empresa accionante, así como también es el nombre comercial de la misma. Invoca en apoyo de su posición la denominada “Teoría de la Opacidad”, en virtud de la cual se postula que cuando se utilizan palabras en idioma extranjero, que el consumidor promedio de los productos o servicios no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como denominación de fantasía. En definitiva, solicita el amparo de la demanda. II) A fs. 26 comparece la representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Expresa que la limitación establecida se justifica en tanto el término “skin” (piel) carece de fantasía para los artículos que se pretenden distinguir, no siendo admisible la apropiación en exclusividad del mismo. Agrega que los signos marcarios deben poseer acumulativamente los requisitos de novedad y especialidad. Entiende que el desmembramiento de los términos se encuentra plasmado en el propio signo por la existencia de la mayúscula, la cual torna irrelevante que los términos estén escritos uno a conti nuación del otro. Invoca en apoyo de su posición la Sentencia TCA Nº 213/2010 de 22 de abril de 2010. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba a fs. 30, se produjo la que obra certificada a fs. 49. IV) Alegaron las partes por su orden a fs. 52 y 63, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 474/2014 de fs. 66), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO: I) Que con fecha 31/5/2013, a fs. 8, comparece la actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propi edad Industrial de fecha 14 de junio de 2012, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca mixta “THERASKIN ENVOLVIDOS COM A VIDA” (Acta N° 414.722), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SKIN” (artículo 7 de la Ley 17.011) , a favor de THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. de Brasil, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 3 (productos cosméticos incluidos en esta clase) y 5 (medicamentos para uso humano, específicamente relacionados con la dermatología, dermatología pediátrica y ginecológica). Expresa que la Administración debió conceder la marca con derechos privativos sobre el conjunto y sobre cada uno de los términos que la componen. Señala que no resulta válido desmembrar la denomina ción “THERASKIN” en sus términos constitutivos, en mérito a que conforma un solo término de fantasía, el cual presenta las características de novedad, especialidad y distintividad suficientes. Agrega que puede tratarse de un término evocativo o sugestivo , pero no consiste en una denominación técnica, comercial o vulgar que se utilice para designar cualidades o atributos de los productos o servicios que pretende proteger (artículo 4º, numeral 9, de la Ley 17.011). Precisa que tampoco es la designación u sualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos o la clase o género a que pertenecen (artículo 4º, numeral 10) y menos aún nos encontramos ante una locución que haya pasado al uso general (artículo 4º, num.11) para designar esa clase de productos. Finalmente, señala que no constituye una combinación de palabras cuya traducción al idioma español se encuentre comprendida en las prohibiciones anteriores (artículo 4º, num. 12, de la Ley 17.011). Invoca como antecedente el registro de la marca “TS THERASKIN” (Acta N° 348.545), el cual fue concedido en exclusividad por la DNPI a favor de la actora, por el conjunto y sobre todos los términos que la componen. Relaciona que THERASKIN forma parte de la razón social de la empresa accionante, así como también es el nombre comercial de la misma. Invoca en apoyo de su posición la denominada “Teoría de la Opacidad”, en virtud de la cual se postula que cuando se utilizan palabras en idioma extranjero que el consumidor promedio de los productos o servicios no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como denominación de fantasía. En definitiva, solicita el amparo de la demanda. II) Que con fecha 20/9/2013, a fs. 26, comparece el representante de la parte demandada, a efe ctos de evacuar el traslado conferido. Expresa que la limitación establecida se justifica en tanto el término “SKIN” (piel) carece de fantasía para los artículos que se pretenden distinguir, no siendo admisible la apropiación en exclusividad del mismo. Agrega que los signos marcarios deben poseer acumulativamente los requisitos de novedad y especialidad. Entiende que el desmembramiento de los términos se encuentra plasmado en el propio signo por la existencia de la mayúscula, la cual torna irrelevante que los términos estén escritos uno a continuación del otro. Invoca en apoyo de su posición jurisprudencia del Tribunal. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba a fs. 30, se produjo la que obra certificada a fs. 49. IV) Alegaron las partes por su orden, a fs. 52 y 63, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 474/2014, a fs. 66), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) En obrados, se demanda la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de junio de 2012, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca mixta “THERASKIN ENVOLVIDOS COM A VIDA” (Acta N° 414.722), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SKIN” (artículo 7 de la Ley 17.011), a favor de THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. de Brasil, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 3 (productos cosméticos incluidos en esta clase) y 5 (medicamentos para uso humano, específicamente relacionados con la dermatología, dermatología pediátrica y ginecológica) (fs. 11 A.A.). Contra la resolución impugnada, notif icada a la actora con fecha 4 de setiembre de 2012 (fs. 11 A.A.), se interpusieron los correspondientes recursos de revocación y jerárquico, presentados el día 14 del mismo mes (fs. 15 A.A.). Transcurrido el plazo de doscientos días sin resolución expres a del último de los recursos interpuestos, se produjo con fecha 9 de abril de 2013 la denegatoria ficta. Luego, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 31 de mayo de 2013 (fs. 8 de autos). III) Los argumentos que sustenta n las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae. IV) Por Dictamen Nº 474/2014, a fs. 66, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación de l acto procesado. V) El Tribunal, apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, se pronunciará en la especie por el acogimiento de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales. VI) Antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, el día 2 de agosto de 2010 se presentó ante la D.N.P.I. la firma THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. de Brasil, a efectos de solicitar, bajo Acta Nº 414.722, el registro de la marca mixta “THERASKIN ENVOLVIDOS COM A VIDA”, para distinguir determinados productos comprendidos en las clases internacionales 3 (productos cosméticos incluidos en esta clase) y 5 (medicamentos para uso humano, específicamente relacionados con la dermat ología, dermatología pediátrica y ginecológica) (fs. 3 A.A.). El expediente pasó a la Asesora de División Marcas Esc. Gabriela ESPÁRRAGO, la que dictaminó que la solicitud de referencia no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º de la Ley 17.011, y no existiendo antecedentes oponibles, sugirió conceder el registro solicitado, por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “SKIN”, art. 7 de la Ley 17.011 (fs. 10 A.A.). Finalmente, la D.N.P.I. procedió mediante resolu ción de fecha 14 de junio de 2012 a conceder el registro de la marca mixta “THERASKIN ENVOLVIDOS COM A VIDA” (Acta N° 414.722), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SKIN” (artículo 7 de la Ley 17.011), a favor de THERASKIN FARMACÊUTIC A LTDA. de Brasil, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 3 (productos cosméticos incluidos en esta clase) y 5 (medicamentos para uso humano, específicamente relacionados con la dermatología, dermatología pediátrica y ginecológica) (fs. 11 A.A.). VII) Ilegitimidad del acto impugnado en cuanto no concede derechos exclusivos sobre el término “SKIN”, extremo que supone realizar un desmembramiento del signo marcario de marras. Expresó la actora en su demanda que la Administración debió conceder la marca con derechos privativos sobre el conjunto y sobre cada uno de los términos que la componen, señalando que no resulta válido desmembrar la denominación “THERASKIN” en sus términos constitutivos, en mérito a que conforma un solo término de fantasía, el cual presenta las características de novedad, especialidad y distintividad suficientes. A juicio de la Sede, asiste razón a la actora en su planteo. En efecto, conforme tiene dicho el Tribunal, la marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada, y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). De acuerdo con tales postulados, el término en inglés “SKIN” no aparece disociado en el conjunto marcar io solicitado como un término independiente, y no es lo que se pretende registrar, por lo cual resulta a todas luces incorrecto el denegar derechos privativos sobre un término que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En consecuencia, no se comparte el criterio expuesto por la DNPI en la contestación de la demanda, así como tampoco el dictamen del Sr. Procurador del Estado, en cuanto éstos efectúan un desmembramiento del signo marcario, disociándolo en dos términos constitutivos: “THERA” y “SKIN”, cuando no es ello lo que se pretende registrar por la actora, desde que surge de la solicitud de fs. 3 A.A. que la denominación de la marca es “THERASKIN” (todo junto), tal como surge del logo y del recuadro de abajo donde se exige “indicar denominac ión”, además de que el nombre comercial de la empresa es también “THERASKIN”, lo mismo que la razón social de la actora (THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA.). En razón de lo expuesto, se entiende que la situación de autos no es susceptible de ser encuad rada dentro de las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley 17.011, resultando ilegítimo el acto impugnado. VIII) De acuerdo a lo expuesto, estima la Corporación que el conjunto marcario de marras posee las notas de distintividad y fantasía, lo que implica que deba ser concedido su registro sin limitación alguna. En efecto, el signo marcario de marras no carece de la nota de “fantasía” exigida por el art. 4º , núm. 11º, de la Ley Nº 17.011; entendida ésta como el at ributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y , por ende , peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger (Cfme. MERLINSKI -SALAVERRY; “Las marcas en el Uruguay”, pág. 23). En consecuencia, no existe obstáculo legal alguno para conceder con plenos derechos el registro marcario sobre la totalidad del signo solicitado. IX) Asimismo, en consonancia con los extremos constatados, deviene plenamente aplicable en la correct a elucidación de la litis el art. 6 quinquies del Convenio de París, el cual establece que “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión”. En el casus, dado que la actora logró acreditar el registro en el país de origen -Brasil- (vide: carpeta rosada de documentación), y descartada la existencia de prohibiciones, la citada disposición le acuerda el derecho al registro en nuestro país de la marca “ tal cual es ” (Cfme. Sentencia N° 803/2011, entre otras). X) En definitiva, la Sede acogerá la demanda de nulidad entablada, correspondiendo aclarar que la anulación alcanza exclusivamente a la concesión sin derechos privativos sobre e l término “SKIN”, dado que e sa fue la fase del acto atacado que resultó objeto de impugnación, no habiéndose conmovido la fracción de la resolución por la que se otorga a la accionante el registro de la marca solicitada. Por los fundamentos expuestos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto encausado, en su fase impugnada, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando X). Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).