Sentencia Definitiva N° 619/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de agosto de 2015. No. 619 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "NAVINTEN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 183/13). RESULTANDO : I) Que con fecha 08/04/2013, a fs. 5, comparece la actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de marzo de 2012, en virtud de la cual se concedió el re gistro de la marca mixta “BE GLAM” (Acta Nº 400.103) a favor de TUPPERWARE PRODUCTS S.A. de Suiza, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 3 (Excepto: productos de maquillaje, a saber productos para los labios (no para uso méd ico), bálsamos para los labios (no para uso médico), lápices labiales, brillo de labios, delineador de labios). Expresa que la resolución en causa adolece de un vicio en la motivación, en tanto la misma resulta una fórmula genérica, estandarizada, que no explicita las razones en las cuales se fundamenta la ausencia de confusión respecto de la marca prerregistrada de la compareciente. Agrega que nuestra legislación prohíbe el registro o uso de signos idénticos o similares para identificar productos o s ervicios que compartan un mismo sector de mercado. Señala que el análisis de confundibilidad de las marcas en cotejo debe efectuarse respecto de los signos y de los productos en forma complementaria; en el plano de los signos existe casi absoluta identi dad entre las marcas en puga. Afirma, en cuanto a la similitud de servicios y productos, que se presenta en autos una clara hipótesis de conexión competitiva de productos, que generarán confusión indirecta, y que el consumidor creerá que la marca BEGLAM (clase 3) presenta el mismo origen empresarial que los productos BEGLAM (clases 16, 35 y 38). Invoca en apoyo de su posición la existencia de “riesgo de asociación” (Cfe. artículo 11 del Protocolo de Armonización de normas de Propiedad Intelectual del MERCOSUR, ratificado por Ley 17.052). En definitiva, solicita el amparo de la demanda. II) Que con fecha 23/05/2013, a fs. 14, comparece el representante de la parte demandada, a efectos de evacuar el traslado conferido. Expresa que los artículos comprendidos en la clase internacional 3 no resultan concurrentes con los artículos comprendidos en las clases internacionales 16 y 35, resultando aplicable al caso de autos el principio de especialidad. En consecuencia, entiende que la hipótesis de c onfundibilidad alegada no resulta de recibo, dado que la convivencia de ambos signos en el registro y en el mercado no vulnera los intereses de las empresas o de los consumidores. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba a fs. 24, se produjo la que obra certificada a fs. 31. IV) Alegaron las partes por su orden a fs. 33 y 44, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 556/1 4, a fs. 47), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) En obrados, se demanda la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de marzo de 2012, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca mixta “BE GLAM” (Acta Nº 400.103) a favor de TUPPERWARE PRODUCTS S.A. de Suiza, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 3 (Excepto: productos de maquillaje, a saber productos para los labios (no para uso médico), bálsamos para los labios (no para uso médico), lápices labiales, brillo de labios, delineador de labios) (fs. 27 A.A.). Contra la resolución impugnada, notificada a la actora con fecha 5 de junio de 2012 (fs. 27 A.A.), se i nterpusieron los correspondientes recursos de revocación y jerárquico, presentados el día 15 del mismo mes (fs. 30 A.A.). Transcurrido el plazo de doscientos días sin resolución expresa de los recursos, se produjo con fecha 2 de enero de 2013 la denegatoria ficta. Luego, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 8 de abril de 2013 (fs. 5 de autos). III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae. IV) Por Dictamen Nº 556/2014, a fs. 47, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto procesado. V) El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, se pronunciará en la esp ecie por el rechazo de la demanda incoada, coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales. VI) Antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativo s agregados al proceso, el día 3 de marzo de 2009 se presentó ante la D.N.P.I. la firma TUPPERWARE PRODUCTS S.A. de Suiza, a efectos de solicitar, bajo Acta Nº 400.103, el registro de la marca mixta “BE GLAM”, para distinguir los productos de la clase inte rnacional 3, la cual comprende: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos (fs. 2 vto. A.A.). Con fecha 1° de junio de 2009, NAVINTEN S.A. (ahora accionante) dedujo oposición al registro de la referida marca dentro de la Clase internacional 3, en base a la existencia de la prerregistrada de su propiedad “BEGLAM”, dentro de las Clases 16 y 35, la que individualiza a la revista de publicidad del Aeropuerto Internacional de Carrasco (fs. 6 y ss. A.A.). También se dedujo oposición de oficio al referido registro, por la existencia del antecedente “GLAM” de la empresa L’ OREAL dent ro de la Clase 3 (fs. 19 A.A.). Conferida la vista correspondiente a la solicitante, ésta presentó limitación a la marca solicitada dentro de la Clase 3, indicando que reivindicaba todos los productos de dicha clase excepto: “ productos de maquillaje, a s aber productos para los labios (no para uso médico), bálsamos para los labios (no para uso médico), lápices labiales, brillo de labios, delineador de labios” (fs. 21 A.A.). Con fecha 27 de marzo de 2012, se expidió la Asesoría Letrada de la DNPI, median te dictamen suscrito por la Dra. Magdalena SILVA, en el sentido de levantar la oposición de oficio deducida y desestimar la oposición particular presentada por NAVINTEN S.A., en aplicación del principio de especialidad (fs. 24 A.A.). Finalmente, la DNPI procedió a dictar el acto que se enjuicia en los presentes obrados, por medio del cual se concedió la marca solicitada, con las limitaciones indicadas (fs. 27 A.A.). VII) Respecto a la motivación del acto impugnado. Sostuvo la accionante que la res olución encausada adolece de un vicio en la motivación, en tanto la misma está dada únicamente por una fórmula genérica, estandarizada, que no explicita las razones en las cuales se fundamenta la ausencia de confusión respecto de la marca prerregistrada de la compareciente. A juicio de la Sede, no le asiste razón a la actora en su planteo. La resolución atacada indica en su Resultando III) que la Asesoría Técnica dictaminó que correspondía conceder la solicitud registral por los argumentos expuestos en su dictamen de fecha 27/03/2012, añadiéndose en el Considerando único que la Dirección resolverá de conformidad con lo dictaminado por su Asesoría Técnica. Ello supone una clara remisión del acto encausado al dictamen de la Asesoría Técnica, perfectament e individualizado y de fácil acceso para el administrado, por lo que es aceptable que la motivación resulte de ese dictamen aludido. Y bien; en el mencionado dictamen, luciente a fs. 24 y 25 A.A., se explicitan las razones por las cuales la Administraci ón considera que corresponde conceder el registro solicitado, señalándose en particular, en relación a la oposición deducida por la firma NAVINTEN S.A. (hoy actora), que “ la naturaleza de los productos reivindicados por la firma solicitante, no se confunde n con los productos tutelados por la firma opositora”, agregándose que “en autos, correspondería aplicar el principio de especialidad consagrado en el artículo 11 inciso primero en relación a que “la propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con rel ación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada”. En consecuencia, huelga concluir que la resolución se halla debidamente fundamentada, tanto en lo relativo a la concesión de la marca solicitada, como en las razones por las cua les se desestimó la oposición formulada por la accionante. VIII) Legitimidad del acto impugnado, en cuanto corresponde la aplicación en la especie del principio de especialidad. En cuanto al fondo, expresó la actora que nuestra legislación prohíbe el registro o uso de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios que compartan un mismo sector de mercado; en el plano del cotejo de los signos, existe casi absoluta identidad entre las marcas en puga. Afirmó entonces que, en virt ud de la similitud de servicios y productos, se presenta en autos una clara hipótesis de conexión competitiva de productos, que generarán confusión indirecta, y que el consumidor creerá que la marca BEGLAM (clase 3) presenta el mismo origen empresarial que los productos BEGLAM (clases 16, 35 y 38), verificándose asimismo la existencia de “riesgo de asociación”. IX) Estima el Tribunal que los agravios sustanciales expresados por la promotora no resultan de recibo, en tanto ha resultado ajustado a Derecho el rechazo de la oposición deducida, por resultar de aplicación en el caso el principio de especialidad, previsto en el art. 11 de la Ley 17.011, conforme con el cual, la propiedad exclusiva de las marcas solo se adquiere en relación a los productos y los servicios para los que hubiere sido concedida. En tal sentido, de acuerdo a la fundamentación dada por la Administración demandada, el registro de la marca mixta “BE GLAM” fue concedido en atención al “principio de especialidad”, en tanto dicho signo distingue los productos de una determinada clase internacional (la Nº 3), en tanto la marca de la opositora -aquí actora- protege productos y servicios diversos, pertenecientes a otras clases del nomenclátor (las Nº 16 y 35). Con relación al mencionado principio, ha señalado el Tribunal, citando prestigiosos autores en la materia, que “La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55). En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semeja nte destinada a distinguir artículos distintos” (Cfme. Sentencia Nº 477/2006; en igual sentido: Sentencias N° 747/2010 y 483/2011, entre otras). No obstante, existen determinadas circunstancias que pueden conducir a sobrepujar el principio de especialida d. Señala en tal sentido GUTIÉRREZ CARRAU que el principio de especialidad “cede solo en dos oportunidades: a) cuando se trate de productos o servicios relacionados o vinculados, que atiendan similares necesidades, donde pueda darse una confusión indirecta ; y b) cuando se trate de ‘nombres comerciales’ notorios” (Cfme. GUTI ÉRREZ CARRAU, Juan (1997). Manual Teórico Práctico de Marcas. Montevideo: FCU. Págs. 73 y 74; en jurisprudencia: Sentencia Nº 406/2011). En la especie, considera la actora que ocurre el primero de dichos extremos, lo que habilita a excepcionar el principio de especialidad y dar protección a su marca más allá de las clases internacionales en las que fue concedida (clases Nº 16 y 35), para impedir el registro de un signo igual o similar en la clase Nº 3. En efecto, aduce la accionante que existe una clara hipótesis de conexión competitiva de productos, que generará confusión indirecta, por lo que se verifica una excepción al principio de especialidad, que debió llevar a desestimar el registro de la marca solicitada. X) De acuerdo a lo dispuesto en el art. 6º de la Ley 17.011: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea r especto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. La parte final de la norma citada habilita a realizar el cotejo entre marcas no solo cuando se trata de signos que protejan los mismos productos o servicios, sino también cuando se trata de productos o servicios concurrentes. El art. 16.1 del Acuerdo ADPIC, por su parte, no habla de productos “concurrentes” sino de bienes “similares”, pero el ánimo que guía a ambas normas es el mismo. Corresponde entonces co tejar cuáles son los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca de obrados, y cuáles son los productos y servicios protegidos por el signo marcario prerregistrado por la opositora (aquí actora). En tal sentido, la marca concedida refie re a productos relacionados a la Clase 3, esto es: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; con la limitación de no abarcar ciertos productos de maquillaje, tal como se establece en el acto impugnado (“ productos de maquillaje, a saber productos para los labios (no para uso médico), bálsamos para los labios (no para uso médico), lápices labiales, brillo de labios, delineador de labios”). Por su parte, surge de los antecedentes administrativos agregados que la marca prerregistrada propiedad de la accionante, protege los productos relacionados dentro de la clase internacional 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; y los servicio s incluidos en la clase internacional 35: servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Asimismo, se acredita en la carpeta rosada de antecedentes agregada, que la marca prerregistrada se vincula a la revista de publicidad del Aeropuerto Internacional de Carrasco, llamada justamente “BEGLAM”. XI) Y bien; a juicio de la Sede, no se configura la pretendida excepción al principio de especialidad, por cuanto los productos de la clase 3 no resulta n concurrentes o similares con respecto a los productos de la clase 16, ni con relación a los servicios de la clase 35. En efecto, no se advierte la alegada “confundibilidad indirecta” entre productos concurrentes o vinculados, desde que no se logra rele var la presunta conexión existente entre la naturaleza de los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35, con cierta clase de perfumes, aceites o jabones cosméticos en general, pertenecientes a la clase 3. En tal sentido, la actora no logró probar fehacientemente, tal como era su carga, la similitud o vinculación de los productos referidos, susceptible de inducir en confusión a un consumidor promedio. Tal como señalan BERTONE y CABANELLAS: “(…) la similitud debe ser tal que puedan surgir confusiones lo cual debe ser apreciado con prudencia y razonabilidad. En todo caso, la carga de tal similitud y su grado queda a cargo de quien la invoca, es decir del titular de la marca que se opone al uso o registro de otra más reciente en otra clase de l Nomenclátor. La “prudente razonabilidad” a que aludimos es necesaria pues, extremando el criterio, puede encontrarse algún tipo de relación entre cualquiera de las clases del nomenclátor, y casi cualquier tipo de producto o servicio con otro” (Cfme. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; “Derecho de Marcas”, Tomo II, Bs. As, 2003, págs. 100-101). XII) En resumen, la aplicación en la especie del referido principio de especialidad impide a la actora pretender la protección de su marca, abarcativa de los productos y servicios de las clases internacionales 16 y 35, dentro de otra clase para la cual la misma no cuenta con registro marcario. No se advierte en el caso que el consumidor pueda ser confundido por la coexistencia de las marcas en pugna, dado que éstas amparan productos claramente diferentes, y no parece existir una intencionalidad del registrante de aprovecharse del prestigio de la empresa actora para promocionar sus productos, que no tienen que ver con los de la accionan te, por lo que tampoco se verifica el pretendido “riesgo de asociación”. En definitiva, no resulta de recibo ninguno de los agravios expresados por la promotora, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda entablada. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 22.000 (peso s uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).