Sentencia Definitiva N° 613/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de agosto de 2015. No. 613 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CAFÉS LA VIRGINIA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍ A. Acción de nulidad ” (Ficha No. 184/13). RESULTANDO : I.- La pretensión anulatoria se dirigió contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) de fecha 29 de marzo de 2012, por la cual se concedió el registro de la marca “VIRGINIA SALVO”, solicitada bajo expediente No. 400145, a favor de ACEITES VÍRGENES LTDA . de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 29 (Aceites) (A.A fs. 88). II.- La representante de la accionante señaló que del cotejo de los signos en pugna no surge la clara diferenciación exigida por la normativa marcaria, ya que se presentan similitudes sustanciales que provocan una situación de confusión o de asociación, al considerar que tienen idéntico origen empresarial (confundi bilidad indirecta), l esionando sus derechos empresariales así como los derechos de los consumidores. Luego de repasar las reglas que informan a un correcto cotejo marcario, sostuvo que la simple observación visual, auditiva e ideológica de los signos en pugna genera una impresión de peligrosa confundibilidad. Afirmó que el término “VIRGINIA” no es un término de uso común en la clase que se trata y la agregación de la palabra “SALVO” en el signo concedido no le añade mayor distintividad , pues la primera porción de la marca c onstituye la reproducción total de las marcas de su mandante, siendo este término el que primero queda grabado en la mente del consumidor. Que no es de aplicación el principio de especialidad ya que la marca de su mandante protege todos los productos de la clase 29, incluidos los aceites comestibles y que la palabra SALVO no tiene el significado que pretende darle la registrante y no agrega nada al conjunto. Finalmente, reseñó lo expuesto por doctrina y jurisprudencia acerca de las nociones de riesgo de asociación y confundibilidad, para concluir que el registro de la marca “VIRGINIA SALVO” es susceptible de producir confusión directa e indirecta y genera un riesgo de asociación empresarial con los signos y la empresa de su representada. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca “VIRGINIA SALVO”. III.- Corrido el correspondiente traslado, el mismo fue evacuado por el representante de la demandada, que defendió la legitimidad del obrar administrativo. Afirmó que es ampliamente aceptado por doctrina y jurisprudencia que al analizar la confundibilidad entre signos marcarios no puede desmembrarse los mismos para analizar sus elementos comunes. Las marcas deben apreciarse en su conjunto no valiendo descomponerlas en sus elementos constitutivos, ya que constituyen un todo y como tal debe analizarse. Recordó que el hecho que las marcas en pugna posean algún elemento en común no es suficiente para descartar la nueva en beneficio de la más antigua. En el caso, la marca concedida añade a la opositora otro término que le confiere la distintividad necesaria para acceder al registro ma rcario. En tal sentido, compartió el argumento manejado por la empresa registrante en cuanto a que la denomi nación en cuestión es de “fantasía” y dado que la marca se utiliza para referirse a un aceite virgen de canola, rico en Omega 3, considerado un producto saludable y altamente nutritivo a través del nombre inventado VIRGINIA SALVO. Manifestó que no puede d esconocerse que las marcas VIRGINIA y LA VIRGINIA están notoriamente vinculadas a tés y cafés; en tanto, la marca conferida está restringida dentro de la clase 29 a distinguir exclusivamente “aceites”, por lo que el consumidor medio jamás tendrá riesgo de confusión ni directa ni indirecta entre productos tan disímiles. Que no se advierte la intención de aprovecharse de la fama de las marcas prerregistradas, por que los consumidores se encuentran perfectamente capacitados para identificar adecuadamente los productos en cuestión. IV.- Siendo noticiada del pleito ACEITES VÍRGENES LTDA. (fs. 26 -27 de estos obrados), comparec ió a deducir tercería coadyuvante sosteniendo que la marca “VIRGINIA SALVO” no es una marca confundible con las del actor, ya que d e acuerdo a las reglas básicas elaboradas para apreciar la confusión marcaria, la misma no surge de una impresión de conjunto que producen los signos en pugna, ni de un examen sucesivo y no simultáneo, ni colocándose en el lugar del consumidor medio teniendo en cuenta de los productos que se trata, ni apreciando las semejanzas existentes pues las diferencias existentes priman notablemente sobre las mismas. En su favor citó antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal en casos de pugnas marcarias entre s ignos similares que fueron declarados inconfundibles. Sostuvo que la marca “VIRGINIA SALVO” es una denominación de fantasía, acuñada en base a dos ideas que se pretenden transmitir al público consumidor. Por un lado que se trata de un aceite virgen característico de cierto tipo de aceites, de ahí el término VIRGINIA y por el otro lado, que se trata de un producto “seguro”, sano y sal udable, de ahí el término SALVO, extremos qu e confieren un alto grado de distintividad a la particular conformación del signo denominativo concedido. V.- Abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 96, produciendo la actora la que se encuentra agregada de fs. 42 a 73, la demandada de fs. 74 a 77 y la tercerista la de fs. 78 a 95.- A los autos se agregaron antecedentes administrativos presentados por la demandada en 88 fojas.- Con posterioridad alegaron las partes; la actora lo hizo de fs. 99-111, la demandada a fs.118 y la tercerista a fs. 114-115.- V) Pasados los autos al Sr. Procu rador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 613 a fs. 121-121vta.), aconsejó desestimar la demanda incoada. Citadas las partes para sentencia, pr evio pase a estudio de los Sres. Ministros, la misma se acordó en legal forma.- CONSIDERANDO : I) En lo inicial, corresponde consignar que los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente cumplimentados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). El acto impugnado, dictado el 29 de marzo de 2012, fue notificado a la actora el 5 de junio de 2012 (fs. 88 de los AA).- Contra el mismo se interpusieron los recu rsos de revocación y jerárquico el 14 de junio de 2012 (fs. 4 a 13 de los AA). Al no pronunciarse la A dministración operó la deneg atoria ficta, el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo el 3 de mayo de 2013 recayó denegatoria expresa del recurso de revocación (fs. 25 de los AA). La Acción de N ulidad fue promovida útilmente el 8 de abril de 2013.- II) Antecedentes. Corresponde recordar que el acto que se enjuicia, fue dictado en el marco de un procedimiento marcario promovido por “Aceites Vírgenes Ltda.” el 4 de marzo de 2009 para el registro de la marca denominativa “VIRGINIA SALVO” para distinguir productos de la clase internac ional 29 (fs. 28 de los AA).- Clase esta que comprende los productos relativos a: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. “Cafés la Virginia” ahora accionante dedujo oposición al registro de la referida marca dentro de la misma Clase internacional 29 en base a la existencia de la prerregistrada de su pr opiedad VIRGINIA y LA VIRGINIA (fs. 33-49 de los A.A.).- La DNPI, por su parte, dedujo oposición de oficio, por considerar que la marca de marras resulta comprendida en la nulidad prevista en el art. 5° de la Ley 17.011 (fs. 70 AA).- Conferida la vista correspondiente al solicitante, la misma fue evacuada en escrito presentado a fs. 73 -76 de los A.A., limitando su solicitud primigenia dent ro de la clase internacional 29 a aceites , para lo cual agregó descripción (ver petitorio II de su escrito).- La Asesoría Técnica de la DNPI se expidió en el sentido de no hacer lugar a la oposición presentada y aconsejó levantar la oposición de oficio (A.A fs. 85 -86); criterio que fue compartido por la Directora de Asesoría, Dra. Road (fs. 87 de los AA).- Finalmente, la DNPI procedió a dictar el acto que se enjuicia en los presentes obrados, por medio del cual se concedió la marca solicitada. III) Análisis sustancial. Como se relató en los RESULTANDOS, la actora controvir tió el criterio seguido por la A dministración al conceder el registro impugnado, por entender que la similitud con el prerregistrado a su nombre, producía confusión directa e indirecta , generando un riesgo de asociación empresarial con los signos y la empresa de su representada. El Tribunal por unanimidad, siguiendo el criterio aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, considera que no se presenta en el caso las condiciones esgrimidas por la promotora, por lo que el agravio no puede ser amparado. IV) La similitud, o incluso la identidad, que la actora pretende existe entre ambos términos: “VIRGINIA o LA VIRGINIA” (prerregistradas) y “VIRGINIA SALVO” (concedida), a simple vista podrían ser exactas, en la medida que comprenden un vocablo idéntico, sin embargo, el cotejo de ambas marcas permite concluir que no opera en el caso la posibilidad de generar en el consumidor confusión sobre el origen del producto, o que pueda ameritar una desviación de la clientela. A los efectos de apreciar el alcance de la simi litud entre los productos se debe partir de lo que la doctrina refiere como “prudente razonabilidad”, esto es, se debe extremar el criterio para apreciar la relación que pueda encontrarse entre “…cualquiera de las clases del nomenclátor, y casi cualquier t ipo de producto o servicio con otro (cf. Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Págs. 100-101).- Y bien, lo primero que se advierte es que las marcas en pugna no solo proceden de un vocablo genérico derivado del término “VIRGEN”, sino que, y especialmente, se identifican con las empresas que promueve o industrializa los productos, como en este caso lo son: “Cafés La Virginia S.A.” y “Aceites Vírgenes S.A.” , por lo que, mal puede ser monopolizado e invocarse privilegio sobre el mismo. Como señala Otamendi, e l titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y por ello se ha di cho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos d el cotejo (Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas”, Pág. 198 /200).- V) La apuntada similitud de las marcas en su estructura gramatical, las hace gráfica y fonéticamente pasibles de ser confundidos por el consumidor del tipo de productos referentes, al enfrentarse con una marca prácticamente idéntica a otra de una determinada empresa, lo que lo puede llevar a suponer que los productos designados por esa nueva marca también se originan en la referida empresa.- Pero es de advertir que el signo marcario atacado está compuesto por otra palabra “SALVO”, que pretende aludir a la idea de “seguro” o “sano” tratándose de aceites (se aclara que no se trata de un nombre propio, tal como surge de la oposición de oficio que realizó la DNPI al exigir el consentimiento de la persona de que se trata). La expresión SALVO no es tan irrelevante o insignificante , como sostiene la actora en su libelo introductorio. En el análisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas prod ucen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo, en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre- reflexiva” (es decir, mediante una aprehens ión espontánea de los signos) (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). Como bien enseña RIPPE: “ El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, lo que provoca la confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas...” (Cf. RIPPE, Siegbert; “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 319). VI) Por otra parte, también debe tenerse en cuenta en forma muy especial el hecho de que l a marca cuestionada es de naturaleza pura y exclusivamente denominativa (A.A fs. 28); en tanto, el signo marcario propiedad de la actora LA VIRGINIA S.A. es de naturaleza mixta y se distingue por un específico y particular log o reconocido en el mercado regional de tés y cafés (A.A fs. 20), elemento fuertemente distintivo entre alguno de los signos marcarios en pugna. VII) Siguiendo estas pautas de análisis, debe necesariamente concluirse que no existe riesgo de confusión alguno entre la familia de marcas VIRGINIA o LA VIRGINIA (notoriamente asociada al rubro té y café) y VIRGINIA SALVO en la clase 29; más específicamente, en el campo de los aceites comestibles que es donde se concedió la protección de la marca al tercero coadyuvante.- Esto es, la marca atacada se encuentra destinada a proteger tan solo “aceites” dentro de la Clase Int. 29, mientras que la impugnante distingue “artículos de las clases 29, 30, 31 y 32”, que como lo destaca en su escrito de fundamentación de op osición: “ Cafés la Virginia S.A. es una de las empresas argentinas dedicadas al rubro de alimentos, con especial énfasis en café, infusiones y afines…” Y la marca “VIRGINIA SALVO” se utiliza para identificar aceite virgen de canola, rico en Omega 3, sugir iéndose de manera extremadamente sutil, que dichos aceites son vírgenes y sanos (fs. 35 vto. infolios).- Basta apreciar las muestras de los envases que contienen los productos de referencia, para visualizar las diferencias entre los signos (ver carpeta de prueba de la tercerista fs. 78 y 79 infolios).- Los elementos apuntados, permiten concluir que entre las marcas en pugna existen notas diferenciables que el hábito de consumo del público utiliza como herramienta de correcta identificación de los producto s o servicios que consume, descartando que, incluso el consumidor medio que no es un especialista, se exponga a los resultados dañosos derivados de la confundibilidad entre marcas En suma, de los elementos reseñados cabe concluir que no existe riesgo de confusión entre estos productos que se pretende proteger con las marcas reseñadas; tampoco se probó un ánimo espurio qu e podría existir por parte de “Aceites Vírgenes S.A.” , que se preocupe de registrar una marca similar a la de otra empresa alimenticia, pa ra aprovecharse de l prestigio de los competidores, en razón de que cada una de las empresas en conflicto goza de prestigio suficiente y especial relacionado con los productos que comercializa y distribuye.- Por estos fundamentos el Tribunal, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria ; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los anteced entes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedes chi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).