Sentencia Definitiva N° 562/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de agosto de 2015. No. 562 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "TUPPERWARE PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 155/13). RESULTANDO : I) Se procesa en autos demanda de nulidad contra la resolución emitida el 5 de marzo de 2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “SKINMEN” (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de la Ley N° 17.011, solicitada bajo Acta N° 409376 a favor de la demandante, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 3. Luego de relacionar los aspectos rel ativos al agotamiento de la vía administrativa, expresó que se trata de una expresión única, original, indivisible, de fantasía, que carece de significado según la Real Academia Española. Señaló que la expresión “SKINMEN” es única, creación intelectual, de fantasía, conforme a la doctrina internacional que citó. Por consiguiente, la A dministración no puede extralimitarse en sus atribuciones y fraccionar un signo a su voluntad, pretendiendo restringir derechos de propiedad sin norma que así lo habilite, lo que constituye, además, desviación de poder. Indicó que el signo no es pasible de aplicación de normas prohibitivas, cuya interpretación debe ser en un todo coherente con lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución de la República. Resaltó que la resolución lesiva se ve agravada por la pluralidad de actos administrativos que contiene, en única s expresiones, incluidas letras “MEN” o “SKIN”, violentándose así principios de orden constitucional de igualdad y seguridad jurídica. II) Conferido t raslado de la demanda, a fs. 19 a 20 compareció el representante de la Administración demandada quien bregó por la confirmación del acto resistido. Expresó que a pesar que se presente como un signo compuesto por un solo término, es inevitable que se sep are en dos, es decir, “SKIN” y “MEN”, expresiones que se traducen en “HOMBRE” y “PIEL”. Concluyó que el signo está comprendido en las previsiones del art. 7° de la Ley N° 17.011, pues se le aplican las prohibiciones de los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4°, en particular de sus numerales 10 y 12. En definitiva bregó por la confirmación de la encausada. III) Que , abierto el juicio a prueba (fs. 22) , las partes diligenciaron la que luce certificada a fs. 36. IV) Que alegaron de bien probado l as partes por su orden (fs. 43 a 50 y 53, respectivamente). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 469/14 de fs. 56 y vta.), se citó a las partes para sentencia (fs. 58) la que se acordó en le gal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que, se ha agotado correctamente la vía administrativa e interpuesto tempesti vamente la acción de nulidad, por lo que corresponde ingr esar al mérito del debate plan teado (artículos 4º y 9º Ley 15.869). II) Que, la empresa actora impugna la resolución dictada el 5 de marzo de 2012, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se le concedió la marca mixta “SKINMEN”, para distinguir la totalidad de los artículos compren didos en la clase internacional 3, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 27 A.A. en carpeta verde de 27 fojas). En síntesis, los agravios de la recurrente se limitan a la ausencia de derechos de exclusividad, entendiendo que la Administración, sin razón, ha fraccionado una expresión única e inescindible. Agrega que ésta no solo ha actuado en forma contraria a dere cho, sino que, en situaciones idénticas, adopta resoluciones contrarias, refiriendo, a vía de ejemplo , las marcas concedidas de “crossmen”, “skinsun”, “skinmiel”, etc.; signos marcarios que han sido registrados a nombre de diversos titulares con exclusividad de derechos. III) Que, no puede dejar de puntualizarse que la motivación del acto enjuiciado a dolece de las insuficiencias que, en supuestos similares, el Tribunal ha señalado, pero en el asunto que nos ocupa, ello no ha sido objeto de agravio de parte de la demandante, por lo que la cuestión queda fuera del objeto del debate. IV) Que, a juicio del Colegiado, es preciso señalar que resulta discutible el pos tulado que sostiene la empresa en su demanda, en cuanto a que la Administración ha frac cionado, a voluntad, la marca propuesta a registro. El término “skinmen” protege los artículos comprendi dos en la clase internacional 3, entre otros, aceites esenciales, jabones, cosméticos, perfumería, etc., por lo que, en este contexto, parece inevitable que, en la mente del consumidor promedio, dicho voca blo tienda a escindirse, de la manera que lo postula el demandado (fs. 19 y vto. de autos). Pero, además, en lo principal, como lo expresa la propia demandante, se trata de una marca “….constituida por un tipo de letra y grafía particular, un vocablo único, constituido por 7 letras, con diseño particular algunas en un trazo más destacado, otras no…” (fs. 4 vto. de autos). Y, esa grafía particular, es la que, precisamente, ambienta la escindibilidad del signo, puesto que de la mera observación del logo que identifica la marca en cuestión (fs. 21 A.A.), pu ede apreciarse que ambos términos aparecen claramente diferenciados por un distinto tipo de letra, y, por consecuencia es la propia “… grafía del signo coadyuva a ello por cuanto “cada uno” de los términos se encuentra claramente identificado con un tipo d e letra especial (vide fs. 21 A.A. en 27 fs.)….” (voto del Sr . Ministro, Dr. Juan Pedro Tobía). Al respecto, expresa en su voto el Sr . Ministro, Dr . Ricardo Harriague que: “….Si bien podría decirse que la demandada realiza un cotejo marcario contrario a d erecho al proceder al desmembramiento del signo marcario en cuestión (SKINMEN, en es pañol “piel de hombres”), al separar los términos en inglés “SKIN” y “MEN”, cuando lo correcto es que dicho cotejo sea practicado “en su conjunto” ya que la marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras); en la especie, tal cotejo podría tener asidero ya que los términos comunes en inglés “SKIN” y “MEN” parecen ser indicativos de los productos que se pretende pro teger dentro de la clase 3 (co mo ser los productos de perfumería, jabones, aceites esen ciales o cosméticos) y , por tanto, por más que aparezcan unidos, los términos que conforman el sig no marcario en cuestión no parecen revestir las notas de distintividad, novedad y fantasía requeridas para concederle un uso privativo……”. V) Que, en la impugnada, se concede el registro de la marca solicitada, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 17.011; norma ésta que establece que tal situación refiere a: “….Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del artículo 4º….”. Por lo tanto, es preciso determinar si, efectiva mente, el término “skinmen” en cuadra dentro de las prohibiciones del artículo 4º, lo que implicaría concluir que carece de la fantasía necesaria en relación a los productos designados y , por ende , considerar legítima su exclusión del ámbito de la concesión exclusiva de los derechos registrales. El artículo 4º de la Ley 17.011 dispone que: “…no serán considerados marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta: …….9º) Las denominaciones técn icas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o a tributos de los productos o servi cios. 10º) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los pro - ductos o servicios o la clase, el género o la especie a que p ertenecen. 11º) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fanta sías, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12º) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10º) y 11º) precedentes…..”. Expresa en su voto el Sr . Ministro, Dr. Juan Pedro Tobía: “…Con referencia al citado numeral 9º , y como bie n lo señalan los autores Merlinski y Salaverry, la ley se está refiriendo a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con el pro ducto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto; una característica de tal modo inescindible del mismo que termine por asociarlo con el producto mismo. Por el contrario, cuando el calificativo puede ser aplicado a una pluralidad de productos o servicios de muy diversa naturaleza, aquella prohibición legal, explicitada por el numeral analizado, desaparece (Las marcas en el Uruguay, págs. 18/19) (Sentencia 256/2009). Estimo que tal relación necesaria, inherente o inseparable, se verifica en el ocurrente; los términos “SKIN” y “MEN” expresan una característica propia de los produc tos que se pretende proteger (en particular: jabones; perfumería, aceites esenciales y cosméticos. En cuanto a la disposición contenida en el num. 10º supra transcripto estimo que, claramente, el signo marcario en análisis es indicativo del producto a proteger, en forma directa. Respecto al num. 11 , que e s en el que particularmente la Administración defiende la legitimidad de la encausada, estimo que el signo marcario carece de las notas de novedad y distintividad exigidas. Respecto a este aspecto -la fantasía- del análisis del signo marcario reivindicado, no cabe duda alguna que éste carece de las notas de novedad y fantasía; entendida ésta como el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la au sencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger (Cf. MERLINSKI – SALAVERRY: op. cit. en sent. referida, Pág. 23). “…Para que un signo pueda ser adoptado como marca, la ley exige que deba ser creado por la fantasía, presentando características de especialidad y novedad. Al decir de Breuer Moreno, citado por GUTIÉRREZ CARRAU “…es de fantasía toda denomina ción que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocati va…”. Y concluye que una denominación debe reputarse de fantasía cuando: “a) no tiene ninguna relación con el producto que distingue; o b) aun despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no pueda considerarse como su denominación precisa y admitida corrientemente…” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, op. cit., pág. 37)…” (sentencia Nº 270/2009); extremos, éstos, perfectamente aplicables al signo en análisis con relación a los productos destinados a proteger en la Clase Interna cional 3 y en particular: jabones; perfumería, aceites esenciales y cosméticos…..”. VI) Que, llegados a este punto, es preciso reconocer que, en cambio, le asiste ra zón a la actora, en cuanto al segundo agravio que esgrime, referido a los antecedentes registrales similares existentes y que se encuentran documentados en la carpeta rosada en 24 fojas agregada a estos autos y que constituye la contestación al oficio Nº 1220/2013, librado por este Tribunal, como parte de la prueba solici tada por Tupperware Products S.A. En efecto, tales antecedentes registrales inclinan a la Sede a acoger la pretensión de la actora, en base a la teoría de los actos propios. Al respecto, en su voto la Sra . Ministra Dra. Mariela Sassón expresó que: “….. En efecto, puede observarse en la ca rpeta rosada de documentación en 24 fs., la res puesta al oficio en la etapa probatoria de autos, donde la DNPI da cuenta de un universo de registros a favor de terceras empresas y todos para la misma clase internacional 3, que contienen los términos SKIN y MEN sin limitaciones en cuanto a los derechos privativos de los términos componentes. Veamos (los destacados me pertenecen): .SKINSET No. 372.294 (concedida 30.8.2007); .SKIN2CODE No. 402.730 (renovada 18.8.2009); .SKINMIEL No. 388.235 (renovada 25.7.2008); .TENSOSKIN No. 380.164 (concedida 18.4.2008); .REVALSKIN No. 387.290 (concedida 17.4.2009); .NOVASKIN No. 420.221 (renovada 3.6.2011); .COVERSKIN No. 423.421 (concedida 2.10.2012); .PHYTOSKIN No. 355.572 (concedida 10.1.2005); y .CROSSMEN No. 424.963 (concedida 12.10.2012); En el análisis de dicha prueba, resulta aplicable lo expresado por el Cuerpo en la Sentencia No. 189/2012 en relación a la conducta de la demandada: “….Dicho tempera mento, precedente y absolutamente contrario al plasmado en esto s obrados, se aparta in fundadamente del criterio otrora proyectado, generándose en el destinatario de la conduc ta la expectativa relevante y plausible que, ante situacio nes similares (como la del ocu rrente) se ceñiría la Administración a las mismas pautas y parámetros técnicos de actuación. En similar línea reflexiva, el Colegiado ha indicado: “Evidentemente, la volición impugnada involucra de parte de la DNPI una injustificada conducta contradictoria, que lesionó el deber de coherencia que debe estar presente en el comportamiento de la mis ma. Siendo aplicable en la especie la teoría de los actos propios (venire contra factum propium), que conduce al rechazo, por violatorias del principio de buena fe de indudable cuño constitucional (arts. 7, 72 y 332 de l a Constitución de la República), de conductas como la examinada en este pronunciamiento donde s e pretende desconocer comportamientos de la propia DNPI asumidos oportunamente, de sig no contrario, ante idéntica si tuación jurídica, frente al mismo interlocutor receptor” (Sentencia 729/ 2007). De modo que en el análisis concreto, considerando el apartamiento del criterio anterior por parte de la Oficina, y recalcando que no puede dejar de apreciarse -vinculado al sentido de la prohibición de la normativa marcaria-, l a influencia que tiene tal con ducta previa en relación al contexto comercial en el que se enmarcará el signo, lleva a concluir que en relación al término SKINMEN, el reclamo de la actora tiene lugar….” En similar orden de ideas, en su voto el Sr . Ministro, Dr . Ricardo Harriague manifestó que: “…..se observa en el registro marcario un conjunto de marcas que contienen los mismos términos SKIN o MEN y que fueron concedidas por la DNPI sin limitación alguna de derechos sobre dichos términos para la misma clase internacional 3. Así puede verse los signos marcarios “SKINSET”, “SKINMIEL”, “TENSOSKIN”, “REVALSKIN”, “COVERSKIN”, “ PHYTOSKIN” o “CROSSMEN”; de modo que, en el caso, es de recibo la teoría de los actos propios (venire contra factum propium), que conduce al rechazo, por violatorias del principio de buena fe de indudable cuño constitucional (arts. 7, 72 y 332 de la Constitución de la República), de conductas como la examinada en este pronunciamiento.” (Cf. Sentencia Nº 729/2007, que tuve el honor de redactar)……”. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, FALLA: Haciendo lugar a la deman da y, en su mérito, anulando la resolución impugnada en la parte objeto de recurso. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíj anse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dra. Sassón, Dr. Harria gue, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).