Sentencia Definitiva N° 534/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de julio de 2015. No. 534 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NOVARTIS AG con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 215/2012). RESULTANDO : I) Que compareció Gabriela CESTAU en representación de NOVARTIS AG, a demandar la declaración de nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, fechada el 9 de junio de 2011 (fs. 64 de los A.A.). Por la volición impugnada se desestimó la solicitud de Patente de Invención Acta No. 25.995 de fecha 15 de enero de 2000, presentada por la accionante con el título de “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO (ÁCIDO MICOFENÓLICO)”. En s u demanda, planteó que la referida solicitud se presentó como reválida de la patente de Grecia No. 1002893 de fecha 10 de agosto de 1998. Esta solicitud de patente se encuentra dentro del campo farmacéutico que es materia patentable gracias a lo dispuesto en el art. 70.8 de los ADPIC (ratificado por la Ley No. 16.671). Narró el trámite seguido en vía administrativa y las razones por las que -siguiendo el informe del encargado de la División Patentes Dr. José VILLAMIL- se decidió rechazar su solicitud. Sostuvo que, a partir de la actual jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Sentencia No. 602/2010), difícilmente podrá argumentarse la incompatibilidad de la Ley 16.671 (ADPIC) con el instituto de la reválida; pues por medio de la menc ionada sentencia este Tribunal admitió la concesión de una solicitud de reválida de patente farmacéutica bajo el nuevo régimen de ADPIC. Manifestó que al momento de presentación de la solicitud, se encontraba plenamente vigente la Ley No. 10.089, que en sus arts. 31 y siguientes prevé expresamente el instituto de las reválidas y que para el caso de autos, se presentó cumpliendo con todos y cada uno de sus requisitos y formalidades. Añadió que el ADPIC no hace mención alguna al instituto de las reválidas de pat entes, mientras que la Ley No. 17.164 en su art. 125 indudablemente consagra un instituto de reválida de patente. Destacó que en el Convenio de París, firmado por nuestro país y al que se remite también los ADPIC, expresamente se reconocen y admit en la existencia de las reválidas o patentes de importación (artículo 1.4). Y agregó que , por si esto fuera poco, la patente de reválida también está prevista en el art. 1 del Tratado sobre Patentes de Invención (1889), firmado entre Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Afirmó que el ADPIC entró a regir en Uruguay el 1º de enero de 1995 por disposición de la Ley No. 16.671, pero la DNPI las empezó a conceder a partir de noviembre de 2001 por apli cación del art. 127 de la Ley No. 17.164. Alegó que, a la fecha de presentación de la presente solicitud de reválida, la DNPI ya aceptaba solicitudes de patentes farmacéuticas como práctica habitual y, por tanto, lo que debió haberse hecho no es otra cosa que aplicar las normas existentes en un mismo ti empo, es decir, la Ley No. 10.089 en cuanto a las reválidas y el ADPIC en cuanto a los productos farmacéuticos, y no aplicar una y otra separadamente y en bloque como pretende la DNPI y la jurisprudencia an terior del TCA a la Sentencia No. 602/2010. En d efinitiva, solicitó se ampare la demanda y se anule el acto encausado. II) Que conferido el correspondiente traslado, compareció el Dr. Milton FUENTES RIERA en representación del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda. En su escuetísimo escrito, afirmó que según surge de los antecedentes administrativos que se acompañan, no puede accederse a lo solicitado, porque la patente tramitada no cumple con los requisitos de falta de comercialización en el país o en el extran jero (art. 125 de la Ley No. 17.164). De la demanda así como de las actuaciones administrativas, no surge el cumplimiento de los extremos señalados en el párrafo anterior. En definitiva, el acto refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia, por lo que corresponde su confirmación. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce agregada y certificada a fs. 118. Se incorporó testimonio de los antecedentes administrativos, que lucen en la carpeta verde en 64 fojas. IV) Alegaron ambas partes por su orden (fs. 120 a 123 y a fs. 126, respectivamente). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administr ativo, aconsejó -por Dictamen No. 591/2014 (fs. 129 y 129 vuelto)- la anulación del acto impugnado. VI) Por Decreto No. 8517/2014 (fs. 131), se ordenó el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia. CONSIDERANDO : I) Que se demanda en autos la declaración de nulidad de la resolución dictada por la Dirección N acional de la Propiedad Industrial, fechada el 9 de junio de 2011 (fs. 64 de los A.A.). Por la volición impugnada se desestimó la solicitud de Patente de Invención Acta No. 25.995 de fecha 15 de enero de 2000, presentada por la accionante con el título de “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO (ÁCIDO MICOFENÓLICO)”. II) Los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento se hallan debidamente cumplimentados, por lo que el Tribunal ingresará a la consideración de la cuestión sustancial (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, apartándose de la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y revalidando su reciente jurisprudencia en casos perfe ctamente parangonables con el de obrados, considera que el acto hostilizado ha sido dictado con arreglo a Derecho, por lo que lo confirmará. El caso en examen es, en sus aspectos técnico -jurídicos, idéntico al resuelto en los autos: “MERCK SHARP & DOHME CORP. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 521/2012), que dio lugar al dictado de la reciente Sentencia No. 228/2015 y, también, al ventilado en los autos caratulados: “NOVARTIS AG. CON ESTADO . MINISTERIO D E INDUST RIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad (Ficha No. 129/2012), que culminara con el dictado de la Sentencia No. 407/2015. Los fundamentos esgrimidos en esos precedentes resultan enteramente trasladables al sub-judice, por lo que el Tribunal con sidera del caso reiterar lo ya dicho. En efecto co mo se aseveró en la Sentencia No. 228/2015: “A juicio del Tribunal, de acuerdo al régimen normativo vigente en la materia al momento de solicitud de la reválida de patente de invención de marras, la misma fue correctamente rechazada, ya que dicho marco normativo no habilitaba el patentamiento de composiciones medicinales ni productos químicos (literal c) del art. 3º de la Ley Nº 10.089). En efecto, la referida reválida de patente fue presentada el día 17 de enero de 2000, es decir, un día antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de patentes Nº 17.164 (art. 128), que vino a derogar el régimen de la Ley Nº 10.089, vigente hasta el día 18.1.2000. Nuestro antiguo régimen en la materia, consagrado por la Ley Nº 10.089, contemplaba el instituto de la reválida de patentes extranjeras (arts. 31 a 35 del citado cuerpo legal) a condición que se solicitasen dentro de los tres años de concedidas en el país de origen (extremo que se cumple en la especie); pero dicha habilitación se ve limitada por la prohibición genérica establecida en su art. 3º literal C) para el patentamiento de “composiciones medicinales y productos químicos”; como sucede en el ocurrente. En este sentido, el caso es plenamente parangonabl e a los resueltos por el Tribunal en jurisprudencia a la que alude la resolución enjuiciada (Sentencias Nº 179/06, 372/06, 511/06 y 577/06) y no a la Sentencia Nº 602/06 de la que hace caudal la parte actora; puesto que el resuelto por esta última sentencia, se trataba de un caso en que la solicitud de reválida de patente se había presentado el 31 de agosto de 2000, cuando ya se encontraba plenamente vigente el régimen de la Ley Nº 17.164. En cuanto la aplicación de los Acuerdos de ADPIC que posibilitaron la patentabilidad de productos farmacéuticos y químicos y que fueron aprobados en Uruguay por la Ley Nº 16.671, entrando en vigor el 1º de enero de 1995, cabe remitirse íntegramente al análisis efectuado en los fallos anteriormente señalados. Así, en la Sentencia Nº 179/06 se dijo: “V.2.- No ha sido cuestionado en autos que los Acuerdos de ADPIC, que fueron aprobados por la Ley Nº 16.671 -ratificando allí la condición de Uruguay como país en desarrollo -, entró en vigor el 1º de enero de 1995. Ni, ta mpoco, que el art. 27 del ADPIC al determinar la extensión de la materia patentable deroga tácitamente la limitación del art. 3, lit. “C”, de la Ley No. 10.089 (MERLINSKI, Ricardo - SALAVERRY, Lucía: “Las Marcas en el Uruguay” Págs. 122/152). Sin embargo, a juicio del Tribunal necesario resulta señalar que en las “disposiciones transitorias” se determina que ningún Miembro tiene obligación de aplicar el ADPIC antes de un año de la entrada en vigor (art. 65 num. 1º), que tratándose de un país en desarrollo Miembro puede aplazarlo por cuatro años más (art. 65 num. 2º), y que si un país en desarrollo Miembro está obligado a ampliar la protección mediante patentes a productos o sectores que no gozaban de tal protección en su territorio, etc. podrá aplazarlo po r un período adicional de cinco años (art. 65 num. 4º). No puede dudarse que, a partir de lo anterior, en el Uruguay la aplicación del ADPIC se vio aplazada por diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor, y ello sólo sería suficiente para fund amentar la confirmatoria del acto impugnado en autos. Pero, incluso, y en parte coincidiendo con el argumento anterior, el art. 70 del ADPIC, bajo el título “Protección de la materia existente”, establece como regla que “…El presente Acuerdo no genera ob ligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate” (num. 1º), lo que equivale lisa y llanamente a descartar toda posible retroactividad (Cf. Sent. 252/05)”. Y por otro lado, también en el sub-examine resulta compartible el dictamen del Encargado de la División Patentes de la DNPI, Dr. José Antonio VILLAMIL obrante en los antecedentes administrativos agregados a la causa (fs. 80 a 82 de los A.A.). En dicho informe el letrado consigna, en términos que el Tribunal hace suyos que: “ …las solicitudes de reválida no se encuentran comprendidas dentro del art. 78.8 del ADPIC. Primero, porque dicho artículo se refiere a las solicitudes y no, como se acaba de ver, a patentes previamente concedidas en el extranjero, como habilita el art. 31 de la ley 10.089, que establece que las solicitudes de revalidación de patentes extranjeras pueden ser presentadas dentro de los tres años de concedidas en su país de origen.” El pormenorizado desarrollo que hace el dictamen demuestra cómo el régimen del ADPIC, no comprende a las llamadas reválidas o patentes de importación, figura que de por sí constituye una excepción al sistema general de patentamiento. En suma, el Tribunal comparte el enfoque sustentado en e l multicitado informe del Dr. VILLAMIL, en concordancia con el temperamento sostenido en las Sentencias Nos. 179/06, 372/06, 511/06 y 577/06; criterio que se revalida enteramente en el ocurrente y conduce al rechazo de la pretensión anulatoria.” Por los fundamentos explicitados, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los h onorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Ha rriague, Dr. Gómez Tedeschi , Dr. Tobía , Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).