Sentencia Definitiva N° 517/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de julio de 2015. No. 517 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "AGRIGENTO S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 977/12). RESULTANDO : I) Que compareció Manfredo CIKATO en representación de AGRIGENTO S.A. a demandar la anulación de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de marzo de 2012, por la cual se concedió el registro de la marca: “TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS ”, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos “NEGOCIOS” e “INMOBILIARIOS”, solicitada bajo expediente Nº 395977, a favor de Marcelo INFANZÓN GUERRA de Uruguay, para distinguir los servicios comp rendidos en la clase internacional 36 (Negocios Inmobiliarios) (fs. 33 de los A.A.). La parte actora arguyó que con la concesión de la marca cuestionada se produce una clara hipótesis de confusión directa con la marca de su propiedad (“MI CASA”), pues ex isten en términos comparables un elemento y factor común que hace creer al consumidor que está obteniendo determinado producto o servicio cuando , en realidad , está adquiriendo otro. Expresó que sin duda, entre la marca de su representada y la marca cuestionada se presentan similitudes que impiden al consumidor su diferenciación, lesionándose así sus derechos y los derechos empresariales que emergen de la propiedad de la marca preexistente. Sostuvo que la simple observación de los s ignos en pugna genera una impresión visual, fonética y semántica de absoluta similitud. El cotejo marcario en cuestión debe centrarse en los términos MI CASA - TU CASA, pues los términos “negocios inmobiliarios” constituyen una locución genérica en refere ncia a los servicios inmobiliarios comprendidos en la clase internacional 36. Los signos en cuestión presentan una conceptualización común: un pronombre que marca posesión ; y un objeto: mi casa, tu casa. Afirma que la empresa solicitante lo que hizo fue to mar la marca de su representada y le cambió el pronombre posesivo que sencillamente provoca un claro acercamiento desde el punto de vista del contenido semántico. Alegó que la comparación de ambos signos genera una misma impresión y un mismo re cuerdo en la mente del consumidor y , por tanto, existe una evidente asociación que impide la coexistencia pacífica de los mismos en el mercado. Finalmente, reseñó lo expuesto por doctrina y jurisprudencia en relación a las pautas o reglas que e stablecen la manera correcta de realizar la comparación o cotejo entre las marcas en pugna; para concluir en que existe un riesgo cierto de confusión entre las denominaciones registradas TU CASA y MI CASA, además de la probabilidad de que un servicio se confunda por otro y de que se asocie un servicio con la empresa que no lo ofrece ni es titular de la marca. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo que hizo lugar al registro de la marca TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS. II) Que , conferido el correspondiente traslado, compareció Milton FUENTES RIERA en representación del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda. Afirmó que es de notarse que el signo cuestionado está compuesto por cuatro palabra s y el de propiedad de la accionante, tan solo por dos; y ambos signos, solo comparten el término CASA. Recordó que el análisis de los signos debe realizarse sin desmembramientos, importando la impresión de conjunto que causan los mismos, no sus elementos aisladamente considerados. Sostuvo que es perfectamente posible la convivencia de ambos signos en el registro marcario, dado que no se verifica ninguna hipótesis de confundibilidad. III) Por Decreto Nº 4308/2013 de 5 de junio de 2013 (fs. 19), el Tribunal dispuso noti ciar al tercero denunciado, quie n no compareció. IV) Que, abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 40, correspondiendo a la actora la que se encuentra agregada de fs. 23 a 33 y a la demandada la de fs. 34 a 36. A los autos se agregaron por cuerda antecedentes administrativos presentados por la parte demandada en dos carpetas de 50 y 19 fojas. V) Alegaron las partes por su orden ( fs. 54 -55 y 58 , respectivamente). VI) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contenci oso Administrativo (Dictamen Nº 513/14 de fs. 61) aconsejó confirmar el acto impugnado. VII) Por Decreto Nº 7862/2014 de 9.9.2014 (fs. 63), se ordenó el pase a estudio y se citó a las partes par a sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El acto objeto de la presente acción de nulidad es la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de marzo de 2012, por la cual se concedió el registro de la marca: “TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS”, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos “NEGOCIOS” e “INMOBILIARIOS”, solicitada bajo expediente Nº 395977, a favor de Marcelo INFANZÓN GUERRA de Uruguay, para di stinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 36 (Negocios Inmobiliarios) (fs. 33 de los A.A.). Los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente cumplimentados (arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). En efecto, el acto le fue notificado personalmente a la interesada el día 21.3.2012 (fs. 33 de los A.A.) . El día 9.4.2012 interpuso los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 37-38 de los A.A.). La Administración incumplió con el deber de instruir y resolver los recursos movilizados, por lo que la denegatoria ficta quedó configurada el día 26.10.2012, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los recursos (art. 5 de la Ley No. 15.869 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley No. 17.292). La demanda conteniendo la pretensión anulatoria fue presentada, en tiempo útil, el día 21.12.2012 (nota de cargo de fs. 7 infolios). II) Los agravios que la actora dirigió contra el ac to residenciado han sido debidamente detallados en los RESULTANDOS, a los que cabe remitirse brevitatis causae. III) Corresponde recordar, en lo inicial, que en vía administrativa la accionante dedujo oposición al registro de la marca concedido por el acto encausado, por entender que resultaba confundible con su marca prerregistrada dentro de la misma Clase internacional 36 (“MI CASA”). Conferida la vista correspondiente al solicitante, la misma fue evacuada en escrito presentado a fs. 22-24 de los A.A. La Asesoría Letrada de la D irección Nacional de la Propiedad Industrial, aconsejó no amparar la oposición presentada (fs. 29 -32 de los A.A.). Finalmente, esa misma Dirección dictó el acto que se enjuicia en los presentes obrados, por medio del cual se concede la marca solicitada. IV) En el plano conceptual, es menester tener presente que, en nuestro Derecho, el art. 6 de la Ley Nº 17.011, establece que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscri ptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. En el subexamine, el Tribunal , por unanimidad, considera que existen diferencias gráfi cas y fonéticas suficientes en el cotejo de los signos en cuestión “TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS” (concedida) y “MI CASA” (prerregistrada) como para permitir la coexistencia pacífica en el mercado y en el registro marcario de las denominaciones en pugna (art. 6º de la Ley Nº 17.011). En efecto, la existencia de un elemento en común como lo es el término CASA, no puede considerarse causa suficiente que determine la ausencia de las claras diferencias exigidas legalmente entre los signos en pugna. El sign o marcario atacado está compuesto por cuatro palabras (de las cuales dos fueron concedidas sin derechos privativos sobre las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 17.011); en tanto, el signo marcario propiedad de la accionante solo se compone de dos términos. En el análisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo que recoge doctrina en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndol as sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). Atendiendo a las reglas que doctrina y jurisprudencia han señalado para el correcto análisis de las marcas que se enfrenten por un supuesto riesgo de confusión, debe considerarse que, para su comparación, el análisis debe hacerse “a golpe de vista” y como un todo. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que: “…la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lug ar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio…” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico Práctico de Marcas”, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, por todas véase la Sentencia Nº 271/2013). Vale revalid ar enteramente en la emergencia lo que sostuvo el Tribunal en la Sentencia Nº 830/2012, en la que se dijo: “…como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pa san por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si ex iste similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas ”, 2007, pág. 357 - 358).” (en el mismo sentido véanse las sentencias 68/2015, 677/2011, 379/2008 entre muchas otras). Con tales entendimientos, surge que las marcas registradas por la actora poseen claras diferencias con aquella cuyo registro se impugna , extremo que permite su coexistencia en el mercado. En efecto, vistas en su conjunto, en el plano fonético y gramatical, en ningún modo pueden considerarse pasibles de riesgo confusionista. Y como bien señala el Sr. Ministro Dr. HARRIAGUE en su fund ado voto: “ ….no puede dejar de observarse que l a marca cuestionada es de naturaleza pura y exclusivamente denominativa (A.A fs. 2); en tanto, el signo marcario propiedad de la actora es de naturaleza mixta y se distingue por un específico y particular logo (fs. 5 y 28 de los A.A); extremo el cual constituye un elemento fuertemente distintivo entre los signos marcarios en pugna. También aparece como muy discutible que la expresión “CASA”, dada su generalidad, escasa originalidad y poco poder distintivo den tro de la Clase internacional 36 (y muy particularmente dentro de los servicios que comprenden los negocios inmobiliarios), posea la actitud de “mot vedette” o elemento principal o predominante dentro de la denominación marcaria en cuestión, tal como lo qu iere hacer aparecer la parte demandante. En tal sentido, no se advierte que al adoptarse dicho término dentro del conjunto marcario “TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS”, se incurra en una hipótesis de reproducción parcial de la marca preexistente.”. En definitiva, los argumentos expuestos llevan a concluir que el acto impugnado es legítimo, razón por la cual corresponde su confirmación. Por los expresados fundamentos, lo dispuesto por el artículo 309 de la Constitución de la República y, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, con fírmase la resolución impugnada; sin especial condenación procesal. A los efecto s fiscales , fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los anteced entes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Harriague, Dr. Góm ez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).