Sentencia Definitiva N° 508/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de julio de 2015. No. 508 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS BRANDS SARL . con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍ A. Acción de nulidad ” ( Ficha No . 724/2013). RESULTANDO : I) Que a fs. 7 compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada el día 7 de noviembre de 2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial , en virtud de la cual se concedió el registro de la marca MARLBORO ICE BLAST (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos “ICE” y “BLAST ”, solicitada bajo expediente No. 418150 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS. Sostuvo que la resolución impugnada en cuanto concedió el regi stro de la marca sin derechos privativos sobre el vocablo “BLAST” carece de motivación, ya que mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de marca de su mandante. Analizó los artículos comprendidos en la ley de marcas para concluir que la no concesión de derechos privativos sobre la expresión “BLAST” es contrario a la normativa legal, en lo relativo a lo formal porque la Administración no proporciona prueba en sustento de su afirmación ya en lo relativo al fondo, por cuanto no encuadra dentro de ninguna de las hipótesis comprendidas en el artículo 4º. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado en cuanto concedió “MARLBORO ICE BLAST” sin derechos sobre la expresión “BLAST”. II) Que conferido el corr espondiente traslado, compareció a fs. 13 el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Expresó que de acuerdo a lo que surge de las actuaciones administrativas, el signo en análisis está comprendido en las previsiones del art. 7 de la Ley No. 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce certificada a fs. 38. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 47-51 y 53). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo , aconsejó por Dictamen No. 616/14, la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con la normativa vigente, para que pueda ingresarse al análisis del fondo del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitu ción y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). II) Se impugna en autos la Resolución dictada el 7 de noviembre de 2012, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industr ial (Acta No. 418.150), por la cual se concedió el registro de la marca MARLBORO ICE BL AST (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “ICE” y “BLAST”, art. 7 de la Ley No. 17.011, a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL . de SUIZA, para distinguir los artículos c omprendidos en la clase Int. 34 (A.A., fs. 27, en rojo). II.1.- Dicha volición fue útilmente recurrida por PHILLIP MORRIS BRANDS SARL . mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (A.A., fs. 32 a 38). Y, no habiéndose pronunciado la Administración demandada a su respecto, operó la denegatoria ficta con fecha 2 de setiembre de 2013 (arts. 5 y 6 de la Ley. No. 15.869, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley No. 17.292). La demanda anulatoria fue deducida el 22 de octubre de 2013 (nota de cargo, fs. 11 infolios). III) Los argumentos sustentados por las partes litigantes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de este pronunciamiento definitivo, al cual corresponde remitirse brevitatis causae. IV) Considera la Corporación, por el voto unánime de sus Ministros integrantes, y en discordancia con la posición adoptada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo expuesta en su Dictamen de fs. 56/56vto., que procede amparar la pretensión anulatoria ejercitada en esta causa en m érito a los específicos fundamentos que se explicitarán. V) Sobre la falta de motivación de la volición impugnada. El primero de los agravios formulados por PHILIP MORRIS BRANDS SARL, refiere a la ausencia de motivación. En tal sentido, afirma la parte actora que mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar su derecho a la marca peticionada. A juicio del Tribunal, asiste plena razón a la parte actora en el planteamiento de este agravio. V.1.- En efecto. Del análisis de los antecedentes administrativos agregados a la causa, es posible advertir que la concesión de la marca solicitada: “MA RLBORO ICE BLAST”, por el conjunto, lo fue, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (téngase presente que este pronun ciamiento definitivo únicamente se expedirá en relación al término “BLAST”, motivo de agravio de la parte actora). Y que, la explicación que la Administración expuso como fundamento de su decisión, fue la genérica referencia a: la Ley No. 17.011, el Decret o Reglamentario No. 34/999, el art. 188 de la Ley No. 17.930 y el Informe de la División Marcas (ATENTO); y en la parte resolutiva, específicamente, el art. 7 de la Ley No. 17.011 (A.A., fs. 27). V.2.- Resulta imprescindible tener presente que la motivación no constituye un recaudo de legitimidad, sino que es la legalidad del acto administrativo, pues justifica el cumplimiento de los elementos normativos y de los valores de apreciación sobre el mérito y la razonabilidad (Cf. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio, en su Diccionario de Derecho Público). El autor citado agrega además, en términos plenamente compartibles: “…que la motivación no sólo tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la voluntad que se manifiesta en el acto administrativo, sino h acer posible su control o fiscalización, estableciendo la necesaria relación de causalidad entre los antecedentes de hecho, el derecho aplicable y la decisión adoptada”. (Op. cit. págs. 506/507). Debiéndose tener presente que el motivo es el fundamento de hecho o de derecho del acto administrativo; y que por motivación debe entenderse la expresión del motivo que fundamenta el acto; siendo así, un vicio en el motivo es un vicio de fondo, mientras que un vicio en la motivación es un v icio de forma (Cf. D URÁN MARTÍNEZ, Augusto: “La obligación de motivar: un principio general de Derecho Administrativo”, en Rev. Uruguaya de Estudios Administrativos, Año II, No. 2, pág. 100). En términos, también perfectamente compartibles, GARCÍA de ENTERRÍA expresa que la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional, sino que por el contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (Eduardo GARCÍA de ENTERRÍA – Tomás – Ramón FERNÁNDEZ: “Curso de Derecho Administrativo” T. I, pág. 555). Específicamente, en nuestro ordenamiento jurídico, existe la obligación de motivación del acto administrativo. Así, el art. 21 del Decreto No. 30/003, de fecha 23 de enero de 2003 es tablece: “ El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en la resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en que se f unda la opción, en consideración al interés público.” Más aún, la Corporación entiende que le asiste plena razón a DURÁN MARTÍNEZ cuando postula en el trabajo que viene de citarse, que resulta incuestionable que la obligación de motivar los actos administrativos está íntimamente vinculada a derechos inherentes a la personalidad humana (en la terminología del art. 72 de la Constitución de la República) no escritos: el que tiene un individuo de conocer el motivo de las disposiciones que se le aplican y e l poder de impugnarlas en caso de que le causen agravio, que derivan respectivamente del derecho a conocer la verdad y del derecho a defenderse de las agresiones ilegítimas. De la naturaleza específica de ser racional del hombre, nace el derecho a averiguar la verdad. Y el hombre siempre, en todos los órdenes ha tratado y trata de averiguar la verdad. Con mucha más razón tiene el derecho a hacerlo respecto de la actividad de la Administración, por lo menos en lo que le es atinente, pues aquélla sólo puede a ctuar legítimamente en vistas a la obtención del bien común. Por lo demás, sin conocer los motivos del acto administrativo, mal se puede ejercer el legítimo derecho de defensa frente a la Administración agraviante, derecho incluso constitucionalmente protegido (art. 66 y 72 de la Constitución de la República). Por ello, debe convenirse que la ausencia de motivo en un acto administrativo, lo vicia irremediablemente de nulidad. En tal sentido, sostiene CAJARVILLE PELUFFO que: “Si los hechos operantes como supuesto normativo o motivos del acto administrativo no existen o no son como la Administración pretende, el acto está viciado por inexistencia de los motivos ”. (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. “Sobre Derecho Administrativo”, T. II, Segunda Edición ampli ada, 2008, FCU, pág. 31 y 32). Máxime, que lo relacionado con la “motivación” se agudiza en materia de actos discrecionales (como sin duda lo es, el que motiva este accionamiento anulatorio), donde -con relación a los reglados - es mayor la necesidad d e justificar la íntima correlación entre “motivo”, “contenido” y “finalidad” del acto (Cf. MARIENHOFF, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo” T. II, págs. 330 y ss.). Por su parte, GARCÍA de ENTERRÍA considera que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho “los actos, que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales…” . Agregando que : “…Particularmente importante es la existencia de motivación de los actos discrecionales… por estimar que la expresión de los m otivos, en cuya virtud la Administración ha optado por una concreta solución entre las muchas posibles, es sencillamente fundamental a efectos del control jurisdiccional…”. (“Op. Cit.”, t. I, págs. 554/555). V.3.- En el ocurrente, aun recibiéndose la posición doctrinaria que indica que la motivación puede surgir de la expresión de voluntad del acto o, con anterioridad al mismo en su proceso de formación, debe coincidirse con la parte actora que la motivación del acto administrativo que da mérito a la p resente actuación en sede de nulidad, no guarda las exigencias precedentemente expuestas, requeridas jurídica y doctrinariamente para conformar una, capaz de admitir la calificación de idónea o eficaz; o sea, suficiente para apreciar con exactitud los moti vos determinantes del acto. Veamos. De la fundamentación jurídica contenida en la resolución impugnada, así como las propias del informe jurídico de la División Marcas (ver éste, a fs. 26 de los A.A.), sólo es posible extraer que el conjunto marcario solicitado: a) no está comprendido en las nulidades establecidas por los arts. 4 y 5 de la Ley No. 17.011; b) que no existen antecedentes oponibles ; y, c) que al término “BLAST” no corresponde reconocérsele derechos privativos en mérito a lo dispuesto por el art. 7 de la referida ley. Pues bien; de la lectura detenida de dicho informe, es posible apreciar que el mismo se limita a utilizar una fórmula genérica para denegar el otorgamiento de derechos privativos sobre los términos que la componen, sin analizar en particular cada uno de ellos, soslayando todo tipo de consideración específica sobre las razones en que se funda su decisión. Ello de por sí, implica como se dijo, una insuficiencia en la motivación de la resolución impugnada, extremo que tiene por consecuencia la nulidad de la misma. Sin perjuicio de ello, al detener el análisis en el citado dictamen de la División Marcas, se observa que el mismo resulta por demás incongruente, en tanto el fundamento normativo al cual refiere debería conducir a conceder el registro con derechos privativos, y sin embargo, termina aconsejando exactamente lo contrario. En efecto, el referido informe, en el cual se fundamenta la resolución encausada, incurre en una grosera incongruencia, puesto que luego de afirmar que la marca solicitada no está comprendida en las nulidades establecidas en el art. 4° de la Ley 17.011, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud arroja que éstos no expresan cualidades o atributos de los productos (nu m. 9°), no son genéricos (num. 10°), y revisten distintividad (num. 11°), señala finalmente que la marca debe concederse sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, en función de lo dispuesto en el art. 7° de la Ley, disposición que justamente remite al art. 4°, que se había considerado no violentado. Recuérdese que, de acuerdo con lo establecido en el art. 7° de la ley marcaria, “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 1 2) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. No resulta congruente el hecho de otorgar el registro sin derechos exclusivos fundándose en el art. 7°, cu ando del mismo informe emerge que el signo no se encuentra comprendido entre las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º, siendo que el art. 7° se refiere a las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del art. 4º. En resumen, si la Direcció n Nacional de la Propiedad Industrial reconoció que el conjunto marcario podría registrarse, pero lo hace bajo la limitación establecida en el artículo 7°, debería entenderse que el mismo ingresa en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9° a 12° del artículo 4º, pero dicho extremo justamente fue negado en el informe que dio fundamento a la resolución, lo cual aparece en definitiva como una evidente incongruencia, que deriva en una ausencia absoluta de motivación del acto encausado. V.4.- En tal sentido, tiene dicho el Tribunal que la fundamentación del acto administrativo no solamente debe existir en forma explícita, sino que debe revestir las calidades de congruencia y veracidad. Por un lado, debe ser congruente, lo cual significa que l os motivos, normas y razones invocados deben aparecer como premisas de donde se extraiga lógicamente la conclusión, que es la decisión. Si hay contradicción entre la fundamentación y la decisión, esa incongruencia afecta la validez del acto. Y, por otro lado, la motivación debe ser exacta, esto es, las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, y los hechos deben ser verdaderos . (Cfme. Sentencias No s. 263/2011 y 729/2012, entre muchas otras). En el caso, la motivación es por un l ado insuficiente, y por otra incongruente, lo cual determina la nulidad de la resolución impugnada. VI) Sobre la negativa de la Administración de conceder el registro de la marca solicitada, con derechos privativos sobre el término “BLAST”. El seg undo de los agravios articulados por la parte actora, guarda relación con que el registro de la marca solicitada, se haya concedido sin derechos privativos sobre el vocablo “BLAST”. Manifiesta en su memorial de agravios, que dicho vocablo tiene varias acepciones y que no es un signo cuyo uso sea requerido para identificar los productos de la clase internacional 34, cuyo uso esté impuesto por la naturaleza o función de los mismos, por lo que no encuadra en ninguna de las hipótesis de prohibición contenid as en el artículo 4º de la Ley No. 17.011. A juicio de la Sala, también asiste razón a la parte actora en este punto de su razonamiento. VI.1.- En efecto. Sin perjuicio de todo lo señalado en el Considerando anterior, relativo a la falta de motivación del acto enjuiciado, que de por sí, ya constituye un vicio que lo inficiona de nulidad, la Sala entiende que el término “BLAST” no reúne las notas esgrimidas por la demandada para ser concedido sin derechos privativos, al amparo de lo prevenido por el artículo 7º multicitado. Dicha disposición reza que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la Ley No. 17.011, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. Así, el art. 4º, por su parte establece: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:…” “…9) Las denominaciones técnicas, comer ciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios; 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º, 10 y 11 precedentes”. VI.2.- Por su parte, en referencia a las reglas básicas de apreciación de distintividad, generalidad o descriptivi dad de un signo, conviene tener presente lo señalado por CHIJANE, quien enfatiza en lo siguiente: “…el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos que se pretenden distinguir, y el subjetivo, teniendo presente la percepció n y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizado. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto.” (CHIJANE, Diego en “Derecho de Marcas”. Montevideo - Bs.As. Reus-B de F. 2007.Págs. 45 -46). (El subrayado no se encuentra en el texto original). Asimismo, BUGALLO, haciendo referencia al tema que nos ocupa, expresó: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen ...”. De tal modo, las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común, y por lo tanto, no monopolizables puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes. (BUGALLO, Beatriz en “Propiedad Intelectual”, Montevideo, FCU 2007, pág. 92). (El subrayado no se encuentra en el texto original). VI.3.- Con estos entendimientos , y en razón a que el signo resistido fue solicitado para proteger los artículos de la clase internacional N o. 34 (tabaco, artículos para fumadores, cerillas) , la Sala considera que el término “BLAST” no encuadra en las hipótesis mencionadas. En efecto, el mencionado vocablo “ BLAST”, que traducido al idioma español significa : “ráfaga”, “soplo”, “explosión” o “estallido”, no es usualmente utilizado para referirse a los productos protegidos, no es un calificativo necesario de los mismos , ni se trata de un término que haya pasado a l uso general. Por el contrario, denota originalidad y fantasía, en tanto como expresa la actora y no resulta controvertido por la Administración, no figura como parte de otras marcas registradas en la clase internacional 34. Por los fundamentos expue stos y, lo establecido por el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria i ncoada y, en consecuencia, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los horarios del abogado de la parte actor a en la cantidad de $22.000 (pesos uruguayos , veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, D r. Harriague (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).