Sentencia Definitiva N° 478/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de junio de 2015. No. 478 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 587/13). RESULTANDO : I) Que con fecha 2/IX/2013 compareció la parte actora, debidamente representada por Martina ETCHEVERRY, demandando la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de octubre de 2012, por la cual se concede el registro de la marca THS (mixta) por el conjunto, sin derechos privativos sobre los término “THS”, art. 7 de la Ley 17.011, solicitada bajo expediente Nº 418149 a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S .A. de SUIZA, para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 9 (Aparatos electrónicos incluidos en esta clase, para cigarrillos y fumadores de tabaco), 11 (Aparatos para calentar tabaco y productos de tabaco, aparatos de calentam iento eléctrico de tabaco y productos de tabaco) y 34 (Tabaco, en bruto o manufacturado, productos a base de tabaco, incluyendo cigarros, cigarrillos, cigarritos, tabaco para la propia preparación de cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, cigarrillos kretek, rapé, sucedáneos del tabac o (que no sean para uso médico), artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos y boquillas, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para armar cigarrillos, encendedores, fósforos.) (A.A fs. 11 en rojo). La empresa accionante afirma, en primer término, que la resolución administrativa impugnada carece de motivación. Alega que la resolución impugnada cercena el derecho de marca de su mandante al no atribuirse derechos exclusivos sobre la expresión THS, sin explicitarse las situaciones fácticas o causales jurídicas que motivan la voluntad decisoria. Afirma que por tal razón el acto procesado resulta carente de la debida fundamentación, por lo que resulta meramente arbitrario. Analizando la disposición del art. 7 de la Ley 17.011, verdadero fundamento normativo del acto impugnado, concluye que el término “THS” tiene la suficiente capacidad di stintiva como para identificar los productos o servicios de que se trata. Afirma que el público consumidor no tendrá problema en identificar la serie consecutiva de productos que identifica la marca en cuestión y asociarlos entre sí una vez realizado el acto de consumo y a su vez, reiterar una nueva experiencia de compra. Seguidamente, repasa las causales de nulidad mencionadas en el art. 4º de la Ley marcaria en cuanto las marcas refieran a términos genéricos, descriptivos o de uso común, conc luyendo que la sigla THS creada como abreviación de la expresión TOBACCO HEATING SYSTEM se asocia exclusivamente a su mandante y posee una suficiente vocación individualizadora como marca, ya que el consumidor medio nacional no verá en dicha marca un signo genérico, descriptivo o de uso común, pues en el mercado no hay ni hubo nunca un producto que se individualizara con el signo THS. Por tales razones, solicita al Tribunal la anulación del acto enjuiciado. II) Conferid o traslado de la demanda, la representante del MIEM la contesta a fs. 17 -18v. de estos obrados, abogando por la confirmación del acto impugnado al entenderlo ajustado a estricto derecho. Manifiesta que el registro marcario solicitado fue conced ido, pero lo fue por el conjunto sin derechos privativos sobre el término THS y tal medida se justifica en tanto dicho término carece de fantasía para los artículos que pretende distinguir, no siendo admisible la apropiación en exclusividad del mismo. Sostiene que se trata de un signo genérico que no posee la característica de novedad y especialidad y por tanto encuadra dentro de las prohibiciones prevista en el art. 4º, numeral 11, de la ley marcaria. La sigla THS creada por la actora, en inglé s, también identifica a lo que se denomina “humo de tercera mano”, es decir, la contaminación en las superficies de los objetos la cual permanece aún después de que el humo de segunda mano se ha disipado. Por tanto, alega que de haberse conced ido derechos exclusivos sobre el término en cuestión, se hubiese vedado la posibilidad de otros fabricantes o industriales de hacer uso de dicha expresión común que , combinados con otros signos , pueden hacer una marca plenamente distintiva. Afirma que de acuerdo a lo que surge de los antecedentes administrativos agregados, la sustanciación del trámite ha sido conforme a derecho; por lo que se otorgaron a la actora todas las garantías del debido proceso y se fundamentó el acto impugnado en la apl icación estricta de nuestro régimen marcario vigente. III) Que, abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 47, correspondiendo a la actora la de fs. 21 a 43 y a la demandada, la de fs. 44 a 46. A legaron las partes por su orden (de fs. 49-50v. y a fs. 53, respectivamente). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 592/14 a fs. 56) aconsejó confirmar el acto impugnado, se citó a las partes para sentencia (fs. 58); pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO: I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, as í como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación de la Resolución dictada el 29 de octubre de 2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la Marca “ THS” (mixta), por el conjunto, sin derechos priva tivos sobre el término “THS”, art. 7 de la Ley No. 17.011, solicitada bajo expediente No. 418149 a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clases internacional/es 9 (Aparatos Electrónicos incluidos en esta clase, para cigarrillos y fumadores de tabaco), 11 (Aparatos para calentar tabaco y productos de tabaco, aparatos de calentamiento eléctrico de tabaco y productos de tabaco) y 34 (Tabaco, en bruto o manufacturado, productos a base de tab aco, incluyendo cigarros, cigarrillos, cigarritos, tabaco para la propia preparación de cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, cigarrillos kretek, rapé, sucedáneos del tabac o (que no sean para uso médico), artículos para fumadores, i ncluyendo papel para cigarrillos y boquillas, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para armar cigarrillos, encendedores, fósforos). III) Los agravios expresados por la parte actora s e encuentran en el capítulo de RESULTANDOS a los que corresponde remitirse. Sintéticamente la parte actora afirma que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de ma rca de su mandante. Adujo que la no concesión de derechos privativos sobre el término “THS” es contrario a la normativa legal, por cuanto no entra dentro de ninguna de las hipótesis de prohibición comprendidas en la Ley No. 17.011. IV) Que , en cuant o a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal, sin compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo , habrá de amparar la demanda de nulidad instaurada en autos y en su mérito conceder la marca solicitada con derechos exclusivos sobre la expresión “THS” en su conjunto, por ausencia de motivación. Esta, por otra parte, ha sido la posición de esta Corporación ante situaciones idénticas a la presente en sentencias Nos. 548/2014, 653/2014, 672/2014 y 9/2015. V) El acto impugnado en autos se fundamentó en lo dispuesto por el art. 7º de la Ley No. 17.011, y se dicta teniendo como antecedente el informe de la División Marcas del 29 de octubre de 2012 que lo precede. El informe en cuestión textualmente expresa: “En la solicitud de Registro de marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los arts. 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “THS”, art. 7º de la Ley 17.011”. Analicemos pues, las disposiciones legales que sirven de fundamento al informe referido. El art. 4º , numeral 9 , de la Ley No.17.011, impide registrar como marcas, denominaciones que expresen cualidades o atributos propios del producto; el nal. 10 refiere a las designaciones usualmente empleadas para indicar la natu raleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; el nal. 11) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de no vedad, especialidad y distintividad; y el nal. 12) las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11), precedentes. Señala Merlinski y Salaberry analizando la normativa, que la ley refiere a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresan una característica propia, inseparable o inherente al referido producto, tan inescindible del mismo que termine por asociarlo con éste (Las Marcas en el Uruguay, pág. 18 -19). Por su parte Otamendi indica que la prohibición del numeral 10 del mismo artículo, impide el registro de términos descriptivos de los productos de la clase, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cfme. Otamendi, Derecho de Marcas, p ág. 72); y el nal. 11, como ya fuera señalado prohíbe el registro de “los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir que no presenten las caract erísticas de novedad, especialidad y distintividad” . Respecto a este último extremo expresa BREUER MORENO, que es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo (“Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio”, pág. 83). Por su parte el artículo 5º de la ley, establece variadas prohibiciones que irrogan nulidad relativa, pero que no resultan del caso analizar en la especie. Ahora bien, el art. 7º de la ley, a cuyo amparo se otorg ó el registro establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9 ), 10), 11) y 12) del art. 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Al tenor de las mencionadas disposiciones legales, y partiendo de la base de que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial reconoció la novedad y fantasía del conjunto marcario, y por eso concedió su registro conforme lo permite el art. 7º de la ley de marcas, resulta que la limitación de derechos respecto de los términos que lo componen, obedece, de acuerdo a la ley, porque éstos ingresan en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9 a 12 del art. 4º, lo que impide la concesión con derechos exclusivos sobre los mismos. Sin embargo, el referido informe que le sirve de sustento, por un lado afirma que no se ha violentado el art. 4º, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud arroja que estos no expr esan cualidades o atributos de los productos (nal . 9), no son genéricos (nal . 10), revisten distintividad (nal. 11); y no obstante, no infringir tales prohibiciones, no se concede exclusividad de derechos sobre los mismos. La interrogante que uno se formu la es la siguiente: ¿cómo puede invocarse el art. 7º de la ley de marcas cuando se sostuvo que la solicitud no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º? La fundamentación del acto debe ser suficiente y adecuadamente ajustada al marco normativo que la regula, para ser válida y legitimar la decisión administrativa. Y en el caso la motivación del acto impugnado, no es congruente ya que no surgen las razones de las que lógicamente se extrae la decisión tomada e incurre en una clara contradicción. Trasladable al caso son las consideraciones vertidas en anterior pronunciamiento, que citando la opinión de Rotondo se sostuvo: “Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (..); también expresarse simultán eamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben apare cer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos)” (ROTONDO, Felipe, “Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo , 2009, p ágs. 329 -330) (Cfme. sentencia No. 732/2012) VI) Por otro lado, no puede prosperar el intento de argumentación esgrimido por la Administración en ocasión de contestar la demanda. Se trata de una fundamentación sucesiva o posterior al dictado del acto ( motivación ex post facto ), la que resulta inidónea para sanear las falencias del dictado del mismo (Cfme. Sentencias No s. 263/2011, 175/2012 y 27/2013, entre otras). Reforzando este razonamiento, se transcriben parcialmente las consideraciones d e la Sentencia invocada, pronunciamiento en el que se sostuvo: “En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue sufici entemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adole cer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", luego de dictado el acto o riginal que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniendo a la vista la motivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múlti ples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmi sibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente relevantes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribu nal, al hacer caudal de dicha tesis) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía admi nistrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T . 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133). VII) En definitiva, el acto impugnado adolece de graves vicios en su motivación que lo tornan ilegítimo. Por tales fundamentos, el Tribunal, FALLA: Acógese la demanda y , en su mérito , anúlase la resolución impugnada en lo que fue objeto de agravio. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gó mez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).