Sentencia Definitiva N° 459/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de junio de 2015. No. 459 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "TOPYED S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 38/12). RESULTANDO : I.- La pretensión anulatoria se dirigió contra la Resolución dictada el 09/11/2009 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Acta N° 374.140), por la cual se concedió el registro de la marca “VER Vestimenta informal” (etiq.), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “Vestimenta” e “Informal” (art. 7 de la Ley N° 17.011), a la firma LUIS GONZÁ LEZ GULARTE, de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 35 (fs. 145 en rojo de los AA en 1 62 fs., en adelante todas las referencia se harán a esa pieza). II.- El 10 de febrero de 2012 (fs. 2 -6) compareció Mark Teuten, en representación de TOPYED S.A., a demandar la nulidad de dicho acto y en su exposición de agravios alegó ser titular de la marca VER & VER (denominativa) registrada en Uruguay bajo el No. 338.972 para identificar todos los productos de las clases 14, 18 y 25. A su vez, usa en el mercado real, la marca VER para productos de la clase 25. Dicha marca goza de nivel de notoriedad en Argentina y también es usada actualmente en Uruguay. Señaló que las marcas en conflicto no son “claramente diferentes” como exige el texto del art. 6º de la Ley No. 117.011, por cuanto lo resaltable en el logo es el término VER que ocupa la mayor part e de la etiqueta y es el único vocablo distintivo. Los términos “vestimenta informal” prácticamente no se visualizan cuando se observa el signo. Agregó que se trataba de un típico caso de confundibilidad indirecta, habida cuenta que al registrarse una marca prácticamente igual para la clase 35 -que incluye servicios de venta por menor - es indiscutible que dicho signo se va a usar para una tienda de venta por menor de vestimenta informal. Destacó que la Ley marcaria limita la posibilidad de reclamar por confusión indirecta a los casos de productos o servicios concurrentes, citando doctrina en apoyo de sus dichos. Refutó lo expuesto por el asesor informante en el sentido que la promotora no presentó prueba para demostrar la relación entre la fabricación de ropa (clase 25) y su venta (clase 35). En este aspecto precisó que dicha relación era algo obvio de lo cual el asesor y la Administración debería tomar nota, sin necesidad de prueba alguna. En definitiva, solicitó la anulación del acto enjuiciado. III) Corrido el correspondiente traslado, fue evacuado por el representante de la demandada, que defendió la legitimidad del obrar administrativo. Descartó la confundibilidad esgrimida por la actora, indicando que es aplicable en el caso, el principio d e especialidad previsto en el artículo 11 de la Ley No. 17.011. En cuanto a la notoriedad, manifestó que los derechos que otorga el registro de la marca son extensibles únicamente a los términos que la integran, por lo que si el accionante utiliza solo el término VER en el mercado, para comercializar sus productos, no puede pretender que la Ley marcaria haga extensiva su protección cuando la marca que se registró efectivamente y la que goza de dicha protección es “VER&VER”. Agregó que es a la parte que la invoca, que corresponde la probanza de la notoriedad, lo que aún no se ha producido y , de llevarse a cabo , no debe perderse de vista cuál es la marca registrada y la que merece ser protegida y si guarda identidad con la marca que resulta notoria para los consumidores. En lo que refiere a la confundibilidad, sostuvo que resulta evidente que los términos “VER & VER” y “VER. Vestimenta Informal” no constituyen en su conjunto, palabras o locuciones confundibles, desde el punto de vista visual, gramatical y f onético, máxime cuando la primera se trata de una marca denominativa y la segunda es mixta. Destacó que en autos se está ante un consumidor “selectivo y discriminador”, que va en busca de los productos de referencia por sus cualidades y que no se lo debe subestimar, en el entendido que no es capaz de apreciar las diferencias ortográficas, fonéticas, visuales, etc., entre ambos signos. Afirmó que el acto cuestionado resulta ajustado a Derecho, y solicitó el rechazo de la demanda, pidiendo se confiriera t raslado de la demanda al Sr. Luis González Gularte. IV) Por auto No. 3127/2012 de 15/05/2012 (fs. 29) se dio noticia del pleito al tercero, en el domicilio denunciado y por auto No. 4566/2012, de 26/06/2012 (fs. 33) se abrió el juicio a prueba por el té rmino legal. El 09/11/2012 se presentó el Sr. Luis González Gularte planteando nulidad por indefensión, alegando que nunca fue notificado en forma en su domicilio real (fs. 35 -38). Sustanciado el incidente, recayó la sentencia interlocutoria No. 318, de 2 8/05/2013 (fs. 49 -50), en la que se resolvió declarar la nulidad por indefensión de las actuaciones posteriores al decreto No. 3127/2012, noticiándose del pleito al tercerista en el domicilio constituido en los presentes autos (fs. 49-50). V) El 07/08/2013, Luis González Gularte dedujo tercería coadyuvante con la demandada (fs. 60-63). Defendió la legitimidad del acto impugnado afirmando que entre las marcas en pugna no existe el menor riesgo de confundibilidad, máxime para el consumidor medianamente atento. Recalca que mientras su marca distingue servicios de la clase internacional 35, la de la contraparte lo hace en las clases internacionales 14, 18 y 25, por lo que resulta aplicable el principio de especialidad. Reafirmó que posee un uso anterior le gítimo y pacífico en la venta de productos al por menor al público -desde el año 1996-, esto es, desde mucho tiempo antes que la impugnante “creara” su marca para las clases internacionales 14, 18 y 25. En definitiva, abogó por el mantenimiento del acto resistido. VI) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 7658/013 (fs. 68), diligenciándose la que luce certificada a fs. 83. Alegaron las partes por su orden (fs. 87-91; 94 y 97-98). VII) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 410/2014, fs. 101 y vto.) quien aconsejó la confirmación del acto impugnado. VIII) Se citó para sentencia por auto Nº 5949/2014 (fs.103), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, no existen observaciones que formular al accionamiento, pues se agotó correctamente la vía administrativa y se presentó en plazo la demanda conteniendo la pretensión anulatoria (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República arts. 4º y 9º de la Ley No. 15.869). El acto objeto de la presente acción de nulidad es la Resolución dictada el 09/11/2009 por la Dirección Nacional de la Propiedad Indust rial (Acta N° 374.140), por la cual se concedió el registro de la marca “VER Vestimenta informal” etiq.), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “Vestimenta e “Informal” (art. 7 de la Ley N ° 17.011), a la firma LUIS GONZÁ LEZ GULARTE, de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 35. (fs. 145 AA, en rojo, en 162 fs.). El accionante afirmó haber sido notificada el 05/01/2010 (ver escrito recursivo, fs. 3 AA), extremo que confirma la demandada a través de su Asesoría Letrada, por informe de 13/12/2011 (ver esp ecialmente fs. 103 AA). Los recursos de Revocación y Jerárquico : fueron interpuesto s en tiempo útil el 10/02/2010 (fs. 2-11 AA). Configurada la denegatoria ficta, el M inisterio de Industria, Energía y Minería se expidió por Resolución de 23/12/2011, de sestimando la recurrencia, acto que fue notificado el 06/02/2011 (fs. 117 AA). El 10/02/2012, según nota de cargo de fs. 7, se interpuso la demanda de nulidad en plazo. II) Antecedentes. Previo a todo otro trámite, corresponde recordar que el acto qu e se enjuicia, fue dictado en el marco de un procedimiento registral en el cual Luis González Gularte, el 13.09.2006 solicitó el registro de la marca denominativa “VER Vestimenta Informal” (N°374.140) para proteger los productos de la clase internacional 35 (fs.122-123 AA). El 31.10.2006 Verónica Köncke Colominas y Verónica Vanrell Falcón dedujeron oposición en razón de ser titulares de la marca registrada el 26.3.2002 “VER & VER” (N°338.972) que distinguía productos comprendidos en las clases internacional 14, 18 y 25 (fs. 127-134 AA). Conferida la vista de rigor al solicitante González Gularte, quien la evacuó, se expidió la Asesoría Técnica de la DNPI en el sentido de que como no se había probado que se configurara alguna de las limitaciones al principio de especialidad del art.11 de la ley 17.011, sugirió desestimar la oposición deducida y aconsejó conceder el registro por el conjunto sin derechos privativos sobre las expresiones “VESTIMENTA FORMAL” (fs. 140 y vto. AA), criterio que siguió la administra ción dictando el acto resistido. III) Análisis sustancial. Como se relató en los RESULTANDOS, la actora controvirtió el criterio seguido por la DNPI al admitir el registro de la marca VER prácticamente igual a la prerregistrada a su nombre, configuran do un caso de confundibilidad indirecta, en atención a los productos que comprendía y al público a quien iba dirigida. El Tribunal debidamente integrado y por unanimidad, considera que el agravio debe ser amparado e n la medida que la actuación de la DNPI no se ajustó a la regla de derecho al no contemplar que entre las marcas en pugna no existían las claras diferencias que la ley exige para proceder al registro pretendido, configurándose una excepción para que pueda sortearse el principio de especialidad en la que se fundamentó el acto en causa. III.I) Principio de especialidad. La litis se plantea en relación al alcance del principio de especialidad, puesto que la marca VER & VER de la actora, si bien se encuentra registrada e identifica los servicios de la clase 25, no lo está para la clase internacional 35, siendo esta la razón por la cual se concedió la inscripción del signo resistido. El principio de especialidad se encuentra reg ulado en l a ley 17.011 que en su artículo 11 establece que los derech os del propietario de una marca, están limitados, exclusivamente a los productos y/o servicios para los cuales se solicitó el registro de la marca. Pero, dicha disposición debe ser completada con lo preceptuado por el art. 6 de la misma norma, que requie re que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Por tanto, lo primero que corresponde evaluar es si, como pretende la actora, opera el límite del principio de especialidad invocado por la Administración, a efectos de concluir si los productos son o no concurrentes. Como se expuso, la DNPI a ccedió al registro de un conjunto en el que predomina el signo “VER”, pre-registrado a favor de la actora, porque este nuevo registro se plantea ante la clase internacional 35, diferente a la pre-registrada incluida en la clase internacional 25. Mientras que la C.I. 35 comprende los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. La generalidad en que está planteada la ordenación de los servicios que comprende esta clase, hace que se trate de una clase de tipo residual, en la que todas las clases internacionales tienen estrecha relación, pudiendo abarcar servicios de venta minorista o mayorista. La actora hizo especial hincapié de que estos servicios están estrechamente vinculados al de vestimenta, y asumió como indiscutible que la marca se u tilizará para la venta de ropa, incluida en l a C.I. 25 que incluye “ Prendas de vestir, ca lzado, artículos de sombrerería ”, pre - registrada a su nombre. Y ello se vio confirmado por lo expuesto por el tercerista quien al comparecer en el proceso expresó que: “…la marca de esta parte es utilizada desde el año 1996 en servicios de venta de productos al por menor”(fs. 61), reconociendo en su escrito de ofrecimiento de prueba (fs. 76), que gira en el mercado con el n ombre “VER” en el rubro boutique, comercializando los productos protegidos en la clase 25, lo que también quedó asentado de estar al cúmulo de facturas que agrega en carpeta rosada. Cabe concluir entonces, que la marca concedida interferirá el ámbito de venta de los productos de la clase 25, que engloba todo lo relacionado con la vestimenta, y por tanto concurre con los identificados por la marca “VER & VER” de la actora. Tal situación marca una excepción al principio de especialidad recogido en el art. 11 de la ley marcaria, según el cual, se brinda protección a aquel titular del signo registrado en determinada clase, no solo a fin de brindarle su derecho a la exclusividad de su signo marcario para distinguir los artículos o servicios para los que fue soli citado el registro, sino también como sostienen MERLINSKI y SALAVERRY para hacer respetar la exclusividad de su marca con relación a otros productos o servicios similares, o estrechamente vinculados. No pudiéndose aplicar cuando existe la posibilidad de confusión con otros productos similares o conexos. “Esta excepción tiene un fundamento claro, y una justificación importante: la ley pretende extender los derechos del propietario de una marca a productos relacionados, que pueden ser sucedáneos o de tal manera conexos que puedan crear un estado de confusión en cuanto a su procedencia y propiciar una desviación de clientela. […] “El riesgo de confusión por asociación en un sentido estricto e inmediato se verifica cuando el error se proyecta sobre la identi dad del titular. [….] “Para evitar los supuestos mencionados, es que se permite la extensión en el alcance de la protección de una marca a otros bienes para los cuales no se la solicitó específicamente. Es conveniente y procedente relacionar esta norma con la del artículo 6, en cuanto allí se consagra como condición de registrabilidad la diferencia entre las marcas, ya sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes.” MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY , Lucía. “Las Marcas en el Uruguay”. Ed. Carlos Álvarez, año 2000, p. 41, 43-44). En lo que al caso importa, si bien no se puede soslayar en este análisis, que la actora no produjo prueba alguna en vía administrativa ni en la causa jurisdiccional, en par ticular en referencia a dos de sus afirmaciones; esto es, que usa en el mercado real la marca VER para productos de la clase 25, y que dicha marca goza de un nivel de notoriedad en Argentina y es usada también en Uruguay, tales aspectos son irrelevantes en punto a la solución del caso. Como enseña CHIJANE en términos inmejorables y aplicables al caso: “ Ahora, la nomenclatura internacional no traza límites infranqueables que por sí solos puedan servir para deslindar categóricamente los productos incluidos e n cada clase, pues, como se advierte en la realidad, es factible la probabilidad de confusión de productos ubicados en diversas clases o la inconfundibilidad de artículos de una misma clase .” (Chijane Dapkevicius, Diego “Derecho de Marcas”; Editorial REUS-B de F, 2007, pág. 415) similares consideraciones, a juicio del órgano jurisdiccional, caben respecto a los servicios.” (sent. 347/12). Los conceptos apuntados son enteramente trasladables al caso, puesto que es claro que la marca concedida identificará e l canal de ventas de los productos identificados con la marca “VER & VER”, de suerte tal, que el consumidor fácilmente puede creer, que el titular del comercio y el proveedor de los productos, es el mismo. III.II) Confundibilidad de los signos. Sorteado así la aplicación del principio de especialidad, a poco que se compare n ambas marcas, a la luz de las reglas que doctrina y jurisprudencia han pautado; atendiendo a la impresión de conjunto, más a las semejanzas que a las diferencias y a la naturaleza de los productos y sus consumidores, se concluirá que no son claramente diferentes. Por el contrario, se trata de signos muy similares en su estructura gramatical e idénticos en lo conceptual, lo que conlleva similitud gráfica y fonética pasible de provocar confusión. La diferente naturaleza de los signos , porque uno es mixto y el otro denominativo, no le confieren al conjunto las diferencias que la ley reclama, porque como se aprecia a fs. 123 AA lo que prevalece es el elemento denominativo “VER” sobre el elemento figurativo (uso de determinada fuente y disposición de las palabras) y sobre los otros términos “Vestimenta Informal” que, como señala la promotora, casi ni se perciben. Se reitera, el núcleo o elemento básico distintivo radica en la expresión "VER", siendo en cierto modo inocuo como elemento distintivo el aditivo “Vestimenta Informal”, en tanto se constituye como elemento central de los conjuntos relacionados con la moda (Cf. Sentencia No. 33/2014). El elemento denominativo VER es el preponde rante, es el que atrae la atención del consumidor y se conserva en su memoria, siendo en realidad el medio identificador (en este caso) del servicio y por asociación, del producto que protege la accionante (vestimenta). “Vestimenta” e “informal”, carecen de poder distintivo, tanto en la conformación del logo de la marca como desde el punto de vista conceptual, siendo meramente descriptivos de los productos sobre los cuales se aplicarán los servicios que identifica la marca (publicidad y comercio). Siguiendo a CHIJANE, cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales , a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético, atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, “op. cit. pág. 391”). IV) En definitiva, las marcas en pugna no guardan las claras diferencias que exige la normativ a marcaria y que , a través de sus reglas, analiza la doctrina. Se trata de productos/servicios concurrentes, verificándose una clara situación de confusión indirecta entre los servicios referidos en la clase internacional 35 y los productos de la clase 25 y admitir el registro, como lo hizo la DNPI, vulnera en forma oblicua la prohibición de coexistencia con un signo muy similar al pre -existente, vaciando de contenido el legítimo derecho de propiedad que le asiste y la exclusividad que dicho derecho trae aparejada. El producto está indisolublemente ligado al servicio de venta, por lo que la confusión resulta más que factible y cualquier consumidor que vea la vestimenta “VER &VER” y el local comercial “VER”, reputará pertenece a los mismos empresarios. Por estos fundamentos el Tribunal, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria ; sin especial condenación procesal. A los efec tos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los anteced entes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Harria gue, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).