Sentencia Definitiva N° 421/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de junio de 2015. No. 421 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados : “BALTIKA BREWERIES con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 105/2013). RESULTANDO : I) Que el 13/03/2013 (fs. 2 -6), comparece Martina Etcheverry, en representación de BALTIKA BREWERIES , a accionar de nulidad contra la Resolución de fecha 15 de julio de 2011, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Indust rial (Acta No. 397.642), por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca BAJITNKA (mixta), a favor de BALTIKA BREWERIES de FEDERA CIÓN DE RUSIA, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 32. En primer término esgrime errónea motivación. Alude al informe de la Asesoría Letrada, de 27/06/2011 donde se concluye que BAJITNKA y BALTICA solo difieren en una letra, realizándose un razonamiento absolutamente equívoco, pues se comparan marcas diversas a las objeto de cont ienda (BALTIKA y BALTICA). Añade que interpuestos los recursos administrativos, éstos no han sido resueltos por la Administración, por lo que por imperio legal, la omisión debe tenerse como presunción simple a su favor. Precisa que su marca se integra por letras del alfabeto cirílico; que la primera letra podría asimilarse a una B, la tercera letra a una J I, mientras que la quinta aparece como una H o una N, siendo una marca de difícil pronunciación al trasladarse al idioma castellano. Analizando la Ley de Marcas respecto a la traducción de un término, señala que si el consumidor no penetra en el significado del vocablo -no puede traducirlo-, resulta imposible alegar riesgo de confusión entre signos gráfica y fonéticamente tan disímiles. Agrega que su firma es una empresa situada en Rusia, en la zona Báltica; al contrario, FNC es una empresa uruguaya que se apropió de un término geográfico que evoca la calidad de un tipo de cerveza y un origen determinado. Apunta que la Administración desaplicó las reglas que tanto doctrina como jurisprudencia han elaborado para la apreciación de la confusión inter-marcas. Expresa que no se tuvieron en cuenta los elementos denominativos y gráficos, los que difieren sustancialmente y tampoco el tipo de consumidor al cual se destinan los productos. Aludió al cotejo de marcas en idiomas diversos, puntualizando que cuando las marcas recogen vocablos extraños a nuestra lengua, incomprensibles para el consumidor medio, deben considerarse, en principio, denominaciones de fantasía, no evocativas, insusceptibles de provocar equívocos en el plano ideológico. Concluye que del cotejo de los signos en pugna, solo coinciden algunas letras, si es que su marca se lee por el consumidor como BAJITNKA o BAJIHKA, pero ambas exp resiones nada tienen que ver con el término BALTICA. Asimismo, los componentes gráficos, también atribuyen una diferenciación global relevante (colores, formas, grafías); por lo que la inconfundibilidad es total, sea en el plano fonético, gráfico o semántico. En definitiva, solicita el acogimiento de la demanda incoada. II) Conferido tr aslado de la demanda por auto No. 5461/2013, de 23/07/2013 (fs. 34), fue evacuado por el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería a fs. 35-37. Afirma que se equivoca o pretende inducir en error a la Sede, al afirmar que la Administración no se pronunció sobre los recursos presentados, ya que con fecha 01/11/2012 se dictó Resolución por parte del MIEM, la que obra agregada en los AA, donde además, lucen las firmas de las notificaciones con mucha anterioridad a la interposición de la demanda. Expresa que el acto cuestionado se basa en lo que la firma BALTIKA BREWERIES expuso en la solicitud de registro marcario como traducción, la palabra BALTIKA, y la motivación consecuente de la DNPI tomó, como no podía ser de otra manera, la traducción que aportó el solicitante. Destaca la falta de distintividad del signo impugnado, con las marcas BALTICA de Fábrica Nacionales de Cerveza S .A., lo que impediría, sin lugar a que quepan dudas, la coexistencia de ambos en el mercado, claramente porque la misma resulta ostensible desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en la misma clase Internacional. Es decir que el consumidor incurriría en confusión no solo respecto de los productos (creyendo que adquiere uno cuando buscaba el otro), sino además, respecto del origen empresarial de los mismos (creyendo que un producto proviene de determinado fabricante cuando proviene de otro). En definitiva, solicita el rechazo de la demanda. III) A pedido de la demandada, se dio noticia del pleito a FABRICAS NACIONALES DE CERVEZA S.A., quien no compareció (fs. 40 y 41). IV) Se abrió el juicio a prueba por auto No. 8076/2013, de 20/09/2013 (fs. 42), habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 49. V) Alegó la parte actora a fs. 51 -57, haciéndolo la demandada a fs. 60. VI) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió media nte Dictamen No. 570/2014 ( fs. 63 y vto.), aconsejando la confirmación del acto administrativo cuestionado. VII) Por auto No. 7875/2014 de 09/09/2014 (fs. 65), s e citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente , para el correcto accionamiento en sede de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y, sin compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, tras el análisis detenido del sub causa se pronunciará por la recepción de la pretensión anulatoria movilizada, en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna en autos la Resolución dictada el 15 de julio de 2011 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se desestimó la solicitud de Registro de Marca “ BAJITNKA” (mixta) solicitada bajo expediente Nº 397642 a favor de la fi rma BALTIKA BREWERIES, de Federación de Rusia; para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 32 (AA, I: fs. 70). II.2.- Formulada con fecha 23 de octubre de 2008 la correspondiente solicitud de registro de la marca premencionada (AA, I: f s. 30), se concretó oposición “de parte” por la firma FNC Sociedad Anónima con fecha 26 de diciembre de 2008, por confundibilidad directa entre marcas de la misma clase; fundada en los registros anteriores de las marcas de su propiedad: “BALTICA ETIQ” (Act a No. 376.121) y “BALTICA” (Acta No. 367571), concedidas para distinguir productos de la misma Clase Internacional No. 32, a partir de lo establecido en los arts. 6, 14 y 23 de la Ley No. 17.011 (AA, I: fs. 35/43). Luego, esa oposición fue recibida po r el acto en causa, de conformidad con los dictámenes de la Asesoría Letrada y Asesoría Técnica - Dirección, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (AA, I: fs. 68 y 69). II.3.- Dicha volición fue útilmente impugnada en vía administrativa p or la empresa BALTIKA BREWERIES, mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (AA, I: fs. 4). Sin que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se expidiera respecto del recurso de Revocación deducido, las a ctuaciones fueron elevadas temporáneamente a conocimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería (AA, I: fs. 8); y, previo dictamen de su Asesoría Jurídica aconsejando la confirmación de la Resolución impugnada (AA, I: fs. 12/13), por Resolución de fecha 1º de noviembre de 2012, dicha Secretaría de Estado (en ejercicio de atribuciones delegadas) desestimó el recurso Jerárquico interpuesto subsidiariamente por BALTIKA BREWERIES (AA, I: fs. 28). II.4.- Luego, la demanda anulatoria de infolios fue deducida en tiempo y forma, el día 13 de marzo de 2013 (fs. 2/6vto. y 7). III) En opinión del Tribunal, no obstante reconocerse la complejidad connatural a este tipo de cuestiones que hacen a la similitud confusionista entre signos marcarios, en el ocu rrente, innegablemente operan razones de fuste para aventar la configuración de un supuesto de confundibilidad como fuera afirmado en el acto en causa por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, siguiendo lo dictaminado por su Asesoría Técnica. III.1.- Sabido es, que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado útiles reglas de apreciación que habilitan al juzgador a sistematizar el análisis de cada situación en particular. Así, es posible anotar que: a) la confusión resulta de la impresión d e conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág. 87 y ss.). Precisamente, el cotejo de conjunto, sucesivo y “pre - reflexivo” de los signos marcarios en pu gna, permite concluir la existencia de notorias diferencias, fundamentalmente de orden gráfico y fonético, que dicen acerca de la posibilidad de su coexistencia pacífica en el registro y mercado nacional. En efecto, y más allá de que como se expresara antes, en el análisis que se realiza a fin de detectar la posibilidad de confundibilidad entre dos o más marcas no se puede ingresar a la consideración de una parte o partes de las mismas para su comparación pues, lo que realmente interesa es la de su totalidad, igualmente, las marcas que nos ocupa desde el punto de vista gráfico y fonético se diferencian abiertamente. III.2.- Liminarmente, corresponde precisar que como se desprende del dictamen de la Asesoría Letrada -luego seguido por la Asesoría Técnica - Dirección- y, finalmente recogido en la fundamentación de la Resolución resistida, en puridad el cotejo de las marcas fue realizado a partir de la traducción de la marca cuyo registro se pretendía por la accionante, es decir: “BAJITNKA”, escriturada ésta, según letras del idioma Cirílico, y que su traducción al idioma Castellano indica que equivale a “BALTIKA”. III.3.- Ahora bien, en la Ley N o. 17.011 solamente en dos de sus artículos se contempla los efectos de una eventual traducción de una marca. Primero, en el art. 4º , num. 12, donde se señala que no podrán constituirse en marca “Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”; y Segundo, el art. 5º , num. 6, que prohíbe la traducción total o parcial de marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, analizada la marca cuyo registro se pretende, no es posible verificar que la misma se vea atrapada por alguna de las n ormas jurídicas citadas, porque evidentemente no se trata dicho registro de un término genérico ni descriptivo, y porque no se ha alegado por la empresa opositora la notoriedad de su marca “BALTICA”. III.4.- Siendo así, es opinión de este Cuerpo, que e l cotejo a fin de determinar un eventual supuesto de confundibilidad debió verificarse entre las marcas “BAJITNKA” y “BALTICA”. Véase que la marca cuyo registro fuera denegado, al igual que una de las propias de la firma opositora (la cual a pesar de haber sido notificada del presente accionamiento, no compareció en el proceso), en tanto marcas mixtas que son, resultan ser un conjunto constituido a la vez por elementos figurativos y denominativos. Respecto de los primeros, cabe consignar a partir de lo que se desprende de sus respectivas descripciones, que se incluyen diseños francamente diferenciables a la vista un potencial consumidor, lo que permite diluir cualqui er riesgo de confusión (fs. 6 AA, I: fs. 30, 36 y 37). No obstante lo anterior -que no fue materia de controversia en el proceso -, es jurisprudencia constante del Tribunal que tratándose de marcas de naturaleza mixta, lo primordial es la leyenda que contienen, la cual para el caso que nos ocupa (se reitera), resulta razonablemente imposib le gramatical y fonéticamente, la generación de cualquier atisbo confusionista entre los términos denominativos marcarios: “BAJITNKA” y “BALTICA” (Sents. 97/05 y 275/06). Al respecto, resulta de singular valía lo expresado por CHIJANE, en el sentido de que tratándose del cotejo de signos conformados por términos pertenecientes a idiomas extranjeros, deberá desentrañarse si conforme a la perspectiva del consumidor medio nacional, las palabras en el idioma extranjero de que se trate, presentan un significado discernible; es decir, si se trata de términos de directa y fácil comprensión, o de frecuente difusión en una clase específica de consumidores, ya que sólo dándose las anteriores circunstancias es posible efec tuar el cotejo en el plano semá ntico. Por el contrario, las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua, e incomprensibles para el consumidor medio, deberán considerarse, en principio, denominaciones de fantasía no evocativas y por tanto, insusceptibles de provocar equívocos en el plano ideol ógico (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego: “Derecho de Marcas”, pág. 399). Reafirmando tales conceptos plenamente compart ibles por el Tribunal, BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS expresan con absoluta propiedad que el contenido conceptual de las voces de lenguas extranjeras podrá ser más o menos transparente en el mercado nacional respectivo, según la difusión que esa lengua pueda tener entre los consumidores. Entonces, sometido el vocablo de idioma extranjero a la “prueba de opacidad”, si el consumidor promedi o del producto en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como “denominación de fa ntasía” (BERTONE, Luís Eduardo - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/1”, págs. 362 y ss.). Por lo expuesto, constituyéndose el vocablo de la marca cuyo registro se pretende por la accionante: “BAJITNKA”, en uno perteneciente a un idioma extranjero cuya difusión en nuestro país debe reputarse prácticamente inexistente para el grueso de la población, la lógica de lo razonabl e indica que para el consumidor medio de cerveza aque l término resulta por demás opaco, constituyéndose , por lo tanto , en una evidente denominación de fantasía. IV) Todo lo cual permite convenir que, la marca cuyo registro fuera denegado en la impugna da, contrariamente a lo allí indicado, satisface el requisito esencial de originalidad y novedad que exige el art. 6 de la Ley No. 17.011, en la medida que no es posible detectar a su respecto similitud o parecido con otra u otras marcas ya existentes, pas ibles de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del c onsumidor (Cf. Juan Manuel GUTIÉ RREZ CARRAU: Op. Cit. pág. 93). Y, en este último aspecto, debe consignarse, además, que en lo qu e hace a la cuestión de: “¿Para quién debe resultar clara la confundibilidad?”, indudablemente hay que referirse a la clase de público que resultará comprador de estos productos de la Clase Int. 32, postulándose así la existencia de un consumidor discrimin ador. Es claro que la clase de público estará de ordinario condicionada por la clase de producto que va a adquirir, y la experiencia indica que la persona consumidora de cerveza, al ocuparse de la compra de esa bebida, seguramente habrá de conducirse con e special atención respecto de la marca de la misma; extremo que contribuye aún más a diluir el riesgo confusionista inv ocado en autos (Cf. BERTONE, Lui s Eduardo – CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2”, pág. 43). Por los expresados fundamentos y, lo establecido por el art. 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Acogiendo la demanda de nulidad instaurada y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de l a parte actora en la suma de $23.000 (pesos uruguayos, veintitrés mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sass ón, Dr. Harriague (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).