Sentencia Definitiva N° 363/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de mayo de 2015. No. 363 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 185/2013). RESULTANDO : I) Se promueve acción de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 10 de marzo de 2012, por la que se concedió el registro de la marca "MURATTI AZZURRO" sin derech os privativos sobre el término "AZZURRO", para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional Nº 34 (Tabaco; artículos para fumadores; cerillas, fojas 21 de los Antecedentes Administrativos). Sostuvo el accionante (de fojas 6 a 10) en primer término, que la Resolución recurrida carece de motivación ya que, mediante la utilización de una fórmula general, se pretende limitar el derecho de marca de su mandante, expresando genéricamente que los términos carecen de fantasía, sin explicar los motivos concretos para desestimar la solicitud de la marca tal cual se solicita. Agregó que la Resolución administrativa se funda en una fórmula abstracta carente de motivación, por lo que adolece de vicios formales que acarrean la nulidad del acto procesado. Desde el punto de vista sustancial, expresó que la recurrida le causa agravio, en tanto el registro de la marca es otorgado sin derechos privativos sobre el término AZZURRO, el que considera cumple con los requisitos de fantasías requeridos por la legislación, respecto de la clase internacional 34. En cuanto a la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 4 de la Ley 17 .011, explicó que AZURRO es un término que no indica la naturaleza o género de los productos comprendidos en la clase internacional Nº 34. Agregó que el vocablo no se refiere a un cigarrillo, una pipa o similar. En relación al numeral 11 del artículo 4º de la citada Ley, explicó que el término tiene la capacidad de identificar los productos de la clase internacional 34, siendo un signo que goza de suficiente distintividad y originalidad. Entendió que sin duda el público consumidor no tendrá problema en identificar productos de su mandante al escucharla. Remarcó que no se trata de un término usualmente utilizado frente a los referidos productos, o un calificativo necesario de los mismos y señaló que no figura como parte de otras marcas registradas a nombre de otros titulares en la clase internacional 34, lo que confirma que se trata de una palabra de fantasía y no es utilizado en forma habitual por quien fabrica los referidos productos, los comercializa o los ofrece. Finalmente, en relación al numeral 9 del mencionado artículo, expresó que AZZURRO, no es un signo cuyo uso sea requerido para identificar los productos de la clase internacional 34, que se encuentre impuesto por la naturaleza o función de los mismos , puesto que la misma no expresa ninguna cualidad o atributo de los productos de la mencionada clase. II) A fojas 13 contesta la Administración, abogando por la confirmación del acto procesado, en tanto entendió que la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. III) Abierto el juicio a prueba las par tes ofrecieron la que obra certificada a fs. 42 de autos. Alegaron las partes por su orden, de fojas 47 a 49 la actora y a fojas 52 la demandada. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen N° 372/2014 de fs. 55 de autos) aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Señores Ministros. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación de la Resolución dictada el 10 de mayo de 2012 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “MURATTI AZZURRO (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “AZZURRO”, art. 7 de la Ley No. 17.011, con el alcance que surge de la(s) prioridad(es) de SUIZA No. 57687/2009 de fecha 13/07/2008, solicitada bajo expediente N o. 406808 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clases internacional/es 34 . III) Los agravios expresados por la parte actora se encuentran en el capítulo de RESULTANDOS a los que co rresponde remitirse. Sintéticamente la parte actora afirma que la resolución impugnada carece de motivación, pues mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar el derecho de marca de su mandante. Adujo que la no concesión de derechos privativos sobre e l término “AZZURRO” es contraria a la normativa legal, por cuanto no entra dentro de ninguna de las hipótesis comprendidas en el artículo 4º de la Ley No. 17.011. IV) Que en cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, sin com partir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo habrá de amparar la demanda de nulidad instaurada en autos y en su mérito conceder la marca solicitada con derechos exclusivos sobre la expresión “AZZURRO” en su conjunto, po r ausencia de motivación. V) El acto impugnado en autos se fundamentó en lo dispuesto por el art. 7º de la Ley No. 17.011, y se dicta teniendo como antecedente el informe de la División Marcas del 10 de mayo de 2012 que lo precede. El informe en cuest ión textualmente expresa: “En la solicitud de Registro de marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los arts. 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley No. 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades estableci das en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “AZZURRO”, art. 7º de la Ley 17.011” Analicemos pues, las disposici ones legales que sirven de fundamento al informe referido. El art. 4º, numeral 9, de la Ley 17.011, impide registrar como marcas denominaciones que expresen cualidades o atributos propios del producto; el nal. 10 refiere a las designaciones usualmente emp leadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; el nal. 11) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad y el nal . 12) las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes. Señala Merlinski y Salaberry analizando la normativa, que la ley refiere a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresan una característica propia, inseparable o inherente al referido producto, t an inescindible del mismo que termine por asociarlo con éste (Las Marcas en el Uruguay, pág. 18 -19). Por su parte Otamendi indica que la prohibición del numeral 10 del mismo artículo, impide el registro de términos descriptivos de los productos de la clas e, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cfme. Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 72); y el nal.11, como ya fuera señalado prohíbe el registro de “los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir que no presenten las características de novedad, especialidad y distintividad” . Respecto a este último extremo expresa BREUER MORENO, que es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo (“Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio”, pág. 83). Por su parte el artículo 5º de la ley, establece variadas prohibiciones que irrogan nulidad relativa, pero que no resultan del caso analizar en la especie. Ahora bien, el art. 7º de la ley , a cuyo amparo se otorgó el registro , establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del art. 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Al tenor de las mencionadas disposiciones legales, y partiendo de la base de que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial reconoció la novedad y fantasía del conjunto marcario, y por eso concedió su reg istro conforme lo permite el art. 7º de la ley de marcas, resulta que la limitación de derechos respecto de los términos que lo componen, obedece, de acuerdo a la ley, porque éstos ingresan en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 9 a 12 del art. 4º, lo que impide la concesión con derechos exclusivos sobre los mismos. Sin embargo, el referido informe que le sirve de sustento, por un lado afirma que no se ha violentado el art. 4º, lo que indica que el análisis de los términos de la solicitud arroja que estos no expresan cualidades o atributos de los productos (nal . 9), no son genéricos (nal . 10), revisten distintividad (nal. 11); y no obstante, no infringir tales prohibiciones, no se concede exclusividad de derechos sobre los mismos. La int errogante que uno se formula es la siguiente: ¿cómo puede invocarse el art. 7º de la ley de marcas cuando se sostuvo que la solicitud no está comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4º y 5º? La fundamentación del acto debe ser suficiente y adecuadamente ajustada al marco normativo que la regula, para ser válida y legitimar la decisión administrativa. Y en el caso, la motivación del acto impugnado no es congruente , ya que no surgen las razones de las que lógicamente se extrae la decisión tomada e incurre en una clara contradicción. Trasladable al caso son las consideraciones vertidas en anterior pronunciamiento que citando la opinión de Rotondo se sostuvo: “Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” ( ...); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamentación congruente (los motivos, normas, razo nes indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos)” (ROTONDO, Felipe, “Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329-330) (Cfme. sentencia No. 732/2012) VI) Por otro lado, no puede prosperar el intento de argumentación esgrimido por la Administración en ocasión de contestar la demanda. Se trata de una fundamentación sucesiva o posterior al dictado del acto ( motivación ex post facto ), la que resulta inidónea para sanear las falencias del dictado del mismo (Cfme. Sentencias No s. 263/2011, 175/2012 y 27/2013, entre otras). Reforzando este razonamiento, se transcriben parcialmen te las consideraciones de la Sentencia invocada, pronunciamiento en el que se sostuvo: “En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administ rativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adole cer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", lu ego de dictado el acto original que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniendo a la vista la motivación expresada con posterior idad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múlti ples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destacándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostie ne la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente relevantes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tesis) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía admi nistrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer, los fundamentos del acto, el que, en consecuenci a, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T . 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133). En definitiva, el acto impugnado adolece de graves vicios en su motivación que lo tornan ilegítimo. Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Acógese la demanda y , en su mérito , anúlase la resolución impugnada en lo que fue objeto de agravio. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, f íjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gómez Tede schi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dra. Gianarelli (Sec. Letrada).