Sentencia Definitiva N° 342/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de abril de 2015. No. 342 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHARMA DEVELOPMENT S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad ” (Ficha No. 248/2013). RESULTANDO : I) La pretensión anulatoria se dirigió contra la Resolución de fecha 03/06/2012, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Acta No. 403.938), por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca DEUTSCHE PHARMA, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 5 y los servicios de la clase internacional 42 (fs. 49 AA, en lapicera roja). II) En su expresión de agravios, el representante de la promotora señaló que la solicitu d recibió la oposición de oficio por considerar que la denominación que se pretendía registrar estaba incluida dentro de las prohibiciones de registro contempladas en el art. 5° numeral 8 de la Ley 17.011 que dispone “… no podrán ser registradas como marcas , irrogando nulidad relativa: 8) los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios ” (inciso agregado por el art. 193 de la Ley 18.172). Por igual fundamento se rechazó la solicitud en la resolución que se resiste. Expuso que a diferencia de la norma del numeral 4° del art. 4° que refiere de ser susceptible de crear confusión, el numeral 8° del art. 5° no alude a la posibilidad de crear confusión sino de la simulación de un origen que no es real o del encubrimiento del verdadero origen. El término “deutsche” o “alemán”, refiere tanto a lo proveniente o relacionado con Alemania como a la lengua que se habla en ese paí s, en Austria y en parte de Suiza. Cuando se usan esos términos (al igual que french, gallego, british, hispano, porteño, carioca, etc.) no solo se hace referencia a las personas o cosas originarias de esos lugares, sino a características que esas cosas o personas pueden tener o que se les atribuye o que originariamente fueran de esa procedencia. Indicó que existen centenares de marcas registradas que incluyen esos términos u otros similares que no están registradas a nombre de empresa de ese origen o pro cedencia: “Cervecería Alemana”, “Homeopatía Alemana”, “Banco Alemán Platina”, “Ortopedia Alemana”, entre otros que la actora citó. Nadie resulta engañado ni la elección de esos términos supone una simulación respecto al origen, como no sucede con relación a la marca “DEUTSCHE PHARMA” tramitada en el expediente administrativo que motivara la acción. Expresó que si la interpretación de la norma fuera la que pretende la Administración, no podría admitirse el registro de ninguna marca que incluyera cualquiera de los términos referidos o similares, aunque fueran registradas a nombre de empresas provenientes del mismo origen, porque ello no tiene nada que ver con la disposición de la Ley de Marcas q ue se ha aplicado en este caso. Afirmó que la disposición lega l existe para impedir el registro de aquellos signos o expresiones que pueda demostrarse que intentan ocultar algo o atribuir a los productos o servicios que se identifican algo que no son, engañando o pretendiendo engañar con ello al público consumidor. S i no existe esa intención de engaño no puede configurarse la hipótesis del numeral 8° del art. 5° de la Ley de Marcas. Finalizó recordando que no alcanza con relacionar el origen del titular de la marca con la eventual inclusión de un nombre geográfico o un gentilicio, porque es bien sabido que las empresas de un origen fabrican sus productos en diversos países con la posibilidad de transferir los signos marcarios, luego de registrarse la marca, la misma puede transferirse a una empresa radicada en otro p aís. Con lo cual queda demostrado que nada tiene que ver el titular sino que la simulación o engaño debe derivar del mismo signo que pretende registrase , como su cede en los ejemplos expuestos. III) Corrido el correspondiente traslado, fue evacuado por el representante de la demandada, que defendió la legitimidad del obrar administrativo. Manifestó que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial entendió en forma correcta, que se está ante una hipótesis prevista en el art. 5 de la L ey 17.011. Que se trataba de un registro engañoso, desde el momento que induce a pensar que los productos y servicios designados con la marca tienen un determinado origen que en realidad no poseen. La expresión “Deutsche” -“alemán”- lleva al consumidor a pensar que los productos de la clase 5 o los servicios de la clase 42, tienen relación con ese origen o procedencia, identificándose con un país del primer mundo, desarrollado y poseedor de una industria y servicios de primera calidad. IV) Abierto el juicio a prueba , se produjo la que se encuentra certificada a fs. 53. A los autos se agregaron antecedentes administrativos presentados por la demandada en 57 fojas. Con posterioridad alegaron las partes: la actora lo hizo de fs. 56 a 59 y la demandada a fs. 62. V) Pasados los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 336/2014 a fs. 65), aconsejó la confirmación de la demanda incoada. Citadas las partes para sentencia, previo estudio de los Sres. Ministros, la misma se acordó en tiempo y forma. CONSIDERANDO : I) En lo inicial, corresponde consignar que los presupuestos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente cumplimentados (art. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efe cto, el acto impugnado dictado el 3 de julio de 2012, fue notificado a la actora el 25 del mismo mes y año (fs. 49 AA). Contra el mismo se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico, con fecha 6 de agosto de 2012. Al no pronunciarse la A dministración operó la denegatoria ficta, el 22 de febrero de 2013, por el transcurso del plazo de doscientos días sin resolución expresa del último de los recursos. La acción de n ulidad fue promovida út ilmente el 29 de abril de 2013. II) Antecedentes. Corresponde recordar que el acto que se enjuicia, fue dictado en el marco de un trámite marcario iniciado el 24/07/2009 en el cual PHARMA DEVELOPMENT S.A. solicitó el registro de la marca denominativa DEUTSCHE PHARMA, para proteger productos de la clase internacional 5 “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas ”; y servicios de la clase internacional 42 “servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisi s y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software”. El 13/09/2011, la DNPI resolvió proceder a la oposición de oficio a la solicitud, en virtud de que consideró que la marca en examen se encontraba comprendida dentro del el enco de nulidades previstas en el artículo 5º, numeral 8º de la Ley No. 17.011 (fs. 41 AA). Verónica Vanrell, en representación de la actora, contestó la vista de oposición, a fs. 42-45 AA. El 26/06/2012 (fs. 46 -47 AA) por informe de la Asesoría Letrad a de la DNPI se sostuvo la oposición deducida indicando que: “ el espíritu de la normativa había buscado establecer y garantizar la buena fe del consumidor, evitando de esa manera, que de ninguna forma se merme la libertad del consumidor al elegir un produc to o servicio, asegurando que no caiga en riesgo de confusión entre las marcas, como también evadiendo que se produzcan prácticas comerciales ilícitas ”. En ese sentido, “ el signo propuesto era, a todas luces un signo engañoso desde el momento que induce a pensar que los productos y servicios designados con la marca pretendida, tienen determinado origen que en realidad no poseen, características éstas que, ni el consumidor, ni los competidores, tienen la posibilidad de comprobar”. El 26/06/2012 se expidió la Directora de la Asesoría Letrada, compartiendo el informe precedente (fs. 48 AA); y el 03/07/2012 se dictó finalmente el acto que se acciona de nulidad, desestimando el registro de marras. III) Análisis sustancial. Como se relató en los RESULTA NDOS, el cerno de la cuestión a resolver se sitúa en dete rminar si existe la posibilidad de que el término “deutsche”, que integra el nombre a registrar, se inserta en las denominaciones de origen o indicaciones de procedencia comprendidos en la nulidad relativa a la que alude el art. 5°, núm. 8°, de la Ley 17.011. En especial, lo que pretende la A dministración en su oposición de oficio, es que no se genere en los consumidores un error en cuanto a la procedencia de los productos que adquieren. El térm ino que se pretende inscribir es un gentilicio, en tanto designa a todos aquellos productos que provienen de Alemania o, como dice la actora en su demanda, están relacionados con la lengua que se habla en ese y otros países como Austria y buena parte de Suiza Los “gentilicios” son denominaciones de origen, esto es, están directamente vinculados a un lugar o región, y que por añadidura trasmiten y resaltan determinadas características y propiedades, en especial porque no se puede dejar de asociar el término con el lugar de donde procede. Y esto es precisamente lo que importa a la Administración: controlar la posibilidad de confundibilidad de los productos, en atención a las características del comprador presunto, que es aquel que puede ser inducido a comprar un determinado género de productos en función de la marca que los protege. IV) A juicio del Tribunal, y sin desconocer lo opinable de la cuestión, típica en materia marcaria, compartiendo el criterio aconsejado por el Sr. Procurador del Estad o en lo Contencioso Administrativo, nada se puede objetar a la decisión de la Administración que al negar la inscripción solicitada, actuó conforme a las reglas aplicables en la materia, por lo que el agravio no puede ser amparado. En efecto, la oposici ón de oficio de la DNPI se fundamentó en lo dispuesto en el art. 5° , núm. 8° , de la Ley 17.011 que establece que no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:… 8) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calida d, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios (inciso agregado por el Artículo 193 de la Ley No. 18.172). Disposición ésta, que como recuerda el Sr. Ministro Dr. Tobía en su voto reconoce como antecedente el art. 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal. Específicamente lo edictado en el numeral 3° que prevé que deberá prohibirse “ cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establ ecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (párrafo 1) y “las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” (párrafo3). Y para el caso, la alusión a un determinado país de uno de los términos del conjunto, puede resultar engañosa, respecto del origen o procedencia del servicio y eventual mente inducir en error al consumidor, desde que es fácil que se llegara a pensar que tales productos medicinales, al provenir de Alemania, ostentan determinada calidad o modo de elaboración en atención a lo destacado de la tecnología de sus laboratorios. En casos similares al que acá se procesa , en que está en juego el registro dirigido a proteger productos de la clase internacional 5 y servicios de la 42, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han considerado que al estar dirigidos a un consumidor m ás atento, que estará asistido de profesionales, existirá mucho menor riesgo de confusión, por lo que se admite aplicar un criterio de mayor benevolencia a la hora de analizar el alcance de los términos que componen la marca. Ahora bien, en el presente no se ha acreditado que la ven ta de los productos protegidos exija necesariamente de una receta médica, y en la medida que está en juego la salud de la población, ante la posibilidad de la venta libre de los productos, es necesario aplicar un criterio sev ero de los signos para evitar graves consecuencias en la salud humana derivada de errores o negligencias, “ resultando de fundamental trascendencia que se verifiquen la originalidad y novedad requerida por el art. 6° de la ley 17.011” (Sentencias Nos. 131/2006, 513/2010 y 315/2012). V) Por último, tampoco es de recibo la mención que la promotora hace de numerosos registros que incluyen términos que dan cuenta del origen o procedencia del producto, porque como señala el Sr. Ministro Dr. Harriague en su voto: “En primer lugar, porque el precedente no obliga, pero principalmente, por cuanto la prohibición legal no trata sólo de impedir la asociación de una marca con una procedencia de su titular que no es la real, sino de impedir que mediante ello se in duzca al consumidor en confusión respecto del origen de los productos identificados, cuestión que no sucede en muchos de los casos citados. Sin embargo, aún contemplando las dudas que pueda generarse en el caso, la marca solicitada en el sub examine, prete nde simular que los identificados serán productos farmacéuticos alemanes, lo que habida cuenta de la protección especial que merece el consumidor de esta clase, debe ser ponderado con rigurosidad en el análisis”. En cuanto a la Clase 42, en que también f ue solicitado el registro, en tanto comprende servicios científicos, tecnológicos y de investigación, se aplican las mismas consideraciones por cuanto dichos servicios seguramente sean relacionados con los productos medicinales identificados con la marca. Por estos fundamentos el Tribunal, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria ; sin especial condenación procesal. A los efectos fisc ales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (r.), Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedes chi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dra. Gianarelli (Sec. Letrada).