Sentencia Definitiva N° 306/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de abril de 2015. No. 306 VISTOS : Para sentencia definitiva, en autos caratulados: “SUNDARAM-CLAYTON LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de nulidad” (Ficha No. 299/2013). RESULTANDO : I) Que, con fecha 17/5/2013, compareció la promotora (fs. 7/14 vta.), demandando la anulación de la resolución de fecha 28/3/2011 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se dispuso deses timar la solicitud de Registro de la Marca TVS NEO GEN -I INTELLIGENT GENERATION BIKE (mixta), solicitada bajo expediente No. 389187 a favor de SUND ARAM- CLAYTON LIMITED de INDIA, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 12 (Vehículos motorizados, vehículos de dos ruedas con motor, incluso motocicletas, scooters y ciclomotores, sus piezas y accesorios) (fs. 20 A.A. en 58 fojas). Señaló en su acto de proposición inicial, que la firma SUNDARAM - CLAYTON LIMITED, es miembro de TVS GROUP de India. Dicho grupo, a través de sus empresas integrantes, es propietaria de tal nombre comercial y de una multiplicidad de registros en diversos países de la marca notoria TVS, en uso desde hace 100 años, para identificar productos de la clase internacional 12. Precisó que, en el Uruguay, solicitó el registro del signo mixto TVS GEN-I INTELLIGENT GENERATION BIKE, la que fue objeto de oposición de oficio por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, alegando un conflicto e ntre la solicitada y el antecedente registral TVS (denominativa) No. 371.930 a favor de AGRIGENTO S.A. Expresó que la firma titular del signo prerregistrado no se opuso en el trámite al registro peticionado, como tercero, lo que a su juicio evidencia la ausencia de medios probatorios que acrediten que la marca “TVS” sea de su propiedad. Por igual, indicó que AGRIGENTO S.A. no es la titular de dicho signo, ni está autorizada para la solicitar o registrar la referida marca. Afirmó que su empresa posee m ejor derecho sobre los signos distintivos TVS, y TVS NEO GEN -I INTELLIGENT GENERATION BIKE, a los que calificó como integrantes de la “familia de marcas” propiedad del aludido grupo económico. Alegó que el nombre comercial TVS, se encuentra amparado por las normas de la Ley 17.011, así como por el art. 8 del Convenio de París, el cual dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Por otra parte, cuestionó que el multicitado antecedente limite los signos distintivos de su propiedad, ya que la prerregistrada resulta absolutamente idéntica a su marca notoria y nombre comercial. En definitiva, solicitó la anulación del acto a dministrativo impugnado. II) Conferido traslado de la demanda, la Administración lo evacuó a fs. 26, bregando por su rechazo en base a los siguientes fundamentos. Puntualizó que, en primer término, ante la solicitud de registro que formuló la actora, la accionada dedujo oposición de oficio -de acuerdo a los arts. 6 y 22 de la Ley 17.011 -, en razón de que el signo TVS NEO GEN -I INTELLIGENT GENERATION BIKE, es confundible con la marca prerregistrada TVS. Expresó que TVS constituye un signo previament e inscripto a favor de la firma AGRIGENTO S.A., en acta No. 272.896 concedida por primera vez el 8/11/1996, renovada en acta No. 371.930, para proteger los mismos productos de la clase internacional 12, que se pretendió identificar con la solicitud denegada. Consideró que la expresión TVS, común en ambos signos, constituye un factor de confusión que impediría, sin lugar a dudas, la coexistencia pacífica en el mercado. Sostuvo que, el consumidor incurriría en confusión, no sólo respecto de los productos -creyendo que adquiere uno cuando buscaba otro -, sino además respecto del origen empresarial de los mismos. Manifestó, por otra parte, que ni en la oportunidad de evacuar la vista de la oposición deducida, de recurrir, o ahora de demandar de nulidad, la actora cuestionó la existencia de confundibilidad entre los signos, sino que por el contrario, afirmó que los signos resultan idénticos. Por ello, concluyó en cuanto al punto, que la confundibilidad existente entre los signos, no constituye una cuestión controvertida por la promotora. Y fue en atención a ello que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desestimó la solicitud del registro peticionado. En cuanto al cuestionamiento de la accionante, referido a la titularidad del antecedente registral a favor de AGRIGENTO S.A., recordó que el signo TVS, fue otorgado por resolución administrativa firme, por lo que debió -como ocurrió -, ser tenido en cuenta por la Administración al momento de evaluar la solicitud a la postre denegada. Añadió que la juridicidad del acto de concesión de registro del antecedente marcario, no constituye el objeto de la pretensión anulatoria actuada. Debiéndose tener presente que, al tenor de lo dispuesto en la normativa marcaria, en todo trámite correspondiente a una so licitud de registro de una m arca, la cuestión a determinar es si el signo resulta confundible con registros anteriores o solicitudes en trámite. Recalcó entonces, que de las postulaciones de la reclamante, se aprecia que comparte las conclusiones en cuan to a la clara posibilidad de confusión existente entre los signos distintivos. En suma, solicitó la confirmación del acto administrativo cuestionado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 31), se produjo la que obra certificada a fs. 93 y alegaron de bien probado las partes por su orden (la actora a fs. 96/103 vta. y la demandada a fs. 106/106 vta.). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 417/14 glosado a fs. 109/109 vta.), aconsejó la anulación del acto administrativo cuestionado. V) Se citó a las partes para sentencia (fs. 111), la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó su dictado en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acred itado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento en sede contencioso -anulatoria (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 28/3/2011 dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se dispuso desestimar: “ la solicitud de Registro de la Marca TVS NEO GEN -I INTELLIGENT GENERATION BIKE (mixta), solicitada bajo exp ediente No. 389187 a favor de SUND ARAM- CLAYTON LIMITED de INDIA, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 12 (Vehículos motorizados, vehículos de dos ruedas con motor, incluso motocicletas, scooters y ciclomotores, sus piezas y accesorios)” (fs. 20 A.A.). III) Que, las alegaciones de las partes surgen suficientemente relacionadas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cual habrá de remitirse el Cuerpo en aras de la brevedad. IV) Que, el Tribunal por unanimidad de sus in tegrantes, desestimará la pretensión anulatoria actuada, en los contenidos que se intentarán explicitar a continuación. V) En lo inicial, debe de verse que de las actuaciones administrativas aportadas al proceso, surge a fs. 1/2 A.A. en 58 fs., la solicitud de registro por parte de la actora del signo mixto “TVS NEO GENI-I INTELLIGENT GENERATION BIKE, para distinguir los productos de la clase internacional 12, en particular: “ vehículos motorizados, vehículos de dos ruedas con motor, incluso motocicletas , scooters y ciclomotores, sus piezas y accesorios”. Seguidamente, la escribana ESPÁRRAGO, en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió deducir oposición de oficio a dicha solicitud, en base al antecedente del signo TVS No. 371930, para la misma clase internacional 12, existente a favor de la empresa AGRIGENTO S.A. (fs. 12 A.A. cit.). De la oposición deducida se le confirió vista a la gestionante, que la evacuó a fs. 13 y ss. A.A. cit., la que fue analizada en el informe de fecha 28/2/2011 suscrito por la encargada de División Marcas, Dra. MUÑOZ (fs. 19 A.A. cit.) que operó como sustento del acto administrativo cuestionado. Finalmente, previa secuencia procedimental relacionada, se dictó el acto administrativo impugnado por el cual se desestimó: “ la solicitud de Registro de la Marca TVS NEO GEN -I INTELLIGENT GENERATION BIKE (mixta), solicitada bajo expediente No. 389187 a favor de SUNDARAM-CLAYTON LIMITED de INDIA, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 12 (Vehí culos motorizados, vehículos de dos ruedas con motor, incluso motocicletas, scooters y ciclomotores, sus piezas y accesorios)”. (fs. 20 A.A. cit.). VI) En lo sustancial, corresponde destacar que el acto cuya regularidad jurídica resulta discutida y con forma el objeto de la pretensión anulatoria actuada, no es otro que el que desestimó la solicitud de reg istro incoada por la reclamante, razón por la cual, no resulta procedente en esta instancia jurisdiccional -demarcada por la pretensión de nulidad de un acto perfectamente individualizado y la resistencia de la demandada- revalidar cuestionamientos en torno a la titularidad de un signo prerregistrado. Ello, por otra parte, aparece ciertamente contradictorio con el posicionamiento de la reclamante, en ta nto en su demanda señaló: “…consideramos relevante señalar que la actora se encuentra preparando la documentación a los efectos de solicitar la anulación en vía administrativa, de la marca “TVS”, N° 371.930, de Agrigento S.A. y ese extremo será acreditado oportunamente en estos obrados” (fs. 12 del ppal.; véase también las manifestaciones de la actora en su alegato de bien probado a fs. 102 vta. del ppal.). Esa eventual acción, obviamente se dirigirá contra el antecedente registral (ex arts. 21, 22 y con c. de la Ley 17.011), razón por la cual no resulta posible en esta instancia ante el Tribunal ampliar el objeto de la pretensión anulatoria a otros actos administrativos distintos al identificado en la demanda. Así se ha dicho que: “… atento a lo que disp one la legislación marcaria (arts. 20 y ss. de la Ley No. 17.011 y su decreto reglamentario), el procedimiento para atacar una marca ya inscripta, es el de anulación y será en el decurso de dicho procedimiento que deberá analizarse la pertinencia o no de t al solicitud y obviamente, recién allí y no antes, evaluar el mérito de las probanzas que habrán de diligenciarse eventualmente.” (Sentencia No. 450/2005). El contenido dispositivo del acto, es decir, la denegatoria al registro solicitado, se fundó en el antecedente registral constituido por el signo TVS, a favor de AGRIGENTO S.A., en base al cual la División Marcas de la DNPI, formuló oposición de oficio. En efecto, como consta en la búsqueda de oficio realizado a fs. 9 A.A. cit., el prerregistrado TVS No. 371930, fue concedido con fecha 1/9/2006, por lo cual se encuentra vigente. En la emergencia, no puede desconsiderarse que el art. 6 de la Ley 17.011 establece que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hal len inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Por su parte el art. 22 de dicha norma dispone que: “ La Dirección Nacional de l a Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor”. Fue en base a dicho antecedente registral y la normativa apuntada, que con fecha 7/12/2009, se materializó la referida oposición de oficio (fs. 12 A.A. cit.). En oportunidad de evacuar la vista de la oposición, la gestionante expresó textualmente lo siguiente: “ En efecto, la marca opositora -TVS- resulta ser absolutamente idéntica a la marca notoria y nombre comercial de mi mandante –TVS-, con mayor antigüedad” (fs. 17 A.A. cit.).Y lo mismo sostuvo en su escrito de demanda a fs. 12 del ppal., para exclusivamente, pretender contender respecto de la legitimidad de la firma AGRIGENTO S.A., en cuanto a la propiedad de la marca TVS. Con tales entendimientos, a juicio de la Sede, le asiste razón a la accionada en sus postulaciones, al indicar que aparece de manifiesto que la confundibilidad entre los signos no constituyó un extremo controvertido por la actora (vide: fs. 27 del ppal.). Ello determina, entonces, en criterio divergente al consignado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que en la especialidad del caso a efectos de examinar la legit imidad del acto resistido, no corresponda evaluar la posibilidad de riesgo de confusión. Razón por la cual, al existir un antecedente registral a favor de un tercero desde hace 18 años (1996), sobre un signo que la misma actora considera confundible y h asta idéntico con el solicitado, se estima que el obrar administrativo se ajustó a la regla de Derecho, protegiéndose el derecho de quien registró primero el término TVS. VII) Sin perjuicio de anotarse que, la apelación efectuada por la demandante a la cláusula “tal cual es” contemplada en el art. 6 quinquies del Convenio de París, no resulta procedente en el subespecie ya que la aplicación del mencionado dispositivo se encuentra excepcionada cuando existen derechos legítimamente adquiridos por un tercero prerregistrado en el país donde pretende inscribirse la marca en cuestión (ex art. 6 quinquies lit. b, núm. 1). En tal sentido, el Tribunal en Sentencias Nos. 536/2011 y 250/2013 ha puntualizado que: “ (…) Al respecto, debe descartarse de plano como causal obstativa a la decisión anunciada, la previsión del art. 6 bis del Convenio de París, desde que fluye con absoluta prioridad respecto de la solución de la controversia instalada, la obligada aplicación de la norma contenida en el art. 6 quinquies B de l citado Convenio: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. Cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama.” En definitiva, por los fundamentos expuestos , el Tribunal , por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria actuada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, D r. Harriague, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r.), Dr. Echeveste . Dr. Marquisio (Sec. Letrado).