Sentencia Definitiva N° 89/2015

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de febrero de 2015. No. 89 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "MATTEL INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 924/12). RESULTANDO : I) Que el 3 de diciembre de 2012 comparece Gustavo Fisher en representación de MATTEL, INC. promoviendo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 17/01/2012, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Acta N° 398 .708), por la cual se desestimó el registro de la marca BLOKUS, a favor de la MATTEL, INC. de E.U. de Norteamérica, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 28. Cuestionó la oposición de oficio deducida por los examinadores de la DNPI en base al artículo 4º, numerales 10 y 11 de la Ley Nº 17.011. Entiende que el término “BLOKUS” no se encuentra comprendido en los supuestos de nulidad editados por la disposición referida, puesto que constituye un signo de fantasía y presenta las características de novedad, especialidad y distintividad requeridas como para ser registrado como marca en la clase Int. 28. Señaló que la marca BLOKUS no es la denominación necesaria, ni puede ser considerada genérica o precisa o descriptiva de la naturaleza de los productos de la clase Int. 28. Agregó que dicho término no posee ningún significado ni en idioma español, ni en ningún otro idioma, constituyendo un término acuñado y, por tanto, de fantasía, perfectamente registrable. Puntualizó que en el presente caso es de aplicación el denominado “principio de opacidad”. Es claro que aunque el término BLOKUS poseyera un significado específico en otro idioma -que no lo posee -, el consumidor medio no lograría penetrar en el sentido de dicho término , siendo el mismo, por tanto, de fantasía y, por ende, registrable. Cita jurisprudencia de la Corporación, solicitando, en definitiva, la anulación del acto enjuiciado. II) Conferido traslado de la demanda por auto Nº 10.284/2012, fs. 26, es evacuado por la Administración a fs. 30-31. Expresa que el acto impugnado resulta ajustado a Derecho, pues se trata de un registro carente de fantasía, que no presenta signos de novedad, especialidad y distintividad, ya que el signo que se pretende registr ar contiene elementos de información directa a los usuarios adheridos y vinculados a los productos que se protegen en la clase internacional 28. Blokus es un juego de estrategia en el que cada jugador tiene que ir colocando sus piezas en el tablero de ma nera que siempre se toque, al menos en una esquina, así hasta quedarse sin fichas, en el camino el jugador tendrá que ir bloqueando a sus oponentes, para evitar que ellos coloquen todas las fichas. Refirió que dicha denominación alude al juego mencionad o, por lo que estamos ante la hipótesis establecida en el artículo 4º, numerales 10 y 11, de la Ley de Marcas, Nº 17.011. En definitiva, solicita el rechazo de la demanda y la confirmación del acto cuestionado. III) Se abrió el juicio a prueba por aut o Nº 1502/2013 (fs. 33), diligenciándose la que luce certificada a fs. 41. IV) Alegó la parte actora a fs. 44 -52, haciéndolo la demandada a fs. 55. V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 244/2014, fs. 58-59), quien aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. VI) Se citó para sentencia por auto Nº 3.769/2014 (fs.61), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación de la Resolución dictada por el Director Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 17 de en ero de 2012, que desestimó el registro de la marca BLOKUS, a favor de la firma accionante para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 28. La parte actora se agravia en los términos desarrollados en el correspondiente capítulo de R esultandos, a los que cabe remitirse por razones de brevedad. Sintéticamente, afirma que el término “BLOKUS” no se encuentra comprendido en los supuestos de nulidad editados por el art. 4º, numerales 10 y 11 de la Ley No. 17.011, puesto que constituye un signo de fantasía y presenta las características de novedad, especialidad y distintividad requeridas. III) El Tribunal discrepando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de amparar el accionamiento deducido , en virtud de considerar que son de recibo los argumentos desplegados por la actora. La Administración denegó la solicitud -formulando oposición de oficio-, en base al art. 4º , numerales 10 y 11, de la Ley No. 17.011. Y ello por considerar que la solicitud carece de fantasía, novedad y distintividad, en virtud de contener elementos de información directa al usuario, adheridos y vinculados a los productos que se protegen en la clase No. 28. Concretamente, refiere la ases ora letrada informante, que la denominación solicitada alude a determinado juego de mesa. La clase No. 28 comprende juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deportes y decoraciones para árboles de navidad. La normativa invocada dispone: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…)10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; 11 ) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad;”. Ha destacado el Tribunal analizando esta disposición que: “Respecto al numeral 10º transcripto “supra” -el que no admite las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios -, claramente el vocablo o signo en análisis no es indicativo del producto o servicio. Y tampoco el término en cuestión haya “pasado al uso general”, según la expresión empleada por el numeral 11 del art. 4º de la Ley Nro. 17.011. En efecto, y tal como lo señala el conceptuado autor, se “prohíbe el registro de denomi naciones que se hayan identificado tanto con el producto que constituyen ya uno de los nombres usuales y corrientes, y de los signos que puedan considerarse un simple adorno no característico” (Conforme Sentencia Nº 256/2009). IV) Conforme señala con a cierto la parte actora, agregando abundante respaldo probatorio, el término “blokus” no tiene significado alguno en ningún idioma, y es una palabra de fantasía, que no resulta un término genérico ni descriptivo del tipo de productos protegidos. En efecto, tal como ha sido acreditado por el promotor según información de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), el término BLOKUS no está comprendido como producto o servicio en la clase 28 (fs. 42 y ss. carpeta rosada). Tampoco, tiene significado alguno en ningún idioma, siendo una palabra de fantasía, que no resulta un término genérico ni descriptivo del tipo de productos protegidos. Se rechaza, por tanto, que el término “blokus” resulte descriptivo de los productos de la clase, entendie ndo el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cfme. Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 72); por lo que no contraviene lo dispuesto en el numeral 10 del art. 4º de la Ley No. 17.011. El cuestionamiento fincado en la violación de la prohibición recogida por el Nal. 11 tampoco resulta de recibo. Como expresó el Tribunal en la Sentencia Nº 525/2006, que contiene argumentación enteramente aplicable a las resultancias de autos: “Cuando la ley refiere a “Las palabras o locu ciones que hayan pasado al uso general”, en puridad lo que se prohíbe es el registro de las palabras o locuciones que se hayan identificado tanto con el producto, que constituyan ya uno de sus nombres usuales y corrientes. Expresa OTAMENDI, que muchas ve ces escuchamos a alguien que se refiere a un producto designándolo con lo que él cree que es su nombre pero que, en realidad, es una marca; exponiendo como ejemplo de ello a la circunstancia que acaeció con la marca Gomina, ya que era usual que la gente que al referirse a cualquier clase de fijador para el cabello utilizara el término “gomina” (Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas” pág. 75 y ss.). Casos en que, como bien apuntan MERLINSKI - SALAVERRY, la marca pierde su aptitud distintiva y se transforma en e l nombre habitual con que se designa el producto, y ello con relación a un concepto de generalidad comprensivo de un uso general en toda la sociedad (Op. Cit. pág. 21)”. Obviamente, éste no es el caso de la palabra “BLOKUS”. Resulta evidente que el térm ino en cuestión no alude o refiere a una cualidad o atributo propio o característico de los productos comprendidos en la Clase internacional Nº 28 que protege. Tampoco puede alegarse válidamente que haya pasado a ser de uso generalizado para describir este tipo de productos y menos aún, que tal palabra refiera de manera tal al nombre usual o corriente con que se conoce a los mismos. La marca en cuestión encierra la novedad que le concede la ausencia de utilización o registro precedente; y una distintividad aportada por su diferenciación visual, fonética e ideológica con otro posible signo marcario anterior ya existente o en trámite de registro. Surge suficientemente acreditado que el término pretendido identifica un juego de mesa comercializado por la firm a actora, que fue inventado por Bernard Tavitian publicado bajo el sello “Sekkoia”, empresa fundada exclusivamente para ese propósito en el año 2000 y comprada en el año 2009 por la firma actora con toda la franquicia Blokus (AA fs. 4-5). V) La inform ación que brinda Internet, a través de la página “Wikipedia” que fundamenta el dictamen del Sr. Procurador del Estado, no desvirtúa los argumentos precedentes. No puede concederse mayor valor probatorio a las resultancias de dicha búsqueda en Internet que a otras aportadas por la parte actora. De todas maneras, la versión en inglés de Wikipedia (http://wikipedia.org/wiki/Blokus), se expide en el mismo sentido que la prueba aportada por la actora; es decir , identifica a Blokus con el juego de estrategia por ella comercializado. VI) La Administración no explicita cuáles serían los “elementos de información directa” que llevarían a los “usuarios adheridos y vinculados a los productos que se protegen en la clase int. 28” a concluir que se trata de una denominación genérica para un producto clasificado en dicha clase internacional. Es decir, la demandada no ha demostrado que los consumidores usualmente solicitan productos de la clase int. 28 con el término “BLOKUS”. Tampoco se ha acredita que la clase int. 28 cubra productos denominados “BLOKUS”. Por el contrario, de la prueba diligenciada se infiere que la locución BLOKUS refiere únicamente al juego propiedad de Mattel (carpeta de Documentación en 63 fojas). De modo que el término BLOKUS no es la denominación necesaria, ni puede ser considerada genérica o descriptiva de la naturaleza de los productos de la clase int. 28. Tampoco posee ningún significado, ni en idioma español ni en ningún otro, por lo que resulta ser un vocablo de fantasía y por tanto registrable. Por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Acógese l a demanda y, en su mérito, anúla se la resolución impugnada. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $22.000 (pesos uruguayos veintidós mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón, Dr. Ha rriague, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Tobía, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).