Sentencia Definitiva N° 672/2014

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de diciembre de 2014. No. 672 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS BRANDS SARL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 890/12). RESULTANDO : I) Que con fecha 19 de noviembre de 2012 compareció la promotora demandando la anulación de las siguientes Resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), con fecha: a) 6/10/ 2011, por la qu e se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD SHINE TOUCH (mixta), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “GOLD”, “SHINE” y “TOUCH” (artículo. 7 de ley 17.011), con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA N ro. 53103/2009 de fecha 19/03/0009, solicitada bajo expediente No. 402039 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 100 de los AA). b) 11.10.2011, por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD FINE TOUCH (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre el/los términos “GOLD”, “FINE TOUCH”, art. 7 de ley n° 17.011, con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro. 52098/2009 de fecha 25/02/2009, solicitada bajo expediente No. 400268 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 40 de los AA). c) 17.10.2011 por la que s e dispuso conceder: “ el Registro de la Marca GOLD TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de Ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 405026 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 139 de los AA). d) 17/10/2011 por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca GOLD FINE TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la comp onen, art. 7 de Ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 405028 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 176 de los AA). e) 26/1/2012 por la que se di spuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “GOLD” y “TOUCH” (artículo 7 Ley 17.011), solicitada bajo expediente No. 407680 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para di stinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 213 de los AA). f) 30/1/ 2012 por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD FINE TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los tér minos “GOLD FINE TOUCH” (artículo 7 Ley 17.011), solicitada bajo expediente No. 407895 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 252 de los AA). La clase internacional comprende, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza: tabaco, artículos para fumadores y cerillas. Afirmó, en primer término , que los actos impugnados carecen de motivación. Expresó, en tal sentido , que mediante la utili zación de una fórmula general -por la que genéricamente se adujo que los términos carecen de fantasía-, pretende limitar el derecho de marca de su mandante. Por ende, estimó que al fundarse en una fórmula abstracta, los actos resultan carentes de la motivación debida, por lo que resultan ilegítimos. Invocó a su favor un a ntecedente registral de fecha 1/12/ 2012, mediante el cual la DNPI dictó el acto administrativo que hizo lugar a la solicitud de la marca denominativa TOUCH, para distinguir los productos de la misma clase internacional. Alegó que el art. 7 de la ley 17.011 -en el cual se sustentó el acto- dispone que : “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del Art. 4 de la presente ley, podrán, si n embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Asimismo, se remitió a los numerales mencionados del citado art. 4 eiusdem, en tanto estos refieren a términos genéricos, descriptivos, que hayan pasado al us o general, carentes de fantasía y a los que sean la traducción de los anteriores. Consideró que las solicitudes resueltas mediante los actos encausados, no se encuentran comprendidas en tales hipótesis de nulidades absolutas, a la luz de una correcta inte rpretación normativa y los criterios doctrinarios aplicables. Expresó que la Administración, debió señalar -cosa que no hizo- por cuáles disposiciones concretas, de aplicación exclusiva, consideró que el término “TOUCH” no merecía su registración con dere chos exclusivos, y asimismo, demostrar la veracidad de dicho fundamento. De tal modo, defendió la fantasía y distintividad del término “TOUCH”, puesto que no es utilizado de modo común o frecuente para indicar la naturaleza de los productos en cuestión, y cumple con el requisito de fantasía. Reiteró que los consumidores, adquirentes o comerciantes no perciben tal expresión, como la forma usual o necesaria para referirse a los productos en cuestión. En lo concreto, sostuvo que la Administración no proporci onó prueba en sustento de su decisión, en tanto no encuadra dentro de las hipótesis comprendidas en el art. 4 de la ley 17.011. En definitiva, solicitó la anulación de los actos administrativos cuestionados. II) Conferido traslado de la demanda, la Ad ministración lo evacuó a fs. 18 -19vta., bregando por su rechazo en base a los siguientes fundamentos. La Administración se limitó a considerar que “TOUCH”, en idioma español significa “toque”, por lo que expresa cualidades o atributos de los artículos a designar. Estimó que “ TOUCH” se asocia a un “toque de buen gusto, de distinción, y de sabor”. De conformidad a las act uaciones administrativas, precisó que tratándose de un conjunto marcario, fue concedido el registro sin derechos privativos dicho térm ino, en tanto se encuentra comprendido en las prohibiciones de los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la ley 17.011, y más precisamente en los numerales 9 y 12. En suma solicitó la confirmación de los actos administrativos cuestionados. III) Abierto el juicio a prueba ( fs. 21), se produjo la que obra certificada a fs. 54. Alegaron de bien probado las partes por su orden (la actora de fs. 56 -57v. y la demandada a fs. 60) IV) Que, conferida vista a la Sr. Procurador del Estado en lo Contencios o Administrativo, emitió el Dictamen Nro. 797/13, aconsejando la anulación de los actos cuestionados. V) Se citó a las partes para sentencia por Decreto No. 1004/2014 la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, e n la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento en sede contencioso -anulatoria (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) En autos se promueve la anulación de las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha: a) 6/10/ 2011, por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD SHINE TOUCH (mixta), por el conjunto , sin derechos privativos sobre los términos “GOLD”, “SHINE” y “TOUCH” (artículo. 7 de ley 17.011), con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro. 53103/2009 de fecha 19/03/0009, solicitada bajo expediente No. 402039 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 100 A.A.). b) 11/10/ 2011, por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD FINE TOUCH (mixta), por el conjunto si n derechos privativos sobre el/los términos “GOLD”, “FINE TOUCH”, art. 7 de ley n° 17.011, con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro. 52098/2009 de fecha 25/02/2009, solicitada bajo expediente No. 400268 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS S ARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 40 A.A.). c) 17/10/ 2011 por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca GOLD TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de Ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 405026 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 139 A.A.). d) 17/10/ 2011 p or la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca GOLD FINE TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de Ley 17.011, solicitada bajo expediente No. 405028 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 176 A.A.). e) 26/1/ 2012 por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términ os “GOLD” y “TOUCH” (artículo 7 Ley 17.011), solicitada bajo expediente No. 407680 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 213 A.A.). f) 30/1/ 2012 por la que se dispuso conceder: “ el Registro de la Marca MARLBORO GOLD FINE TOUCH por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “GOLD FINE TOUCH” (artículo 7 Ley 17.011), solicitada bajo expediente No. 407895 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34”. (fs. 252 A.A.). La clase internacional comprende, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza: tabaco, artículos para fumadores y cerillas. III) Que, las alegaciones de las partes surgen suficientemente relacionadas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cual habrá de remitirse el Cuerpo en aras de la brevedad. IV) Que el Tribunal por unanimidad y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurado r del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada en los contenidos que se intentarán explicitar a continuación. V) De las actuaciones administrativas aportadas al proceso, surgen los diversos trámites que culminar on con el dictado de los actos administrativos cuestionados. Por un lado, las solicitudes formuladas por la reclamante a fs. 2 A.A., con fecha 10/3/2009, marca mixta MARLBORO GOLD FINE TOUCH ; a fs. 53 A.A., con fecha 13/5/2009, marca mixta MARLBORO GOLD SH INE TOUCH; a fs. 115 A.A., con fecha 29/8/2009, marca denominativa GOLD TOUCH; a fs. 152 A.A., con fecha 28/8/2009, marca denominativa GOLD FINE TOUCH ; a fs. 189 A.A., con fecha 26/11/2009, marca denominativa MARLBORO GOLD TOUCH; a fs. 230 A.A., con fecha 3/12/2009, marca denominativa MARLBORO GOLD FINE TOUCH. Por su parte, a fs. 39, 99, 138, 175, 212 y 251 A.A., lucen los informes de concesión por parte de la División Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en relación a los signos soli citados, que sirvieron de base -no existiendo oposiciones de oficio - para el dictado de los impugnados. En todos ellos se expresa textualmente, para cada una de las marcas en cuestión que: “ no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4° y 5° de la misma [en referencia a la ley 17.011] y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos”...”artículo 7 Ley 17.011” (el destacado no está en el original). Fue en tal consideración que se basó la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para dictar los actos resistidos en estos obrados. VI) En lo inicial, debe de verse que la promotora se agravió porque las impugnadas carecen de motivación, ya que mediante la utilización de una fórmula general se pretende limitar su derecho de marca. Destacó que genéricamente se expresa que los términos carecen de fantasía sin especificar los motivos concretos para desestimar las solicitudes en cuestión (fs. 8/8 vta. del ppal.). En la especialidad del caso , sostuvo, la DNPI tendría que haber señalado por cuál de las disposiciones concretas, que son de aplicación exclusiva, por las que considera que el término “TOUCH” integrante del conjunto marcario no merece n ser registrado con derechos exclusivos en cuestión (fs. 9 del ppal.). Ahora bien, tras el análisis detenido de los antecedentes, a juicio de la Sede, le asiste razón a la actora en esta fase de cuestionamiento, habida cuenta que de las actuaciones prece dentes al dictado del acto así como del contenido o texto del mismo, no lucen adecuadamente exteriorizadas las circunstancias de hecho y razones de derecho que orientaron a la emisión de la voluntad administrativa. En esta línea conceptual, enseña DURÁN M ARTÍNEZ que la motivación es pues la justificación del acto administrativo efectuada con la expresión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida, de manera que se pueda entender la decisión como correcta o aceptable. (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “ Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, pág. 136). En la emergencia, se estima no se asiste a una prolija, detallada y comprensible exposición de los hechos que operan -valga la redundancia - como supuesto de hecho para la aplicación de la disposición legal apuntada. No basta para cumplir con este requisito normativo con simplemente señalar que el signo cuyo registro fuera solicitado, no es tá comprendido en las nulidades establecidas en l os arts. 4 y 5 de la Ley 17.011; porque la simple referencia al sustento jurídico del dictado del acto, no se traduce en la motivación, ya que es imprescindible la adecuada exposición de los hechos, y adicionalmente, la valoración jurídica que cabe realizar a la Administración. Debe especialmente tenerse presente, que el art. 7 citado, justamente refiere a los signos que se encuentren comprendidos en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 (sobre nulidades ab solutas), supuestos que en el mismo dictamen en vía administrativa se descartan. Ello, además, perfectamente determina que se esté ante un supuesto de motivación inexacta; e n efecto, como se ha dicho : “La motivación es exacta cuando son ciertas las circuns tancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto…” cit., págs. 137/138). En la especie, las circunstancias de hecho enunciadas (no estar el signo comprendido en las nulidades establecidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011) no se compadecen o subsumen en la regla de derecho invocada (art. 7 eiusdem), ya que no resulta aplicable a esos supuestos. Aún así, la falta de motivación, en el caso, aparece fehacientemente acreditada, en tanto no existe una relación directa y concreta de los hechos del caso específico de resolución (ex ar t. 123 del Decreto No. 500/991); examen o análisis particular y concreto, que debió efectuarse en relación a los signos cuya registración se solicitó, respecto de los términos integrantes del conjunto para justificar la decisión adoptada. Nada de ello ocurrió en el subespecie y, por otra parte, los impugnados no cumplen cabalmente con lo estipulado en el art. 124 , nums. 2 y 3 , del Decreto No. 500/991; en efecto, en los correspondientes resultandos no se exponen los hechos que constituyen los antecedentes de los actos (y además de éstos no se aprecian los elementos que sean la causa para dictarlos); y en los considerandos no se desarrollan los fundamentos de derecho, las doctrinas aplicables, razones de mérito y finalidad perseguida (fs. 40, 100, 139, 176, 213 y 252 A.A.). Pese a ello, el encuadramiento en los nums. 9 y 12 del art. 4 de la Ley 17.011, recién se ensayó en la contestación de la demanda (fs. 19 del ppal.), extemporáneamente, de modo que al dictarse los actos encausados, la accionada no cumplió adecuadamente con las formas que presiden su actuación. Sin perjuicio de anotarse, que la intempestiva valoración jurídica de los hechos, no subsana la omisión preanunciada de exponer adecuadamente las razones de hecho y de derecho que determinan las concesiones de registros marcarios sin derechos privativos sobre los términos empleados. En referencia a la motivación del acto y siendo enteramente aplicable al subespecie, el Tribunal en Sentencia No. 732/2012 citando a ROTONDO, estimó que la misma: “ Puede ser escueta, en tanto reúna los caracteres de “idónea y suficiente” (…); también expresarse simultáneamente con el acto o ser anterior a él, pero nunca posterior porque se trasladaría el problema al saneamiento del acto. No es, pues, un problema de forma sino de que exista una fundamenta ción congruente (los motivos, normas, razones indicadas deben aparecer como premisas de las que se extraiga la conclusión que es la decisión) y exacta (las razones de derecho deben corresponder a los textos invocados, los hechos deben ser ciertos). (ROTOND O, Felipe: Manual de Derecho Administrativo, Del Foro, Montevideo, 2009, págs. 329 -330, el destacado no está en el original). En aporte doctrinario referido a la motivación, la Dra. PÉREZ BENECH señala que: “Con frecuencia, cuando se interponen los recursos pertinentes contra un acto administrativo que no fue suficientemente motivado (en el propio acto o en sus antecedentes), la Administración, al resolver los recursos interpuestos, expresa los fundamentos del acto o agrega otros que no fueron manifestados con anterioridad, de modo que introduce nuevos elementos que harían, en lo sustancial, admisible la motivación como suficiente y adecuada (más allá de otros vicios de forma o de fondo de que pudiera adole cer el acto). Sin embargo, estos fundamentos o motivación expresados "ex post facto", luego de dictado el acto original que fuera recurrido, no resultan idóneos para subsanar el vicio originario, por lo que el Tribunal en tales casos ha considerado ilegítimo al acto de todos modos, aun teniend o a la vista la motivación expresada con posterioridad al acto, de la que surjan claramente expresados los fundamentos del mismo. Esta solución, sostenida en forma constante en múlti ples fallos del Tribunal se apoya en la doctrina especializada, destac ándose entre ella a MARIENHOFF. Dicho autor sostiene la tesis de la inadmisibilidad de la motivación "ex post -facto", es decir, que la motivación sucesiva o a posteriori no es aceptable a efectos de sanear el vicio original. Resultan particularmente releva ntes, a nuestro entender, los fundamentos por los que el autor (y el Tribunal, al hacer caudal de dicha tesis) sostiene esta premisa, expresando que "en la vía admi nistrativa el interesado quedó totalmente desamparado al ignorar y, por lo tanto desconocer , los fundamentos del acto, el que, en consecuencia, no pudo controvertir o no pudo hacerlo útilmente al desconocer la fundamentación del mismo". De acuerdo a lo expresado, se sostiene en definitiva que la omisión de incluir los fundamentos en el propio acto o con anterioridad al mismo (es decir, en forma anterior o concomitante), ha vulnerado el derecho de defensa del administrado, y por tanto, se ha transgredido una de las finalidades de la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos.” (PÉREZ BENECH, Viviana: “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, T. 139, 2009, en especial, págs. D-132 y D-133)”. VII) En definitiva, po r los preanunciados fundamentos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, y compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad FALLA : Ampárase la demanda entablada y, en su mérito, anúlanse las resoluciones impugnadas. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Tobía (r.), Dr. Harriague, D ra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Echeveste. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).