Sentencia Definitiva N° 639/2014

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de noviembre de 2014. No. 639 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 865/2011). RESULTANDO : I.- La pretensión anulatoria se dirigió contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de febrero de 2011, por la cual se desestima la solicitud de patente de invención Acta No. 25.972 presentada el 17 de enero de 2000 , por “BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG”, de Alemania con el título de “NUEVOS BENCIMIDAZOLES” bajo el régimen del art. 70.8 de los ADPIC y a la vez como reválida de la patente madre de Europa EP 0.502.314 de 20 de mayo de 1998 (fs. 75 de los A.A. en la foliatura a birome roja, en adelante todas las referencias a los antecedentes son a esa foliatura). II.- La actora cuestionó ese acto por considerar que fue dictado en violación de la norma de derecho, en razón de que la solicitud presentada debía regirse por las leyes 10.089 y 16.671 (ley que ratifica el ADPIC), ambas vigentes al tiempo en que se solicitó la presente solicitud de patente. Sostuvo que la Administración no podía sostener la incompatibilidad de la ley 16.671 (ADPIC) con el instituto de la reválida previsto en la ley 10.089 que al momento de la solicitud estaba plenamente vigente (porque la ley 17.164 entró en vigencia el 18 de enero del año 2000), habiéndose cumplido con todos y cada uno de sus requisitos y formalidades. A su vez, el ADPIC también estaba vigente a partir de enero de 1995 según lo dispuesto por el art. 127 de la ley 17.164, no existiendo incompatibilidad alguna entre ambas, debiéndose integrar los cuerpo s normativos existentes a la fecha en cuestión, conforme jurisprudencia plasmada por el TCA en la sentencia 602 de 2010, en que admitió la concesión de una solicitud de reválida de patente farmacéutica bajo el nuevo régimen de ADPIC, modificando la posició n de la jurisprudencia citada en el informe de la División de Patentes.- La reválida era una solicitud de patente en base a otra previamente concedida en otro país, caracterizándose por haber perdido el carácter de novedad, debiendo cumplir con determina das c ondiciones, lo que en el caso había sido cumplido, no pudiéndose estar a lo dictaminado por la División de Patentes, porque se trataba solo de una opinión sin fuerza legal.- En cuanto a la materia patentable, lo que hicieron los ADPIC, fue ampliarla p ara comprender así productos que antes no lo eran .- Y así lo había entendido la A dministración, según reseña que hizo a fin de demostrar cuál era la práctica habitual de la DNPI Concluyó que se debía anular el acto impugnado porque el único argumento par a desestima r su solicitud era la supu esta incompatibilidad entre reválidas y ADPIC.- III) Corrido el correspondiente traslado, el mismo fue evacuado por el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería quien en lo medular (fs . 29 a 30) enunció que según surgía de los antecedentes administrativos que acompañó, no puede accederse a lo solicitado porque no cumplía con los requisitos de falta de explotación en el país o en el extranjero del art. 125 de la ley 17164. A su juicio el acto adm inistrativo reflejaba el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulaban la materia y abogó por su confirmación en la presente instancia jurisdiccional. IV.- Abierto el juicio a prueba se produjo la certificada a fs. 50, correspondiendo a la part e actora la que corre agregada de f s. 33 a fs. 46 y a la parte demandada la de fs. 47 a 49.- Alegaron ambas partes de bien probado, haciéndolo la actora de fs. 54 a 56 vto. y la demandada a fs. 59.- V) Pasados los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, recayó el Dictamen N° 480/2012, por el que aconsejó la anulación del acto encausado. VI) Por decreto No. 8338 (fs. 64), se citó a las partes para sentencia. VII) Habiendo fallecido el Sr. Ministro Dr. Preza, el Tribunal se integró con el Sr. Ministro Dr. Pérez Brignani, acordándose sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) El acto objeto de la presente acción de nulidad es la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de febrero de 2011, por la cual se desestima la solicitud de patente de invención Acta No. 25.972 , presentada el 17 de enero de 2000, por “BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG”. La resolución impugnada le fue notificada a la promotora el 21 de marzo de 2011 (fs. 75 AA). El 30 de marzo de 2011 interpuso los recursos de revocación y jerárquico (fs. 78 a 84 de los AA). Y al no haberse pronunciado la Administración operó la denegatoria ficta el 19 de octubre de 2011. La demanda conteniendo la pretensión anulatoria fue interpuesta en tiempo útil, el día 14 de diciembre de 2011.- II) Antecedentes. Corresponde recordar que el acto que se enjuicia, fue dictado en el marco de la solicitud de reválida de la patente concedida en Europa EP 0502314 con fecha 20 de mayo de 1998, que se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2000 (fs. 1 a 39 de los A.A). Efectuada la publicación correspondiente, a fs. 48 a 54 de los A.A compareció la Asociación de Laboratorios Nacional es a formular observaciones y deducir oposición de la solicitud de patente, fundado en el instituto de la caducidad y en base a la eliminación de la reválida por la nueva ley 17.164 en su falta de previsión expresa. Deducida la oposición, se emitió inform e de la División Patentes el cual expresa que: “El decreto 237/95, que permite el cumplimiento del art. 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC, no habilita la presentación de patentes previamente c oncedidas en el extranjero (revá lidas). Por tanto dicha solicitud debe ser desestimada” (fs. 63 y 64 de los A.A). Del mencionado informe, se confirió vista al solicitante, que la evacuó en el sentido de que el decreto 237/95 no se pronuncia por el sistema de reválida; que no regía la ley 17.164 que entró en vigencia el 18 de enero de 2000, sino por el contrario, rige la ley 10.089 que en su art. 31 y ss. prevé expresamente el instituto de las revalidas (fs. 65 a 71 de los A.A) Y por informe de la División Patentes, se sugirió no aceptar la solicitud de revalidación de patente extranjera de acuerdo al régimen del art. 70.8 de los ADPIC, fundado en que el sistema nacional de revalidación de patentes extranjeras previsto en la ley 10.089 supone el reconocimiento de una patente extranjera ya concedida, siempre que la solicitud de reválida llene los mismos requisitos que las solicitudes de patentes nacionales (art. 31 a 35). Dictándose el acto impugnado.- III) Análisis sustancial. III.I) Como se relató en los RESULTANDOS, la actora controvierte el criterio seguido DNPI de no amparar su solicitud de reválida de una patente, por aspectos formales y no de fondo que no fueron objeto de pronunciamiento por la Administración En efecto, no existe controversia en que el presente caso se rige por lo dispuesto en la ley 10.08 9 y los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), desde que la solicitud de reválida fue presentada en atención a esas normas (ver in fin e de fs. 1 vto. y 2 de los AA), y la fecha de su presentación, así lo impone. - Y tampoc o está en discusión que tal reválida se presentó respecto a un producto y/o procedimiento químico - farmacéutico. Por tanto, y en atención a los fundamentos del acto en causa, el objeto de controversia refiere a una cuestión de puro derecho, que se concreta en determinar si la pretensión de la accionante al solicitar la reválida de la patente de invención de un producto q uímico: “Nuevos BENCIMIDAZOLES” se ajustaba a los presupuestos requeridos por nuestro orden normativo. El Tribunal, debidamente integrado y por mayoría , considera que el agravio no puede ser amparado, porque en atención al régimen normativo vigente en la materia al momento de solicitud de la reválida de patente de invención, la misma fue correct amente desplazada ya que dicho marco regulatorio no habilitaba la reválida de composiciones medicinales ni productos químicos (literal C del art. 3º de la Ley 10.089) y el Acuerdo de los ADPIC no contemplaban expresamente la situación planteada.- III.II) En forma liminar cabe señalar que la ley 10.089 que recoge el instituto de la reválida de patentes extranjeras, lo hace a condición que se solicitasen dentro de los tres años de concedidas en el país de origen, condición que se debe tener por cumplida , si se atiende a que la patente que se pretende revalidar fue reconocida en Europa el 20 de mayo de 1998.- Ahora bien, aun cuando tal requisito se cumpla, lo que no pudo sortear la actora es el límite previsto en el art. 3 , lit. c), de la ley 10.089 relativo a que: “No son descubrimientos o invenciones patentables: …..c) Las composiciones medicinales y los productos químicos; pero lo son los nuevos procedimientos utilizados para su fabricación”.- Luego, si se atiende a los compuestos que se describen en la solicitud de reválida de la patente europea, se advierte que cuenta con un contenido indudablemente comprendido en la prohibición legal a estar al estudio realizado por el Ingeniero Químico Enrique Vairo de la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 63 y 64 de los A.A).- La accionante no controvirtió tal criterio, su argumento se centró principalmente en sostener la integración que debía realizarse entre el Acuerdo sobre el ADPIC, y las leyes 10.089 y 17.164.- Tal proceder no puede ser admitido con la finalidad que pretende la accionante, porque el acuerd o sobre los ADPIC no posibilita la “reválida” de patentabilidad de productos farmacéuticos y químicos.- La ley 10.089 admite la reválida bajo determinadas condicione s, de las cuales, como se expuso, no se cumplió con lo establecido en el art, 3, lo que sella su suerte en cuanto a su aplicación.- Y en lo que respecta a lo establecido en el Acuerdo de los ADPIC, a juicio de la mayoría del Tribunal, no puede ser aplicada al caso de reválidas pues no las comprende, y no se las puede asimilar, porque la reválida en sí, está reconociendo que exista una patente previamente concedida en el extranjero, mientras que el art. 70 hace referencia a “solicitudes de patentes” y no “ a patentes previamente concedidas en el extranjero, como lo habilita el art. 31 de la ley 10.089” como señala la Administración.- III.III) El texto de esa norma no deja lugar a duda s, a saber:- “8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro: “a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; “b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de l a solicitud; y “c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b). “9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro” (los subrayados no están en el original). III.IV) Como expuso el Dr. Harriague en su voto, el caso es plenamente parangonable a los resueltos por el Tribunal en jurisprudencia a la q ue alude la resolución enjuiciada ( Sentencias Nº 179/06 372/06, 511/06 y 577/06) y no a la Sentencia Nº 602/06 de la que hace caudal el accionante, pues se trata de un caso en que la solicitud de reválida de patente se presentó el 31 de agosto de 2000 , cuando ya se encontraba plenamente vigente el régimen de la Ley 17.164. En cuanto la aplicación de los Acuerdos de ADPIC que posibilitaron la patentabilidad de productos farmacéuticos y químicos y que fueron aprobados en Uruguay por la Ley 16.671, entrando en vigor el 1º de enero de 1995, cabe remitirse íntegramente al análisis efectuado en los fallos anteriormente señalados. Así, en la Sentencia Nº 179/06 se establece: “V.2.- No ha sido cuestionado en autos que los Acuerdos de ADPIC, que fueron aprobados por la Ley Nº 16.671 -ratificando allí la condición de Uruguay como país en desarrollo-, entró en vigor el 1º de enero de 1995. Ni, tampoco, que el art. 27 del ADPIC al determinar la extensión de la materia patentable deroga tácitamente la limitación del a rt. 3, lit. “C”, de la Ley No. 10.089 (MERLINSKI, Ricardo - SALAVERRY, Lucía: “Las Marcas en el Uruguay” Págs. 122/152). “Sin embargo, a juicio del Tribunal necesario resulta señalar que en las “disposiciones transitorias” se determina que ningún Miembro tiene obligación de aplicar el ADPIC antes de un año de la entrada en vigor (art. 65 num. 1º), que tratándose de un país en desarrollo Miembro puede aplazarlo por cuatro años más (art. 65 num. 2º), y que si un país en desarrollo Miembro está obligado a amp liar la protección mediante patentes a productos o sectores que no gozaban de tal protección en su territorio, etc. podrá aplazarlo por un período adicional de cinco años (art. 65 num. 4º). “No puede dudarse que, a partir de lo anterior, en el Uruguay la aplicación del ADPIC se vio aplazada por diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor, y ello sólo sería suficiente para fundamentar la confirmatoria del acto impugnado en autos. “Pero, incluso, y en parte coincidiendo con el argumento anterior, el art. 70 del ADPIC, bajo el título “Protección de la materia existente”, establece como regla que “…El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate” (num. 1º), lo que equivale lisa y llanamente a descartar toda posible retroactividad (Cf. Sent. 252/05)” . Y por otro lado, también en el casus es compartible el dictamen del Encargado de la División Patentes de la DNPI, Dr. José Antonio VILLAMIL obrantes en l os antecedentes administrativos agregados a la causa (A.A fs. 72/74). Analizando dicho informe, la citada Sentencia concluye: “Tal diversidad de efectos, permite comprobar la incompatibilidad de la previsión del art. 70, num. 8, del ADPIC (que obedeció a otras prohibitivas vigentes hasta ese momento, como la mencionada del art. 3, lit. “C”, de la Ley No. 10.089, en países como el nuestro; todo, al amparo del amplio marco que en cuanto a la “materia patentable” el Acuerdo pasó a establecer en su art. 27, d isponiendo que las patentes podrían obtenerse por todas las invenciones, sean productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial) con e l instituto de la reválida, por otra parte no contemplado en las disposiciones del Acuerdo. La diferente naturaleza jurídica de ambos institutos es innegable, una se refiere a la presentación de una solicitud de patente conteniendo una tecnología nueva aún no divulgada; la otra al reconocimiento retroactivo de una patente ya concedida en otro país, es decir a una tecnología ampliamente divulgada, puede ser hace tres años” . Por estos fundamentos, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria ; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 20.000 (p esos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dra. Sassón (r), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Harriague, Dr. Tobía, Dr. P érez Brignani (d.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Pérez Brignani. Discorde en cuanto , a mi juicio, corresponde anular el acto. Comparto íntegramente la opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo , a cuyos fundamentos me remito. Es cierto que se tramita por la ley 10.089, pero no debemos perder de vista que están vigentes los ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) por ley 16.671, punto XI, y conforme a los mismos, correspondía la reválida que motiva los presentes obrados.