Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 387/2014
30 de setiembre de 2014
- Ficha (IUE)
- 247/12
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Hace lugar o condena
- Fallo: anula
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 30 de setiembre de 2014.
No. 387
VISTOS :
Para sentencia definiti va, estos autos caratulados:
"KANGSHENYUNGA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No.
247/12).
RESULTANDO :
I) Que con fecha 12 de abril de 2012 a fs. 2, compareció Martina Etcheverry, en nombre y representación de KANGSHENYUNGA S.A., entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 6 de junio de 2011 dictada por la D irección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca mixta “EMOLAN LIGHT REFLECTING” acta número 395.550, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional número 3.
La accionante se agravió en cuanto es titular de la marca “EMOLAN” que distingue los productos incluidos en la Clase 5, y entiende que la marca cuyo registro se concedió por el acto que se resiste no guarda las claras diferencias con la marca de su propiedad.
Indicó que la evaluación del posible riesgo de confusión entre dos marcas no debe ceñirse exclusivamente al cotejo de signos , sino que debe evaluarse también la similitud entre productos y/o servicios.
Arguyó que tanto nuestra ley marcaria como el Acuerdo de ADPIC prohíben el registro o uso de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios que compartan un mismo sector del mercado, y al valorarse la probabilidad de confusión no debe darse primacía al cotejo de signos y relegarse a un segundo plano la posible similitud de productos, por lo que la autoridad administrativa o judicial deberá por un lado apreciar el grado de semejanza existente entre los signos , y por otro el grado de semejanza entre los objetos identificados para sopesar si en la consideración global de semejanzas resulta admisible la probabilidad de confusión.
Apuntó que la marca de la accionante se incorpora totalmente en el signo impugnado , debiéndose tener presente que los términos LIGHT REFLECTING carecen de aptitud distintiva, hecho éste avalado por la propia resolución de la DNPI , ya que la referida marca se concedió sin derechos exclusivos sobre dichos términos.
Manifestó que, en la impresión global de las marcas la parte inicial y frontal presenta generalmente mayor impact o, ya que el consumidor presta mayor atención al principio de esta s; de esta manera, el vocablo que pretende destacarse suele colocarse al inicio dada su fuerza comunicativa.
Sostuvo que cuando el cotejo marcario se realiza entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia en términos generales a la parte denominativa , ya que es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el corres pondiente producto.
Expresó que las marcas en cotejo se destinan respectivamente a amparar a todos los productos de la s clases internacionales números 5 y 3, presentándose una clara hipótesis de conexión competitiva de productos que generarán consecuentemente confusión indirecta, ya que el consumidor creerá que los productos presentan un mismo origen empresarial ; los productos de las clases internacionales 5 y 3 presentan conexión por su propia naturaleza, siendo en muchos casos productos similares por cu mplir una misma función, o al menos se complementan y se comercializan bajo la misma presentación: geles, lociones, cremas , etc., teniendo un mismo ámbito de aplicación, y comercializándose en farmacias y establecimientos especializados en el rubro medicin al, motivo por el cual existe una gran cantidad de marcas inscriptas que protegen simultáneamente ambas clases.
Concluyó que existe un inminente riesgo de asociación por parte del consumidor ya que es probable que entienda que los productos identificados con estas marcas provienen de una misma empresa, máxime cuando ambas empresas tienen el carácter de laboratorios ; agregó que la DNPI ha negado en casos similares el registro de marcas confundibles que protegían productos de las clases 3 y 5 , lo que lesion a su derecho de igualdad, máxime cuando la marca EMOLAN es marca notoria, por lo que se está realizando por parte de la empresa titular de la marca en pugna una competencia desleal.
En definitiva, solicitó el amparo de la demanda.
II) A fs. 21 comparec ió Milton Fuentes Riera en representación del Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda.
Expresó que la resolución que se impugna se adecua estrictamente a la normativa aplicable dado que entr e los signos en pugna “EMOLAN LIGHT REFLECTING” y “EMOLAN” se dan las claras diferencias establecidas por la ley marcaria.
Puntualizó que la comparación entre ambos signos debe hacerse tomando el conjunto, sin desmembrarlo en sus elementos, por lo que ambos signos son diferentes y es poco probable que se verifique su confusión.
Añadió que la impugnada protege los artículos comprendidos en la clase internacional número 3 (cosméticos) y la marca de la accionante protege los comprendidos en la clase intern acional número 5 (medicinas), por lo que se trata de artículos no concurrentes y de consumidores atentos , por lo que aplica en el caso el principio de especialidad, citando jurisprudencia del Tribunal en respaldo de sus afirmaciones.
En definitiva, solicitó se desestime la demanda.
III) A solicitud de la demandada se dio noticia del pleito a Alcides Roberto Chialvo Nuñez, fs. 26, quien no compareció.
IV) Se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 41 habiendo producido prueba la parte actora y la parte demandada.
V) Alegaron las partes por su orden a fs. 43 y 50, respectivamente.
VI) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 479/2013 de fs. 53), quien aconsejó la confirmación del acto administrativo encausado.
VII) Se citó para sentencia (fs. 55), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal.
CONSIDERANDO:
I) Que , en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad.
II) En obrados, se demanda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 6 de junio de 2011, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “EMOLAN LIGHT REFLECTING” (Acta Nº 395.550) a favor de ALCIDES ROBERTO CHIALVO NUÑEZ de Argentina, para distinguir los artícul os comprendidos en la clase internacional Nº 3, sin derechos privativos sobre los términos “LIGHT” y “REFLECTING” (fs. 40 A.A.).
Contra dicha volición, notificada a la actora con fecha 11 de julio de 2011 (fs. 40 A.A.), se interpusieron los correspondien tes recursos de revocación y jerárquico, presentados el día 22 de julio de 2011 (fs. 62
A.A.).
La denegatoria ficta se produjo el día 8 de febrero de 2012, al cumplirse el plazo de doscientos días sin resolución expresa de los recursos.
Luego, la dem anda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 12 de abril de 2012 (fs. 2 de autos).
III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS a los cuales corresponde remitirse, brevitatis causae.
IV) Por Dictamen Nº 479/2013, a fs. 53, la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto procesado.
V) El Tribunal se apartará en la especie de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado , inclinándose por el acogimiento de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se exponen en los siguientes numerales.
VI) Antecedentes.
Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, el día 2 de setiembre de 2 008 se presentó ante la D.N.P.I. la firma ALCIDES ROBERTO CHIALVO NUÑEZ de Argentina, a efectos de solicitar, bajo Acta Nº 395.550, el registro de la marca mixta “EMOLAN LIGHT REFLECTING”, para distinguir los productos de la clase internacional 3, la cual comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo, tales como cosméticos, aceites, lociones, dentífricos, perfumes, jabones, etc. (fs. 1 A.A.).
Ante dicha solicitud, formuló oposición la firma KANGSHENYUNGA S.A. (hoy accionante), en virtud de con siderar que el signo solicitado resultaba confundible con su marca denominativa prerregistrada “EMOLAN CFR”, la cual identifica a los productos de la clase internacional Nº 5, la cual comprende esencialmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico (fs. 8 y ss. A.A.).
Por su parte, también dedujo oposición la firma THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, la cual consideró que la marca cuyo registro se solicitaba resultaba pasible de confusión con su signo de tipo denominativo “EMOLIN - NEO”, previamente registrado en la clase internacional Nº 3 (fs. 13 y ss. A.A.).
De las oposiciones se confirió vista a la solicitante (fs. 26 A.A.), la cual la evacuó pugnando por la procedencia del registro de su marca, en tanto consideró que la misma no resultaba confundible con los signos de las firmas opositoras (fs. 29 y ss. A.A.).
El expediente pasó a estudio de la Asesora Letrada Dra. Magdalena SILVA HERNÁNDEZ, la que dictaminó que la oposición formulada por la hoy actora debía ser desestima da en virtud del principio de especialidad, puesto que las marcas enfrentadas distinguen productos de clases diversas;
agregó, en relación a la restante oposición, que la misma tampoco resultaba de recibo, por existir suficientes diferencias gráficas y fon éticas entre las marcas en pugna; finalizó su informe señalando que los términos en inglés “LIGHT” y “REFLECTING” son términos comunes para proteger los productos de la clase internacional Nº 3, por lo que los mismos debían quedar disponibles para su utili zación por terceros, no resultando posible otorgar un derecho de exclusiva (fs. 36 y ss. A.A.).
Finalmente, la D.N.P.I. procedió mediante el acto impugnado a conceder el registro del signo mixto “EMOLAN LIGHT REFLECTING” a favor de la solicitante, para proteger los productos de la clase internacional 3, sin derechos privativos sobre los términos “LIGHT” y “REFLECTING” (fs. 40 A.A.).
VII) El principio de especialidad y sus excepciones.
De acuerdo a la fundamentación dada por la parte demandada, el registro de la marca mixta “EMOLAN LIGHT REFLECTING” fue concedido en atención al “principio de especialidad”, en tanto dicho signo distingue productos de una determinada clase internacional (la Nº 3), en tanto la marca de la opositora -aquí actora - protege productos diversos, pertenecientes a otra clase del nomenclátor (la Nº 5).
Con relación al mencionado principio, ha señalado el Tribunal, citando prestigiosos autores en la materia, que “La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derecho s sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf.
BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55).
En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos” (Cfme. Sentencias Nº 477/2006, 747/2010, 483/2011, entre otras).
No obstante, existen determinada s circunstancias que pueden conducir a sobrepujar el principio de especialidad. Señala en tal sentido GUTIÉRREZ CARRAU que el principio de especialidad “cede solo en dos oportunidades: a) cuando se trate de productos o servicios relacionados o vinculados, que atiendan similares necesidades, donde pueda darse una confusión indirecta; y b) cuando se trate de ‘nombres comerciales’ notorios” (Cfme. GUTI ÉRREZ CARRAU, Juan (1997). Manual Teórico Práctico de Marcas. Montevideo: FCU. Págs. 73 y 74; en jurisprudenci a:
Sentencia Nº 406/2011).
En la especie, considera la actora que ocurren ambos extremos, que habilitan a excepcionar el principio de especialidad y dar protección a su marca más allá de la clase internacional en la que fue concedida (clase Nº
5), para impedir el registro de un signo igual o similar en la clase Nº 3. En efecto, aduce la accionante que su marca prerregistrada “EMOLAN CFR” es notoria, y que existe una conexión evidente entre los productos de las distintas clases involucradas.
VIII) Notoriedad de la marca de la actora.
Respecto de la notoriedad de la marca, estima la Sede que la impugnante ha logrado acreditar, mediante la profusa documentación agregada en etapa de prueba, el conocimiento generalizado a nivel nacional e internacional de la marca “EMOLAN” en distintos productos de la clase 5, por lo cual puede entenderse probada la notoriedad de dicho signo.
Siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, puede convenirse que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento gene ralizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante (Cfme.
BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas/2. Págs. 108 y ss.).
La ley prohíbe los casos de identidad total con la marca notoria y aún su mera similitud, imitación o traducción. En el caso, tal como se analizará en detalle más adelante, se verifica un supuesto de confundibilidad directa e indirecta entre la marca notoria de la actora y aquella cuyo registro f uera concedido mediante el acto impugnado, circunstancia que determinará el acogimiento de la demanda incoada.
IX) Similitud o concurrencia de los productos comprendidos en las clases internacionales Nº 3 y Nº 5.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 6º de la Ley 17.011, “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”.
La parte final de la norma citada habilita a realizar el cotejo entre marcas no solo cuando se trata de signos que protejan los mismos productos o servicios, sino también cuando se trata de productos o servicios concurrentes.
El art. 16.1 del Acuerdo ADPIC, por su parte, no habla de productos “concurrentes” sino de bienes “similares”, pero el ánimo que guía a ambas normas es el mismo.
En lo que refiere a las clases internacionales 3 y 5, que son las que están en juego en el cas o, existe una serie de productos que son concurrentes entre las mismas, esto es, que pueden estar presentes en una u otra de dichas clases, tal como señala correctamente la accionante. Así ocurre con artículos tales como aceites, preparaciones para adelgazamiento, sales de baño, filtros solares, productos para el cuidado de la boca, productos para lavar animales, algodón, lociones capilares, elementos para prótesis dentales, aromatizantes, entre otras; ello por cuanto todos estos productos pueden tener como finalidad el uso médico, en cuyo caso pertenecerán a la clase Nº 5, o pueden tener un fin meramente estético o cosmético, en cuya hipótesis ingresarán en la clase Nº 3.
La circunstancia anotada determina que nos encontremos ante productos muy similares, que tienen por lo general un mismo origen, ya que son fabricados por laboratorios, y que por otra parte son vendidos mayoritariamente en los mismos establecimientos comerciales, puesto que tanto los productos médicos o farmacéuticos como los cosméticos so n expendidos en farmacias.
Tratándose entonces de productos similares o concurrentes, se verifica una de las referidas excepciones al principio de especialidad, extremo que determina, en la especie, que deba realizarse el análisis de confundibilidad entr e los signos en pugna, por más que los mismos identifiquen artículos pertenecientes a distintas clases internacionales.
X) Confundibilidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.
Prestigiosa doctrina, recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de fl exibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cfme. RIPPE, Siegbert. La propiedad industrial en el Uruguay. Págs. 313 y ss.; y Sentencias Nº 648/1996 y 255/2005, entre muchas otras).
Al respecto, y dado que el art. 6º de la Ley 17.011 no establece pautas para efectuar el cotejo entre dos marcas en disputa, resulta preciso, a la hora de analizar el concepto de confundibilidad, seguir los criterios brindados por la doctrina y la jurisprudencia. De acuerdo con los mismos, cabe atender a la i mpresión de conjunto generada por las marcas; éstas deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; se deben cotejar las mismas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan (1997). Manual teórico -práctico de marcas. Pág. 87 y ss.;
y Sentencias Nº 351/1988 y 522/1990, entre muchas otras).
XI) Pues bien. Estima la Sede que el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión la existencia de confundibilidad entre las mismas, en virtud de las notorias semejanzas que entre ellas existen tanto en el plano gráfico como fonético.
Es cierto que una de las reglas básicas de ponderación de las semejanzas o diferencias entre las marcas, refiere a la necesidad de realizar un enfoque de los términos en forma indivisible, y que la comparación no se puede realizar por partes destacando solo las similitudes. No obstante, en el caso puede apreciarse que el elemento principal y saliente del conjunto marcario solicitado es el término “EMOLAN”, al que luego se le adicionan las palabras en inglés “LIGHT REFLECTING”, las cuales son de tipo genérico y no pueden apropiarse por los particulares, razón por la cual la marca fue concedida sin derechos privativos sobre tales términos.
Aquel elemento central en el conjunto marcario solicitado, “EMOLAN”, es exactamente el mismo que figura como aspecto principal o saliente en el signo de la actora, “EMOLAN CFR”, circunstancia que determina que las marcas en disputa sean claramente confundibles; por ende, por más que se trate de clases diversas, la proximidad o concurrencia entre lo s productos de una y otra determina que no pueda avalarse la coexistencia en el registro y el mercado de dos marcas que resultan tan semejantes.
Es evidente que el término “EMOLAN” es el elemento principal o preponderante en los conjuntos marcarios en pu gna, aquel que el consumidor recordará más palmariamente al momento de adquirir los productos.
En estas circunstancias, es procedente recurrir a la teoría del “mot vedette”. Afirma en tal sentido OTAMENDI que “en muchas hipótesis resulta necesario centr ar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior;
criterio este que se ha aplicado en referencia a las llamadas “mot vedette” (…) es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo”, que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Cfme. OTAMENDI, Jorge (1989). Derecho de Marcas. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Pág.
175).
La identidad del término principal en ambos conjuntos marcarios resulta en el caso un elemento tan determinante, que la simple adición de los términos genéricos “LIGHT REFLECTING” se revela como insuficiente para despejar tod a posibilidad de confusión por parte del público consumidor.
Por su parte, en el plano fonético, las dificultades de coexistencia de ambos signos son aún más evidentes, puesto que en ambos casos los productos serán solicitados verbalmente por los consumidores, por ejemplo en las farmacias, mediante la misma palabra: “EMOLAN”. En consecuencia, no puede sino concluirse en la inconveniencia de permitir la coexistencia de ambos registros.
XII) Características del consumidor de los productos distinguidos por las marcas de autos.
Tal como fuera destacado al enumerar los criterios recomendados por doctrina y jurisprudencia para realizar la comparación entre dos marcas, quien efectúa el cotejo debe colocarse en el lugar del presunto adquirente de los producto s o servicios en cuestión. De este modo, deberá determinarse si, en virtud de la naturaleza de los artículos a ser consumidos, de las vías o medios por los cuales se adquieren, de su importancia económica, o de otros factores, el consumidor será más o menos cuidadoso a la hora de elegir la marca del producto que adquirirá o del servicio que contratará.
En particular, no puede perderse de vista en el caso que una de las marcas objeto de comparación identifica productos farmacéuticos, respecto a los cuales , se han distinguido por parte de la doctrina tres posibles criterios o tendencias:
a) un criterio riguroso o severo, en razón de que dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana.
b) un criterio benévolo, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos.
c) un criterio que el Tribunal catego riza como “intermedio” o “ecléctico” desde que combina o dosifica los dos anteriores según cada caso; por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta; y un criterio riguroso en caso con trario (Cfme. RIPPE, Siegbert. La Propiedad Industrial en el Uruguay. Pág. 322, citado por GUTI ÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Ob.
Cit. Págs. 91 y 92).
Este tercer criterio es el esgrimido normalmente por el Tribunal, el que en Sentencia Nº 93/1999, entre muchas otras, ha sostenido que, cuando se trata de productos farmacéuticos o químicos de la Clase Internacional Nº 5, el hecho de que los mismos se expendan bajo receta médica torna muy difícil la confundibilidad.
Empero, en el caso ocurrente, no puede hace rse caudal de este extremo, porque la mayoría de los productos que expide la actora se venden sin necesidad de receta médica, lo mismo que ocurrirá con los productos de la solicitante, que en sí no serían propiamente farmacéuticos. En consecuencia, debe se r aplicado en la especie un criterio riguroso para realizarse la comparación, lo que acrecienta las posibilidades de confusión.
XIV) Confundibilidad indirecta y riesgo de asociación.
De acuerdo a lo expuesto, se asiste en el caso a una situación en q ue existe un claro riesgo de confundibilidad indirecta entre estos productos concurrentes o vinculados en el rubro de la cosmética y la medicina estética.
Por otro lado, tampoco debe perderse de vista que ambas clases de productos comparten los mismos ca nales de producción (laboratorios), distribución y comercialización, ya que por lo general se expenden en un mismo lugar de ventas (farmacias y perfumerías).
Asimismo, enseña GUTI ÉRREZ CARRAU que también puede llegarse a generar cierto tipo de confusión que se ha dado en llamar “confusión inversa” porque el público consumidor resulta confundido a la inversa, pensando que los productos del titular de la marca original pertenecen a la marca del nuevo competidor que surgió en el mercado; lo que evidentemente redundará en una pérdida del valor de la marca prerregistrada, en la identidad de sus productos, en su clientela y una pérdida de control sobre su imagen, reputación y capacidad para incursionar en nuevos mercados (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan (1997). Manual Teórico-Práctico de Marcas. Pág. 167).
XV) A su vez, la destacada notoriedad de la marca de la actora puede provocar en el consumidor una asociación de la marca pretendida con la anterior, o lisa y llanamente la confusión directa entre productos distinguidos con una y otra marca.
Además, la ley impide en su art. 5º, num. 6º, el registro de una marca que constituya la imitación total o parcial de una marca notoriamente conocida, por lo que la solución de la D.N.P.I. en el acto en causa se aleja de dicho precepto legal.
De este modo, se genera el riesgo de que el consumidor crea que el signo de la firma solicitante forma parte de la “familia de marcas” pertenecientes a la empresa actora. Respecto de dicho concepto, s eñala GUTIÉRREZ CARRAU que “ una ‘familia de marcas’ es un grupo de marcas con una característica común reconocible, común a todas ellas de tal forma que el público percibe en esa común característica de la ‘familia’ una asociación con el titular de las marcas individualmente considerada s;
nada podría obstar a que se reciba en el ocurrente tal categorización, y de esa forma resulte protegible. Ya que el uso por terceros, de marcas que sean diferentes -individualmente consideradas- a las marcas del titular de una ‘familia’, pero que tengan la misma característica distintiva, puede generar confusión en el público consumidor (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan (1997). Manual teórico -práctico de marcas. Págs. 166 y
167).
Al concederse el registro de la marca solicitada para la clase 3, se está per mitiendo que la empresa solicitante se aproveche del prestigio o reconocimiento previamente adquirido por la firma opositora, puesto que resultaría muy factible que el público consumidor comprara el producto de la nueva marca en el entendido de que se trat a de un nuevo artículo de la otra empresa.
Como sostuviera la Sede en la Sentencia Nº 365/2006: “Si bien es cierto que los consumidores de productos farmacéuticos están considerados compradores selectivos, igualmente no puede dejarse de lado la posibilid ad de confusión indirecta, porque puede ser inducido en error creyendo que los productos tienen el mismo origen empresarial o industrial. Se configura, pues, el riesgo de confusión, que el Prof. Manuel AREAN LALIN, denomina riesgo de confusión en sentido estricto y en sus dos vertientes:
a) en sentido mediato porque el error se proyecta sobre la identidad de la empresa titular (del producto); y
b) en sentido inmediato, porque éste se verifica en aquellos casos en que, aun sin resultar confundibles los s ignos entre sí, sus características comunes pueden hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y que, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común (“Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas”...
en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 4/996, pág. 55)” (Cfme. Sentencia
Nº 365/2006).
En definitiva, las razones invocadas conducen a acoger la demanda incoada, por cuanto el otorgamiento de la marca “EMOLAN LIGHT REFLECTING” resulta violatorio de varias normas y principios de nuestro derecho marcario.
Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal,
FALLA :
Acógese la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto impugnado.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr. Tobía, Dr. Harriague, Dra. Sassón, Dr. Gómez Tede schi, Dr.
Echeveste (r.).
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).