Sentencia Definitiva N° 215/2014

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de mayo de 2014. No. 215 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "MONTE CARLO T.V . S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 40/12). RESULTANDO : I) Que compareció Fabiana MATEOS en representación de MONTE CARLO TV S.A. a demandar la declaración de nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10.1.2011. Por la volició n impugnada se concedió el registro de la marca “BUEN D ÍA DOMINGO” a Leonardo Víctor ARMAND -PILON CHARLO (acta Nº 385.282), para distinguir los servicios incluidos en la clase internacional 38 (fs. 26 de los A.A.). Expresó que el acto administrativo impu gnado no se ajusta a Derecho, por lo que deberá ser anulado. Dijo que la marca impugnada no presenta elementos diferenciales eficaces; no es lo suficientemente distintiva ni presenta las claras diferencias exigidas por la Ley respecto de sus marcas pre -registradas “BUEN D ÍA URUGUAY” y “BUEN D ÍA MUJER”. Existen importantes semejanzas que determinan la indiscutible existencia de confundibilidad ortográfica, fonética y visual, entre las marcas en cuestión. Ambas son denominativas, la única diferencia que presentan es que el solicitante cambió la última palabra, es decir, “URUGUAY” y “MUJER”, por “DOMINGO”, siendo peligrosamente confundibles. Además, las palabras coinciden en el mismo lugar y orden, lo que coadyuva para determinar la peligrosa similitud fonét ica e ideológica alegada. Hizo referencia a jurisprudencia de este Cuerpo, concluyendo que el acto impugnado, además de vulnerar la normativa de referencia, atenta en forma directa contra sus derechos subjetivos así como contra el interés legítimo del consumidor medio uruguayo. II) Que , conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 18 -19 la representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda. Afirmó que en los conjuntos marcarios en cuestión, se obse rvan las claras diferencias que exige el art. 6 de la Ley Nº 17.011. El análisis debe realizarse evaluando los conjuntos sin descomponerlos, examinando las semejanzas, pero viendo si los elementos disímiles pueden darle al conjunto características propias y, por sobre todo, atendiendo al consumidor medio. Evaluados los conjuntos en la forma descripta, se concluye que los mismos despiertan diferente impresión. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 21), se solicitó la citación del tercero interesado en el mantenimiento del acto cuya nulidad se procesa, quien luego de ser notificado, no compareció. Luego de diligenciada la prueba ofrecida por la actora, fue agregada y certificada (fs. 43). IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 46-47 y fs. 50). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen No. 295/2013 (fs. 53), la confirmación del acto impugnado. VI) Por Decreto Nº 6089/2013 de 5.8.2013 (fs. 55), se ordenó el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El acto objeto de la presente acción de nulidad es la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10.1.2011, por la cual concedió el registro de la marca “BUEN D ÍA DOMINGO” a Leonardo Víctor ARMAND -PILON CHARLO bajo acta 385.282, para distinguir los servicios incluidos en la clase internacional 38 (fs. 26 de los A.A.). Los presupu estos requeridos para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente cumplimentados (arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). En efecto, surge de los antecedentes administrativos que el acto le fue notificado personalmente a la actora el día 9.6.2011 (fs. 26 de los A.A.). El día 20.6.2011 se presentaron los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 31-35 de los A.A.). La Administración incumplió con el deber de instruir y resolver los recursos movilizados, por lo que la denegatoria ficta quedó configurada el día 9.1.2012, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los recursos (art. 5 de la Ley No. 15.869 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley No. 17.292). La demanda c onteniendo la pretensión anulatoria fue presentada, en tiempo útil, el día 10.2.2012 (nota de cargo de fs. 7 infolios). II) Los agravios que la actora dirigió contra el acto residenciado han sido debidamente detallados en los RESULTANDOS, a los que cabe remitirse brevitatis causae. La cuestión a resolver en el presente caso es bien puntual. Se circunscribe a determinar si la marca “BUEN DÍA DOMINGO”, cuyo acto de registro impugna la actora resulta confundible con las marcas “BUEN DÍA URUGUAY” y “BUEN D ÍA MUJER”, prerregistradas por ella. O, dicho en otros términos, determinar si la marca registrada “BUEN DÍA DOMINGO”, cumple con los requisitos establecidos en el art. 6 de la ley 17.011, en cuanto a su diferenciabilidad respecto de las prerregistradas “BUEN DÍA URUGUAY” y “BUEN DÍA MUJER”. La marca impugnada se ha registrado para diferenciar servicios incluidos en la Clase Internacional Número 38, que comprende: “Telecomunicaciones”. III) Cabe recordar que, en nuestro Derecho, el art. 6 de la Ley N º 17.011, establece que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Tras el análisis detenido del caso que ha realizado el Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales, llega a la conclusión de que el acto administrativo impugnado resulta ajustado a Derecho. Por las razones que se expon drán seguidamente, a criterio del Colegiado, la marca cuyo registro se impugna no lesiona el principio de no confundibilidad establecido en el art. 6 de la ley marcaria. IV) En lo inicial, debe señalarse que la apreciación de la actora, en orden a cons iderar confundibles sus marcas con la ahora concedida resulta errónea, pues su comparación vulnera una de las reglas fundamentales en materia de valoración de las marcas. Para proceder al análisis comparativo de rigor entre los signos marcarios en pugna , procedió a dividir a las marcas en sus elementos componentes. Tal proceder no resulta acertado, como lo han destacado tanto la doctrina como la consolidada jurisprudencia de este órgano jurisdiccional. Atendiendo a las reglas que doctrina y jurisprude ncia han señalado para el correcto análisis de las marcas que se enfrenten por un supuesto riesgo de confusión, debe considerarse que, para su comparación, el análisis debe hacerse “a golpe de vista” y como un todo. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que: “…la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio…” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico Práctico de Marcas”, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, por todas véase la Sentencia Nº 271/2013). Vale revalidar enteramente en la emergencia lo que sostuvo el Tribunal en la Sentencia Nº 830/2012, en la que se dijo: “…como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tene rse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRR EZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a go lpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357 - 358).” (en el mismo sentido véanse las sentencias 379/2008 , 677/2011, entre muchas otras). Con tales entendimientos, surge que las marcas registradas por la actora poseen claras diferencias con aquella cuyo registro se impugna, extremo que permite su coexistencia en el mercado. En efecto, vistas en su conjunto, en el plano fonético y gramatical, en ningún modo pueden considerarse pasibles de riesgo confusionista los conjuntos “BUEN D ÍA URUGUAY”, “BUEN D ÍA MUJER” y “BUEN DÍA DOMINGO”. Y, en el plano conceptual o ideológico, se comparte lo dicho por la Asesoría Letrada del MIEM (fs. 25 de los A.A.), que considera que los signos en juego no evocan una idea idéntica o semejante, requisito para que se configure la similitud en dicho plano. En cuanto a la frase BUEN D ÍA, se trata de una denominación de lenguaje vulgar, común o usual aplicable a cualquier cosa, expresión sobre la cual nadie puede pretender exclusividad y que puede ser utilizada por cualquier persona con igual derecho. Por tanto, no apropiable o de uso exclusivo, resultando inaceptable que alguien pretenda ser su dueño, con la prerrogativa de poder prohibir a los demás su uso (Cf. Sentencias Nos. 606/2009 y 836/2010). V) Por otra parte, tal como enseña BUGALLO, hay riesgo de confusión entre marcas cuando ambos signos presentan similitudes, al punto de que los consumidores puedan llegar a confundirse o verse engañados por el uso de la segunda marca. No se requiere que efectivamente haya confusión, se trata de la eventualidad de que ello ocurra. El riesgo de confusión se debe examinar desde la perspectiva del consumidor medio, porque este es el destinatario del mensaje contenido en la marca. Por lo tanto, será desde su perspectiva, desde la apreciación del efecto que tenga en él un signo, que se habrá de determinar la existencia efectiva de riesgo de confusión (BUGALLO, Beatriz: “Propiedad Intelectual”, FCU, Montevideo, 2006, págs. 142 y 143). En la especie, parece claro que un consumidor medio no confundiría los conjuntos BUEN D ÍA URUGUAY”, “BUEN D ÍA MUJER” y “BUEN DÍA DOMINGO”. En def initiva, el signo marcario cuyo registro se impugna, arroja respecto de los “conjuntos” cotejados, las improntas de novedad, distintividad y especialidad. Ellas son suficientes y razonables para justificar su registro separado. Indudablemente se está frente a una creación, una locución dotada de ingenio y personalidad cierta, que le permite distinguirse de las otras, ortográfica, gramatical, fonética e ideológicamente (así: Sentencia Nº 285/11) Por los expresados fundamentos, lo dispuesto por el artícu lo 309 de la Constitución de la República y, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Tobía, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón (r.), Dr. Gómez Tedeschi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).