Sentencia Definitiva N° 213/2014

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de mayo de 2014. No. 213 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BACOLIR S.A . con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 725/11). RESULTANDO : I) Que , con fecha 27/ 10/2011, compareció la promotora (fs. 8/18 vta.) demandando la anulación de la Resolución de fecha 18 /10/2010, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, medi ante la cual se desestimó el registro de la marca TORRELOBOS MI PARAÍ SO (mixta), solicitada bajo expediente No. 364.239 a favor de BACOLIR S.A de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 36 y 37 (fs. 88 A.A.). Señaló que, con fecha 30/9/2005 (dentro del plazo previsto en el art. 23 de la Ley 17.011) , el Sr. Juan José ETCHEVERRITO había deducido oposición al registro de la referida marca en base a la existencia de derechos anteriores de propiedad intelectual sobre la marca notoria en uso TORRE LOBOS de su propiedad, dentro del mismo ramo de actividad, lo cual -se sostuvo- suponía un propósito de concurrencia desleal al intentar apropiarse de una marca ajena idéntica ya en uso. La reclamante se agravió por entender que el signo cuyo registro fuera denegado “TORRELOBOS MI PARAÍSO” posee una prelación en el registro marcario respecto a la opositora de acuerdo a lo preceptuado en el art. 30 de la Ley 17.011, en tanto aquélla solicitó el registro de un signo con posterioridad a la impetrada por su parte. Afirmó que, el sistema de registro de marcas en Uruguay es el de “first to file” , por el cual la marca pertenece a quien primero la solicita, salvo que exista un uso anterior público, pacífico e ininterrumpido mayor a un año o que exista apropiación de una marca notoria ajena o competencia desleal. Expresó que, ninguno de los extremos aludidos como excepciones al principio de prelación al registro marcario, logró ser acreditado por el opositor. En efect o, aquél no logró acreditar debidamente un uso anterior de su marca y menos aún, la notoriedad de la misma, tal como era su carga. Tampoco pudo probar la existencia de una competencia desleal por parte de BACOLIR S.A. ya que para hacer presumir el propósit o de concurrencia desleal, el opositor debió haber acreditado como mínimo una actividad comercial o industrial bajo el signo en cuestión. La marca de la opositora no es ni siquiera utilizada en el mercado. Recordó que el principio establecido en nuestra ley marcaria es que la propiedad de la marca se adquiere por su registro marcario (art. 9º de la Ley 17.011) y que la excepcional facultad conferida por el art. 24 de la citada Ley de habilitar oposiciones a los propietarios de marcas en uso no registradas, debe interpretarse en forma restrictiva y rigurosa, como toda excepción. II) Conferido traslado de la demanda, la demandada lo evacuó a fs. 31/32, bregando por la confirmación del acto impugnado en tanto resulta estrictamente ajustado a Derecho. Afirmó que, el signo marcario opositor “TORRE LOBOS” es una marca notoria y no resulta relevante que la solicitud de la accionante se hubiera presentado unas horas antes que la de su legítimo titular. Tal temperamento tiene recepción en lo dispuesto por el art. 24 de la Ley 17.011. En definitiva, dado que la sentencia a recaer pudiere afectar los derechos de terceros, solicitó que se le confiriera noticia del pleito a Juan José ECHEVERRITO, lo que se verificó (fs. 34-35). III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 56 , y alegaron las partes por su orden (la actora de fs. 62/69 y la demandada a fs. 72). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrat ivo (Dictamen No. 326/13 glosado a fs. 75) , aconsejó confirmar el acto administrativo impugnado. V) S e citó a las partes para sentencia (fs. 77); la que previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó su dictado en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en el sub examine, se agotó correctamente la vía administrativa y ejercitó en plazo la acción de nulidad, dándose cumplimiento a los presupuestos formales (ex arts. 317 y 319 de la Carta y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 18/10/2010 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se desestimó el registro de la marca TORRELOBOS MI PARAÍ SO (mixta), solicitada bajo expediente No. 364.239 a favor de BACOLIR S.A . de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 36 y 37 (fs. 88 A.A.). III) Que, las alegaciones de las partes surgen suficientemente explicitadas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cual habrá de remitirse el Tribunal en aras de la brevedad. IV) Que el Tribunal por unanimidad y, apartándose en la emergencia de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada en los contenidos que se intentarán explicitar a continuación. V) En lo inicial, debe de verse que el trámite que culminó con el dictado del acto cuestionado, tuvo su origen en la solicitud de fecha 27/7/200 5 para el registro de la marca TORRELOBOS MI PARAÍSO (mixta), para distinguir los servicios de las clases internacionales Nos. 36 y 37, formulada por la promotora (fs. 1 AA). Seguidamente, a fs. 8 A.A., consta la oposición realizada por Juan José ETCHEVERRITO, quien en base a los arts. 6, 7, 14 y 24 de la Ley 17.011, consideró que el signo solicitado constituye una imitación de la marca de su propiedad TORRE LOBOS, en lo que calificó de pr opósito de concurrencia desleal, y por demás, fue el opositor el mismo 27/7/2005 -aunque unas horas más tarde - (fs. 9 A.A.), solicitó el registro de la marca TORRE LOBOS (denominativa) para cubrir únicamente los servicios de la clase internacional No. 36. Dicho aspecto -que la Administración no advirtió - circunscribe la discusión únicamente a dicha clase internaci onal sobre la que el opositor reivindicó derechos, lo que necesariamente determina con referencia a la clase internacional No. 37 que la denegatoria ocurrida deba ser confirmada como ilegítima. En la sustanciación del procedimiento administrativo se prod ujo el dictamen de la Asesoría Letrada de fs. 86/87 A.A., en el cual se sustentó la decisión administrativa, donde se consideró que: “ El art. 24 de la ley 17.011 establece que los propietarios de marcas en uso pero no registradas, podrán oponerse al regist ro de marcas idénticas o semejantes a las suyas siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año. Que el uso sea público es lógico; si la marca es un signo distintivo, esa distinción opera en el momento que los productos o servicios son ofrecidos al público consumidor”; asimismo que “Conforme al caso que nos ocupa, y en lo que tiene que ver con la prueba presentada, la opositora demuestra que posee un derecho prioritario sobre el signo en cuestión”; y que: “más allá de que de la documentación presentada no surge la notoriedad alegada , como así tampoco surge con claridad los supuestos requeridos por el art. 24 ”, pero pese a tal afirmación subrayó en sentido contrario que: “llama poderosamente la atenc ión que la solicitada sea cuasi -idéntica -y además confundible- a una marca ya existente desde hace tantos años en el departamento de Maldonado”; concluyéndose que: “la cuasi-identidad del signo presentado a registro, aunado a la notoriedad de la marca pre - registrada, más allá de las clases protegidas, hace presumir a esta Asesoría que se trata de un intento de obtener un “viaje gratis ” (destacado no está en el original). En definitiva , se aconsejó amparar la oposición particular y desestimar el registro de la pretensora, extremo que ocurrió en la especialidad del caso, en tanto la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, resolvió desestimar: “…la solicitud de Regis tro de Marca TORRELOBOS MI PARAÍ SO (mixta) solicitada bajo expediente No. 364239 a fav or de BACOLIR S.A. de URUGUAY, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacional/es 36 y 37”. (fs. 88 A.A. y fs. 7 del ppal.). VI) Con tales antecedentes, y de la simple compulsa de las actuaciones (fs. 1, 9 AA), se desprende según la fecha y hora de ambas solicitudes de registro (de la promotora y de la opositora en ausencia de constatación de antecedentes por parte de la Oficina, que la solicitud de registro incoada por la reclamante, fue presentada previamente a la de la opositora. Como dice BUGALLO: “ Un signo que es usado como marca y que no está registrado puede ser inscripto por cualquier persona, en principio. En aplicación del régimen general del artículo 9 LM, sin registro no hay marca, por lo que cualquier signo que no figure en el Registro de Marcas se encuentra disponible al efecto. No obstante, la legislación uruguaya tradicionalmente ha reconocido derechos en quien utilizaba -efectivamente- un signo como marca sin tener autorización administrativa al efecto. Actua lmente encontramos la disposición del artículo 24 LM como regla en la materia ” (BUGALLO, Beatriz: “Propiedad Intelectual”, FCU, 1ª Edición, 2006. pág. 139). En la especialidad del caso, al no existir registro previo, corresponde examinar lo dispuesto por el art. 24 de la Ley 17.011 , a efectos de determinar si el opositor en vía administrativa cumplió con las condicionantes legales, y si, en definitiva, en base a los mismos el acto administrativo tiene sustento en motivos válidos. En tal sentido, el art. 24 cit., establece que: “ Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previs to en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año. Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada. Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho. Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal ” (destacado no está en el original). Al analizar dicha disposición, BUGALLO explica que: “La ley acota con precisión las condiciones que deberá cumplir el accionante. Solamente podrá esgrimir tal causa de oposición quien pueda acreditar el uso anterior “pacífico, p úblico e ininterrumpido de por lo menos un año”, es decir, calificado en términos coincidentes con la posesión atributiva de derechos que hace el artículo 649 numeral 3° del Código Civil” (…) “La prueba de estos extremos deberá ser presentada por el promotor de la acción” (BUGALLO, Beatriz: “Propiedad…” cit., pág. 139). En consecuencia, correspondía al opositor acreditar fehacientemente el uso pacífico, público e ininte rrumpido de por lo menos un año de su marca (vide: Sentencia No. 347/2011, 175/2006, entre otras); lo que para el caso no aconteció como resulta de sencilla valoración, unitaria y racional, del material probatorio incorporado, habida cuenta que la incorporada fue únicamente documental, s in fecha cierta y con escasísima eficacia convictiva respecto de los extremos a probar ; lo que determina carezca de soporte probatorio utilitario la afirmación. En cuanto a la existencia de competencia desleal o comportamiento “free rider ” por parte del registrante, al aprovecharse de la similitud con una marca notoria en uso en el mercado , lo que señala innecesariedad de ingresar a considerar particularizadamente la alegada competencia desleal, como la presunta confundibilidad entre los signos en disputa. En definitiva, el opositor en sede administrat iva no logró probar los extremos de hecho que, constituyeron el cimiente fáctico del mejor derecho invocado, descarta la necesidad de realizar consideraciones sustanciales que debieran partir de una premisa insoslayable: la existencia del mejor derecho invocado y consecuente tutela que el orden jurídico le atribuiría. Tal falta de acreditación, fue incluso puntualmente advertida por los servicios jurídicos de la accionada, en tanto en el dictamen de la Asesoría se afirmó: que “de la documentación presentada no surge la notoriedad alegada; como así “ tampoco surge con claridad los supuestos requeridos por el art. 24” (fs. 86 AA), a pesar de que seguidamente se afirmara que la marca invocada por el opositor constituía: “una marca ya existente desde hace tantos años en el departamento de Maldonado”; y se considerara la presunción de competencia desleal basada en: “la cuasi - identidad del signo presentado a registro”, “ aunado a la notoriedad de la marca pre-registrada” (fs. 86-87 cit.) En solución que se estima no pue de ser compartida habida cuenta que si no se consideraron puntualmente acreditados los requisitos exigidos por el art. 24 de la Ley 17.011, no podía concluirse en sentido favorable al opositor, lo que conlleva a considerar , que el acto deviene ilegí timo y corresponde sea anulado en la fase de cuestionamiento. Por lo demás, debe de verse que el signo de la actora cuya registración fuera puntualmente desestimada precedió en su presentación al de la opositora en unas horas, lo que, indudablemente le c onfería un mejor derecho respecto a esta última de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 9 y 30 de la Ley 17.011 (ver: contestación del Oficio No. 584 del Tribunal por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, fs. 47 del ppal.). VII) Asimismo, corrobora a la decisión anulatoria planteada, la actitud asumida procesalmente por la demandada, y ello por cuanto en oportunidad de contestar el accionamiento admitió que: “ Desde el punto de vista formal, cabe destacar que los recursos de revocació n y jerárquico, aún no han sido resueltos, según surge de los antecedentes relativos al acto que se impugna, cuya fotocopia fiel se presentarán…” (fs. 31 del ppal., fs. 97/128 A.A.). Es así que, el órgano público reconoció explícitamente el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido atribuido, inobservancia que b ajo determinadas condicionantes, el legislador sancionó mediante la presunción de ilegitimidad en favor del interesado (art. 6 de la Ley 15.869 en la redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292). En diversas ocasiones la Corporación ha relevado la presunción -preceptiva- legal, una vez verificado el presupuesto de hecho previsto en la norma (vide: Sentencias Nos. 725/2013, 11/2013, 285/2012, 196/2012, 813/2011, 175/2011, 323/2009, 18/2008, 214/2005, 702/2004, entre otras), lo que para el caso significaba liberar al actor de demostrar que los signos en pug na son claramente distinguibles o que el signo del opositor no se encontraba bajo el supuesto previsto en el art. 24 de la L ey 17.011, correspondiendo a carga probatoria de la Administración desplegar los medios probatorios hábiles y conducentes , como única vía idónea para desvanecer el beneficio legal al que accedió el demandante. Tal cual lo indica DURÁN MARTÍNEZ a propós ito de la presunción simple en favor del actor: “… puede ser decisiva en aquellos juicios que dependen de la prueba de los hechos que fundaron el acto impugnado. En estos casos, es la Administración la que debe probar que los hechos existieron, y si no lo hace el acto deber ser anulado por ausencia de motivos ” ( DURÁN MARTÍNEZ , Augusto : “Contencioso Administrativo”, FCU, 2007, pág. 226). Empero, la labor probatoria de la demandada se ciñó a las resultancias de autos, aquella emergente de los Antecedentes Administrativos, insuficiente para enervar los extremos constitutivos de la pretensión anulatoria (fs. 52 y 54 del ppal.). VIII) Por último, no puede soslayarse que, la Administración solicitó dar noticia del pleito al tercero beneficiario del acto resistido -Sr. Juan José ECHEVERRITO - (petitorio 2 a fs. 31 vta. ppal.), medida a la cual el Tribunal accedió y materializó (decreto No. 302/2012, fs. 34 del ppal. ), sin haberse registrado en estación procesal alguna, la comparecencia de la persona física qu e gozaba de un interés directo en el mantenimiento de la volición. La inexistencia de actuación del beneficiario del acto en la instancia jurisdiccional -pese a su llamamiento - para defender el obrar administrativo, perjudicó palmariamente su interés e n el proceso (Cfe. Sentencias Nos. 11/2013, 285/2012, 196/2012, 611/2011, entre otras). Por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, y apartándose en la emergencia de lo dictaminado por el Sr. Procurador de l Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal , por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase la resolución en la fase de cuestionamiento. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los hono rarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Tobía (r.), Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón, Dr . Gómez Tedeschi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).