Sentencia Definitiva N° 663/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de noviembre de 2013. No. 663 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 633/11). RESULTANDO : I) Que con fecha 3 de octubre de 2011 compareció Martina Etcheverry, en representación de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 18 de setiembre de 2009 , dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se desestimó el registro de la marca mixta “X”, número 378.164, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional número 34. La accionante se agravia en tanto enti ende que la marca que se pretende inscribir guarda las claras diferencias con la marca de su opositora, dado que ambas marcas se encuentran representadas gráficamente de una manera especial. Indica que la probabilidad de confusión entre marcas debe aprec iarse globalmente, teniendo presente todos los factores relevantes para la composición del conflicto, y a los efectos de evitar criterios arbitrarios o impregnados de excesiva subjetividad, la doctrina, jurisprudencia y las propias Oficinas de Marcas han e laborado un conjunto de pautas objetivas de apreciación de confusión inter-marcas. Dichas pautas se centran en los siguientes puntos: i) la confusión resulta de la primera impresión global evitando la descomposición de los signos en sus elementos integra ntes; ii) las marcas deben cotejarse de manera sucesiva y no simultáneamente; iii) las marcas se destinan a captar la atención de un pre sunto consumidor por lo que el examinador debe colocarse en el lugar del mismo, iv) el examinador debe tener en cuenta preponderantemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos, por lo que la correcta aplicación de estas reglas y tomando en cuenta la normativa legal respecto de las letras (art. 4 , num. 7), determina con claridad que los signos en pugna son distintos. Apunta que los campos en que puede producirse la confusión del consumidor son: el visual, el auditivo y el ideológico, y que analizadas las marcas correctamente desde estos cuatro campos no cabe dudas de que las mismas no tienen una si milar representación por lo que no puede existir entre ellas confusión. Expresa que la “X” solicitada es más bien una cruz y la combinación de grises y sombras provocan la impresión de que se trata de una X de metal, mientras que el antecedente registral supone una “X” amarilla dentro de la representación gráfica de un paquete de cigarrillos con fondo rojo con un tipo de letra simple que se utiliza en otros registros. Manifiesta asimismo que la marca prerregistrada no presenta bidimensionalidad e incluy e una X cuya grafía es de baja distintividad, y que el antecedente registral coexiste con otras marcas que incluyen la letra X, los que son señalados gráficamente en su escrito de demanda. Argumenta que el tipo de consumidor de productos de la clase internacional 34 es un consumidor atento, citando doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus dichos. En definitiva, solicita el amparo de la demanda. II) A fs. 17 comparece Raúl Rodríguez en representación del Estado, Poder Ejecutivo, Ministeri o de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Expresa que por la resolución que se impugna se desestimó el registro de la marca mixta “X” por entender que entre la marca solicitada y la prerregistrada no existen las claras diferencias que ex ige el art. 6 de la ley marcaria, citando en este sentido lo dictaminado por la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10 de agosto de 2009. Entiende que lo expuesto determina la imposibilidad de que ambos signos ma rcarios coexistan pacíficamente por más que el consumidor estuviera interesado en el producto que pretende adquirir, y dado que se trata de la misma clase internacional. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) A solicitud de la demandada se dio noticia del pleito a COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A ( fs. 19 AA), quien compareció en fecha 7 de febrero de 2012 deduciendo tercería coadyuvante con el Estado a los efectos de que se mantenga el acto impugnado. IV) Se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 58 , habiendo producido prueba la parte actora y la parte demandada. V) Alegaron las partes por su orden a fs. 61 y 68, respectivamente. VI) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 61/2013 de fs. 75), quien aconsejó la anulación del acto administrativo encausado. VII) Se citó para sentencia (fs. 77), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar la acción de nulidad. II) Se promueve en autos demanda anulatoria, contra la Resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial , de fecha 18 de setiembre de 2 009, por la cual se desestima la solicitud de registro de la marca “X” (mixta), solicitada en el expediente administrativo No. 378164, a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., de Suiza, para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional 34 (fs. 77 de los A.A.).- La clase internacional 34 comprende los productos relativos a tabaco, artículos para fumadores y cerillas. De a cuerdo a lo que surge de los antecedentes administrativos agregados, la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A. dedujo oposición a la solicitud de registro de la marca de la accionante, por entender que es peligrosamente confundible con la marca de s u propiedad prerregistrada “CIGARETTES X FILTER PREMIUM AMERICAN TOBACCOS” (fs. 47-55 de los A.A.). A su vez, a fs. 64 de los A.A., la División Marcas de la DNPI, dedujo oposición de oficio al registro de la marca solicitada. III) Agravios de las partes.- La batería de argumentos que sustentan las partes y los aducidos por la Administración, en su tercería coadyuvante, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de la presente, al cual corresponde remitirse, “brevitatis causae”. IV) Por dictamen No. 61/13 -fs. 75 y vta. en la causa - el Dr. Rafael Ubiría, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó el acogimiento de la pretensión anulatoria.- V) El Tribunal, por unanimidad, estimará la demanda incoada; y en su mérito, anulará la Resolución cuestionada, por las razones que serán explicitadas seguidamente. A) Entiende la Sede que en la especie, corresponde anular el acto administrativo impugnado, por existir las claras diferencias que la ley de marcas exige para proceder al registro de la nueva marca, siendo posible su coexistencia pacífica con las previamente registradas, no solo en el propio Registro sino fundamentalmente, por no existir la posibilidad de confusión, de parte de los consumidores (art. 6º de la ley 17.011).- B) Así, del cotejo marcario de los signos de naturaleza mixta en pugna, por un lado la marca mixta “X” que promueve la dema ndante y la preexistente “CIGAR ETTES X FILTER PREMIUM AMERICAN TOBACCOS”, la existencia de un elemento en común, como lo es la letra X, no puede considerarse causa suficiente, que determine la ausencia de claras diferencias entre los signos en pugna. Por lo siguiente: C) En un correcto cotejo marcario, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen ; y más allá de la opinabilidad que albergan las cuestiones marcarias, ha sido constante la jurisprudencia del Cuerpo, cuando sostiene, que no corresponde realizar el análisis por separado de los términos que involucran la litis sino que el cotejo de marcas, debe ser realizado en forma conjunta y sucesiva, no por partes. Así lo aconseja la doctrina especializada (Ver Rippe, Siegbert en “La propiedad Industrial en el Uruguay” ps. 313 y sigs. y Gutiérrez Carrau, J.M. en su “Manual teórico-práctico de marcas” p . 87 y sigs. - Enseñan estos autores que no corresponde realizar el análisis por separado de los términos, tal como se destacó supra. La indivisibilidad es la técnica adecuada para el análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. En este sentido, el Tribunal ha expresado en reiterados pronunciamientos que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad y no desmembrándolas en partes) “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una, recuerda la impresión dejada por la otra) y “pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) -Cfme. Sentencias No. 211/2.009, 513/2.010, 6/2.011, entre múltiples fallos de idéntica orientación-. D) Entiende la Corporación que, en la comparaci ón de las marcas mixtas en cuestión, no puede sostenerse riesgo de confusión, dadas las diferencias sustanciales existentes entre ambos signos, sobre todo en su aspecto gráfico o visual. Así, desde este punto de vista, las marcas son muy diferentes entre sí, ya que la etiqueta de la marca prerregistrada alude a una cajilla de cigarrillos de color rojo con detalles en amarillo, en el centro de dicha cajilla luce la letra “X” en amarillo, acompañada de las palabras “FILTER” (debajo de la letra X), la palabra “CIGARETTES” en la parte superior y la leyenda “PREMIUM AMERICAN TOBACCOS” al pie de la cajilla. En tanto, la marca que se pretende inscribir, tiene un grafismo totalmente diferente. El mismo se desarrolla en colores negro, blanco y gris; el tipo de letra con que se representa la “X” difiere de la prerregistrada y del juego de luces y sombras, hace parecer que se trata de una X de metal y no hay ningún tipo de efecto evocativo. E) Por lo anteriormente expuesto, a juicio del Tribunal, las diferencias señaladas son lo suficientemente distintivas; y constituyen elementos de permanencia de las marcas, que se fijan en la memoria de los consumidores. Precisamente, respecto a la relación de los consumidores con este tipo de productos, el Tribunal ha entendid o que se trata de consumidores “atentos” que distinguen muy bien entre la variedad de marcas existentes y tienen bien en claro sus preferencias. Así, la Corporación, en sentencia No. 102/2005, en una causa en la que se debatía una cuestión muy similar al caso de marras, sostuvo: “En tanto que aparece como otro factor que lleva a confirmar el acto, la selectividad del consumidor del producto, pues el público al que se dirige la marca cuestionada, es discriminador difícil de incurrir en confusión”. El ya ci tado especialista, Gutiérrez Carrau sostiene sobre el particular, que la posibilidad de confusión debe apreciarse desde la posición o perspectiva del “comprador presunto”; pero este concepto a su vez, depende de la naturaleza del producto o servicio. Porque, como regla general, para los productos de consumo masivo, el comprador presunto será calificado como “consumidor medio y poco atento”, que resulta proclive a la confusión. En cambio, tratándose de productos o servicios más específicos (automóviles, al hajas, electrodomésticos, etc.) el consumidor será más atento y existirá menos riesgo de confusión. El seleccionador de marcas (Comprador discriminador o “discriminating purchaser”) está en condiciones de formular un juicio o análisis más sofisticado y exi gente. Pero también puede serlo, de ahí la relatividad de todos estos conceptos, el adquirente de artículos de consumo masivo, como el caso de autos, los cigarrillos” (Cf. Sent. No. 374 de 9/XI/987 del TCA).- F) Por último, se da debida cuenta de la mult iplicidad de registros que contienen la letra X en la misma clase (X-TRA, XXXXX, X XERETA, etc.) de acuerdo a la prueba por informe de la DNPI que luce de fs. 38 a 40 en estos obrados, sin que por ello pueda sostenerse la existencia de una hipótesis de con fusión; por el contrario, corresponde concluir en la coexistencia pacífica de esas marcas, en el registro respectivo. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en los arts. 309 a 311 de la Constitución Nacional, arts. 23, 24 y 25 del decreto-Ley 15.524 y art. 6º de la ley 17.011, el Tribunal, FALLA : Acogiendo la demanda incoada; y , en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de la s partes, actora y tercerista, en la suma de $U20.000 (pesos uruguayos veinte mil) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Preza (r.), Dr . Harriague, Dra. Sassón, Dr. Tobía. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).