Sentencia Definitiva N° 446/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de agosto de 2013. No. 446 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "BAYER CROPSCIENCE LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 403/11). RESULTANDO : I. Que en el presente caso se demandó la nulidad de la Resolución dictada por la Escribana Gabriela ESPÁRRAGO, en ejercicio de atribuciones delegadas, fechada el 3.8.2009, por la que se resolvió conceder el registro de la marca EXPARTAK a favor de COMPAÑÍA CIBELES S.A. de Uruguay, para identificar los productos de la clase internacional 5 (insecticida) (fs. 7 infolios y 8 de los AA). En su demanda la accionante relató que el acto que concedió el registro del signo EXPARTAK resulta ilegítimo, puesto que dicha marca es peligrosamente confundible, especialmente por su similitud fonética y auditiva, con la preexi stente de su propiedad SPORTAK -la que protege “preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas, pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y desinfectantes”-. Dado que ambas marcas protegen insecticidas, consideró trascendente en la especie, el riesgo y peligro de confusión. Adujo entonces que la concesión del registro de EXPARTAC resulta contraria al art. 6 de la Ley marcaria. Afirmó que la confusión resulta de la impresión de conjunto que producen los signos en pugna, y recordó que la comparación debe realizarse desde diversos puntos de vista: fonético -auditivo, gráfico y conceptual. En el plano fonético destacó la pronunciación de las marcas, dijo que SPORTAK se pronunciará popularmente como “esportak”, mientras que EXPARTAK se dirá “espartak”, es decir de un modo casi idéntico. Observó que para los comercios sería prácticamente imposible distinguir el pedido de ambos productos. En el plano visual relevó que se trata de dos signos denominativos y de fantasía consistentes en un vocablo único, compuestos por ocho y siete letras respectivamente, de las cuales coinciden cinco en el mismo orden -incluyendo la desinencia completa RTAK -, lo que genera una gran similitud visual. Como consecuencia del cotejo sucesivo entre ambos signos, consideró que emerge que la primera evoca inmediatamente a la seg unda, con lo que el consumidor -en base al recuerdo de la marca que conoce -, sería totalmente propenso a incurrir en confusión. En cuanto a la perspectiva del consumidor medio, sostuvo que enfrentado a la marca EXPARTAK aplicada a insecticidas, interpretará estar ante el mismo producto o que este posee un origen comercial común o similares características. Por ello, sostuvo que en el caso de autos debe adoptarse un criterio severo de comparación, dado que los productos no se expenden bajo receta y las marcas no incluyen ningún el emento que permita deducir a q ué principio activo refieren, o cuál es su uso específico. Asimismo señaló que además de la semejanza visual y la cuasi - identidad fonética, existe en el caso superposición de productos, y reiteró que el producto que distingue SPORTAK (insecticida), está c omprendido entre los protegidos por EXPARTAK, de modo que aumenta el riesgo de confusión haciendo imposible su coexistencia pacífica. Por todo lo expuesto solicitó al Tribunal la anulación del acto en causa II. Corrido el traslado de rigor, al compare cer debidamente representada a fs. 41, la Administración sostuvo que en la especie actuó conforme a derecho. Estimó que el cotejo de los signos, ambos de naturaleza denominativa, permite concluir la existencia de orden gráfico y fonético que ameritan la posibilidad de su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado. Por otra parte dijo que no puede desconocerse el argumento de que entre dos marcas, no se puede ingresar a la consideración de una parte o partes de las mismas para su compa ración, puesto que lo que interesa a tales efectos es la totalidad, es decir la comparación del conjunto. Es de dicha comparación que resultan pasibles de ser apreciadas al golpe de vista, que es lo que se graba en la memoria del consumidor. De tal modo, afirmó que los argumentos de la actora no pueden ser de recibo y solicitó el rechazo de la demanda con la consiguiente confirmación del acto objeto de la presente litis. III. A fs. 52 compareció CIBELES S.A. debidamente representada, en calidad de tercero coadyuvante, expresando que de las marcas en pugna apreciadas en su conjunto -EXPARTAK-SPORTAK-, no surge la confundibilidad alegada por la actora. Dijo que aun ingresando en el error como lo hace la accionante, de analizar por partes ambos tér minos, la marca opositora refiere a “SPORT”, o sea a algo deportivo, mientras que la de CIBELES S.A., “EXPAR”, no tiene parecido con esa actividad, es más de cinco letras sólo coincide en una sola: la “P”. Alegó que no cabe duda de que ambos términos son de fantasía y cuentan con las claras diferencias exigidas por el art. 6 de la Ley 17.011. Manifestó que los productos designados por las marcas, son específicos y no masivos, por lo que se requiere de parte del consumidor un consejo e indicación profesional previo a su aplicación y destino. Además argumentó que este tipo de artículos no se encuentra en salones de venta masiva. Recordó -citando al Profesor RIPPE - las reglas doctrinarias y jurisprudenciales para el estudio de la confundibilidad es decir : que la confusión debe resultar de la impresión que despierta el conjunto marcario; que las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no simultánea; que quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador eventual y tomar en cuenta la naturaleza del producto; y que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que presentan los conjuntos marcarios. En relación a la impresión del conjunto, expresó que mientras en SPORTAK, sus últimas 4 letras entran en igual orden que las ú ltimas 4 de EXPARTAK; en cambio las primeras 4 letras que no coinciden y son totalmente diferentes a la prerregistrada, por lo que otorgan un carácter claro y diferenciador válido a ambos conjuntos. Apuntó que la estructura central de ambas marcas, SPOR -EXPAR, hace aún más difícil la confusión del consumidor, máxime cuando ambos productos también cuentan con el nombre o razón social de su respectivo propietario. Asimismo la lectura, pronunciación y la idea que generan son también diferentes, puesto que de una deviene la idea de “Espartano o Esparta” y de la otra “deporte o sport”. Estimó que concluido el análisis de marras, surge que ambos signos producen una distinta impresión visual, auditiva, fonética y distinta composición de letras, sumado a las pa rticulares características de los productos. Finalmente recordó que CIBELES S.A. es titular de la marca ESPARTAK CIB registro N° 374.388, concedida el 7.12.2007 para cubrir la misma clase internacional 5 “insecticidas”, no generando confusión ni reclamo de ninguna índole, por lo cual difícilmente se pueda producir ahora con la marca de autos. Por estos argumentos solicitó al Cuerpo la confirmación del acto encausado. IV. Abierto el juicio a prueba por Decreto Nro. 436/2012, se produjo la correspondiente a la parte demandada de fojas 69 a 72, no produciendo prueba alguna la parte actora, según luce certificado a fs. 73. V. Que alegaron de bien probado las partes por su orden, la actora de fs. 76 y vto., la demandada a fojas 79, y el tercerista de fs . 82 a 83 vto. VI. Que , conferida la vista a la Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, emitió el Dictamen Nro. 679/12, que luce a fs. 86 y vto., aconsejando la confirmación del acto encausado. VII. Se citó a las partes para sen tencia por Decreto No. 595/2013 de fecha 18.2.2013, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han satisfecho los presupuestos habilitantes y requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869).- II) Se promueve en autos acción anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 3 de agosto de 2.009, por la cual se concede el registro de la marca EXPARTAK (ACTA No. 389.678) a favor de COMPAÑÍA CIBELES S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 5 (insecticidas) (fs. 7 del principal y fs. 8 de los A.A.).- III) La clase internacional 5 refiere a productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la Medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. IV) Agravios de la parte actora.- Sostiene la demandante que la solicitud de la marca EXPARTAK debió ser desestimada en virtud de la co nfundibilidad principalmente fonética-auditiva existente con la marca SPORTAK de su propiedad prerregistrada, que protege productos de la misma clase internacional (“preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas, pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y desinfectantes”).- Considera la impugnante que entre ambos signos marcarios, tratándose de insecticidas, existe un alto riesgo de confusión, violentándose así, con la concesión impugnada, los requis itos establecidos en el art. 6 d e la ley marcaria. Afirma que la confundibilidad es evidente desde el punto de vista fonético-auditivo, gráfico y conceptual; y emerge claramente de la impresión en conjunto que produce el cotejo marcario. En el plano fonético, destaca que la pronunciación de las marcas son muy similares, ya que SPORTAK se pronunciará popularmente como “esportak” mientras que EXPARTAK se dirá “espartak”, es decir, de un modo casi idéntico. Observa que en su distribución comercial es prácticamente imposible distinguir el pedido de ambos productos en nuestro medio. En el plano visual releva estar ante dos signos denominativos y de fantasía, consistentes en un vocablo único compuesto por ocho y siete letras respectivamente, de las cuales coi nciden cinco en el mismo orden, incluyendo la desinencia completa “RTAK”, lo que genera una gran similitud visual. De la resultancia del cotejo marcario de marras considera que una marca evoca inmediatamente a la otra, con lo que un consumidor medio -en base al recuerdo de la marca que con oce- sería totalmente p ropenso a incurrir en confusión. Finalmente, sostiene que en la especie, existe un caso de superposición de productos, ya que recuerda que el producto que distingue SPORTAK (insecticida), está comprendido entre los protegidos por EXPARTAK, de modo que aumenta sensiblemente el riesgo de confusión, haciendo imposible su coexistencia pacífica. V) Argumentos de la DNPI.- El Representante del MIEM aboga por la confirmación del acto impugnado, en cuanto entiende que el mismo se ajusta a Derecho. Expresa que entre los signos EXPARTAK Y SPORTAK, ambos de naturaleza denominativa, existen las claras diferencias gráficas y fonéticas exigidas por la ley, lo que permite una convivencia pacífica de ambos signos, tanto en el registro como en el mercado, al entender la imposibilidad de confusión entre ambos. Sostiene que no es procedente ingresar en el cotejo marcario entre los signos en pugna, comparando por partes los mismos, pues lo que importa es la totalidad o comparación en su conjun to, que los hace ser pasibles de ser apreciados a golpe de vista, que es lo que se graba en la memoria del consumidor. A fs. 52 de obrados, comparece COMPAÑÍA CIBELES S.A. a deducir tercería coadyuvante en estos autos, expresando que de las marcas en pugna, apreciadas en su conjunto EXPARTAK -SPORTAK, no surge la confundibilidad alegada por la actora. Pero aun ingresando en el error que incurre la accionante, de analizar por partes ambos términos, la marca opositora refiere a “SPORT” o sea a algo deportivo , mientras que la de CIBELES S.A., “EXPAR” no tiene parecido con esa actividad, es más, de cinco letras coincide en una sola: la “P”. Alega que ambos signos son de fantasía y cuentan con las claras diferencias exigidas por el art. 6 de la ley 17.011. Manifiesta que los productos designados por las marcas (insecticidas) son específicos y nada masivos, por lo que se requiere de parte del consumidor un consejo e indicación profesional, previamente a su uso. Argumenta que este tipo de artículos no se encu entra en salones de venta masiva. Recuerda las reglas doctrinarias y jurisprudenciales para el estudio de la confundibilidad: a) la confusión debe resultar de la impresión que despierta el conjunto marcario; b) las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no simultánea; c) quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador eventual y tomar en cuenta la naturaleza del producto; y d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que presentan los conjuntos marcarios. En relación a la impresión de conjunto, expresó que mientras en la marca opositora SPORTAK, sus últimas 4 letras entran en igual orden que las últimas 4 de EXPARTAK, en cambio, las primeras 4 letras que no coinciden y son totalmente diferentes a las de la prerr egistrada. Las primeras letras al ser todas diferentes, otorgan un carácter claro y diferenciador válido a ambos conjuntos. Señala que la estructura central de ambas marcas, SPOR-EXPAR, hace aún más difícil la confusión del consumidor, máxime cuando ambo s productos también cuentan con el nombre o razón social de su respectivo propietario. A su vez, la lectura, pronunciación y la idea que generan ambos signos marcarios son también diferentes, puesto que de uno deviene la idea de “Espartano o Esparta” y del otro. La idea de “deporte o sport”. En síntesis, concluye, del análisis marcario, que ambos signos producen una distinta impresión visual, auditiva, fonética y tienen una distinta composición en el mercado, sumado al hecho de las particulares características de este tipo de productos (insecticidas) que siempre debe ser indicado por un profesional. Finalmente recuerda que CIBELES S.A. es titular de la marca ESPARTAK CIB, registro No. 374.388,concedida el 7.º12.2.007 para cubrir la misma clase internac ional 5,”insecticidas”,no generando confusión ni reclamo de ninguna índole, por lo cual difícilmente se pueda producir ahora con la marca de autos. VI) Por dictamen No. 679/12, el Dr. Rafael Ubiría, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrati vo, abogó por la confirmación de la Resolución resistida; y adujo en lo sustancial: “A) Tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, las denominaciones en pugna presentan diferencias que permiten a criterio del dictaminante su coexistencia pacífica en el mercado” (fs. 86 vto. en la causa).- VII) El Tribunal, compartiendo el dictamen del Procurador del Estado y con la mayoría de votos legalmente requerida, confirmará la Resolución resistida, por los fundamentos que serán expresados seguidamente: A) En la sub-causa, entiende la Sala que existe una diferencia gráfica y fonética suficiente, en el cotejo de los signos marcarios (EXPARTAK y SPORTAK) como para permitir la coexistencia pacífica en el mercado y en el registro marcario de las denominaciones en pugna. En efecto, la existencia de un elemento en común como lo es la desinencia “RTAK” no puede considerarse por sí sola causa suficiente que determine la ausencia de claras diferencias entre los signos en discusión. El término EXPARTAK se compo ne de 8 letras y SPORTAK de 7; y si bien coinciden en la ubicación de las últimas 4 letras, el inicio de la denominación (EXPA -SPO) le otorga en principio aptitud distintiva al signo solicitado, considerado en su conjunto. B) A ese respecto, en el plano doctrinario, Bertone y Cabanellas, puntualizan: “La identidad de las primeras letras de toda palabra es un elemento relevante; así, se sostiene que las raíces de las marcas tienen mayor importancia que las desinencias. Los estudios de comportamiento de los consumidores llevan a afirmar que se retiene con facilidad la primera parte del signo marcario mientras que la desinencia pasa desapercibida” (Cf. Bertone, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo en “Derecho de Marcas”, tomo II, 2da. Edic. 2 003, ps. 48 y sigs.). Pero no puede dejar de decirse que asiste razón a la demandada y al tercero coadyuvante, cuando señalan que la actora incurre en error al desmembrar los elementos integrantes de su marca. C) En un correcto cotejo marcario, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen; siendo ya constante la jurisprudencia de la Corporación que sostiene, recogiendo doctrina especializada en la materia (Cf. Rippe,S. “La propiedad Industrial en el Uruguay” ps. 313 y ss.; GUTIÉRREZ CARRAU, J.M. “Manual Teórico Práctico de marcas” , p. 87 y sigs., que no cabe realizar el análisis por separado de los términos sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. La indivisibilidad es la técnica adecuada para el análisis com parativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas; pero sin dejar de lado las diferencias. D) Así, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación en su conjunto (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad y no desmembrándose en partes); en forma sucesiva (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impres ión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra) y “pr e- reflexiva”; (Cf. Sents. Nos. 211/2 009, 513/2010,6/2011, entre otros pronunciamientos de idéntica orientación. E) Así pues, de acuerdo a la impresión de conjunto, que generan ambas marcas, realizada de un modo sucesivo y pre -reflexivo, ponderando adecuadamente las semejanzas y diferencias existentes; y desde la posición de un consumidor promedio, surgen indudablemente diferencias suficientes, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, las cuales disipan un eventual riesgo confusionista, posibilitando así la registración de la marca cuestionada, conforme a lo requerido por el art. 6 de la ley 17.011. F) Por otro lado, luce como sólido y convincente el argumento esgrimido por el tercero coadyuvante, en su apelación al criterio evocativo que producen los respectivos signos marcarios en pugna. Mientras que EXPARTAK deviene de la idea de “Esparta o espartano”, SPORTAK da la idea de algo relativo a deporte en idioma inglés, lo cu al introduce una diferencia ideológica interesante, entre las denominaciones, lo cual coadyuva aún más, en despejar todo riesgo de confusión. G) Por último, también resulta relevante lo afirmado por el tercerista, acerca de la titularidad pacífica y sin controversias de la marca prerregistrada ESPARTAK CIB, registro N o. 374.387, concedida el 7.12.2.007 (surge del informe de la División Marcas a fs. 6 de los A.A.), muy similar a la ahora impugnada. Pues como bien señalan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, en cita que formula en su voto, la Sra. Ministra Dra. Mariela Sassón, cuando advierte que debe tenerse en cuenta “la coexistencia de signos similares como un factor que reduce la intensidad de la protección concedida a quien tolera la coexistencia” (Cf. Bertone, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, op. Cit. P. 96. H) Por las razones anteriormente expresadas, la Sala , en mayoría, se inclina por la confirmación del acto administrativo impugnado, sin dejar de reconocer una vez más, lo generalmente opinable y subjetivo que involucra el tema marcario. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en los arts. 309 de la Constitución Nacional y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase la Resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados, de la s partes, actora y tercerista , en la suma de $U20.000 (pesos uruguayos veinte mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Preza (d.), Dr. Harriague, Dra. Sassón, Dr. Tobía. Dra. Gianarelli (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Preza. Discorde: Aun reconociéndose la opinabilidad que implican las cuestiones que se ventilan en el Derecho Marcario; y partiéndose de los valiosos aportes de la doctrina especializada y de los precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia acordada, en la especie no tengo el honor de compartir -con el debido respeto a la opinión de los distinguidos colegas - los argumentos que conducen a una solución confirmatoria. Por lo siguiente: Como lo he sustentado en reiterados pronunciamientos, en esta materia, el juzgador debe ponerse en la actitud mental del consumidor medio ; es ese comprador potencial, que llega al comercio con el propósito de adquirir un insecticida, que desconoce las pautas interpretativas que aconsejan los autores especializados y que luego aplican los Jueces; es ese adqu irente -Doña María y Don José - quien, en pocos minutos, trata de acordarse del nombre del producto que adquirió antes o que vio exhibido en los anaqueles correspondientes; y ese Sr. o esa Sra., arrimados al mostrador del negocio, no se ponen a distinguir “raíces de disidencias”; pero sí pueden recordar la denominación básica del producto y es posible en esas circunstancias que, desde el punto de vista fonético, incurran en confusión entre las denominaciones en pugna “EXPA RTAK y SPORTAK” y es esa eventual confusión en que puede incurrir ese presuroso comprador medio, lo que el juzgador debe contemplar. Pero en el afán de atender a las pautas sugeridas por los especialistas, el decisor puede perder el sentido de la realidad. Se produce en tales circunstancias, un fenómeno similar al que suele ocurrir en la materia penal: de tanto atender a los enfoques de los dogmáticos, los Prácticos suelen olvidarse de esa realidad lacerante que sufre el ciudadano de a p ie -que pide mayor seguridad jurídica y menos erudición ontológica-. Es pues, desde esta convicción, que no puedo acompañar el voto de los colegas, por cuanto entiendo que en la especie, las marcas en disputa ambientan un serio riesgo de confusión en el que puede incurrir, insisto, el hombre medio, el ciudadano de a pie, el potencial adquirente. Y cuando campea el riesgo de confusión marcaria, el juzgador debe intervenir para evitar el mentado riesgo.