Sentencia Definitiva N° 373/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de julio de 2013. No. 373 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "TRACTORAL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 93/11). RESULTANDO : I) Que con fecha 4/3/11, a fojas 4, compareció la accionante, entablando demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con fecha 7 de enero de 2009, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “TCC” (Acta Nº 369.134) a favor de la firma TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. para distinguir los servicios de la clase internacional 39. Señaló que promovió oportunamente oposición contra la solicitud de registro del signo de autos, en base a sus signos prerregistrados “TCC” (Acta Nº 362.141); “TCC TRACTORAL CABLE COLOR” (Acta Nº 355.362); “TCC TELECOMUNICACIONES CABLE COLOR” (Acta Nº 355.362); “TIEMPO LIBRE TCC” (Acta Nº 362.143) y “TCC” (Acta Nº 362.144). Elevados los antecede ntes, la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. consideró que la marca solicitada podía ser registrada, pues protegía servicios distintos a aquellos para los cuales la actora tiene concedida la protección marcaria. En base a dicho informe, la D.N.P.I. dictó el ac to en proceso, por el cual desestimó la oposición de la compareciente, concediendo el registro del signo en cuestión para la clase internacional 39. Sostuvo que la Dirección omitió que su primer deber es proteger al titular de la marca original , en cuan to pueda existir la menor presunción de copia o confundibilidad por otras marcas. Esto llevará a dañar la imagen de la marca que primero accedió al registro y que, por tanto, valorizó en nuestra plaza su imagen y reputación, evitando así la dilución del signo que resulta notorio para el consumidor. Agregó que la Dirección también debe velar para que el nuevo signo sea claramente diferente a los que se hallen registrados, a los efectos de evitar confusión respecto de los mismos servicios o servicios concurrentes. Expresó que una lectura objetiva del informe de la Asesoría que dio lugar a la resolución impugnada deja la clara impresión de que, en tal dictamen, no se tuvo en cuenta la impresión de los conjuntos en forma sucesiva, el examinador no se coloc ó en el lugar del presunto comprador, ni se evaluó correctamente las semejanzas y el peligro de dilución del signo marcario de la compareciente. Manifestó que su firma, como es notorio, es la propietaria de la red de televisión por cable de Montevideo d enominada TCC, marca cuya penetración y notoriedad en los hogares uruguayos es indubitable, habida cuenta de que la misma se publicita tanto por la red de televisión abierta, especialmente por el Canal 10 SAET A, como por prestigiosos medios publicitarios. En concreto, la marca que da lugar a la oposición es aplicada en forma notoria y pública a servicios de televisión por cable, servicios de esparcimiento, educación y colateralmente al transporte de equipos y personal según distintivos que obran en diferent es vehículos que circulan por nuestro país con la marca y a la distribución de la revista que la empresa edita mensualmente. Afirmó que la contraparte se contradice pues cuando se defiende dice que las marcas no son confundibles y a su criterio es de aplicación el principio de especialidad, pero cuando se opone a nuevas solicitudes de la compareciente en clases diferentes expresa lo contrario, diciendo que “la solicitud de registro de la marca solicitada “3 TCC” para las clases internacionales 38 y 41 de berá desestimarse, por ser evidentemente confundible con la marca TCC de mi mandante y por carecer de las notas de distintividad, especialidad y novedad requeridas por la ley”. Sostuvo, entonces, que lo expresado en dicha instancia por la contraparte, si bien resulta contradictorio, es correcto, dado que las marcas efectivamente son confundibles, aun cuando protejan diferentes clases de servicios, no pudiendo perderse de vista que el derecho a arrogarse la exclusividad, distintividad, especialidad y no vedad sobre la marca “TCC” no pertenece a TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. sino a TRACTORAL S.A., que fue quien creó, impuso y reputó su marca en Uruguay. Adujo asimismo que no caben dudas de la notoriedad del signo TCC en nuestra plaza, la cual e xtrapola los productos y servicios concretos en que la marca se encuentra registrada. Hoy el consumidor reconoce la marca “TCC” asociada a un grupo comercial como es TRACTORAL S.A. vinculados a los productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, pero que, con el devenir de la tecnología, la celeridad de los negocios y el mercado, y la notoriedad del signo, rápidamente puede evolucionar hacia otros servicios, aprovechando justamente esa notoriedad. De esta forma, añadió, no es descabellado establecer que, en el mediano plazo, TCC pueda dejar de tercerizar los servicios de transporte de sus equipos cuando estos se envían al interior, y los comience a brindar en forma directa. Igual sucede con los servicios de reparto de su revista mensual, el cual comenzó mercerizado, y hoy en algunas zonas de Montevideo es brindado directamente por TCC, estando en los planes de la empresa brindarlo en el futuro también a terceros. Aseguró que todo lo expresado tiende no solo a evitar la confusión del consumidor, sino ta mbién a preservar la marca “TCC” de TRACTORAL S.A. de una dilución que sin lugar a dudas hará perder valor al signo, reteniendo para sí el “goodwill” o “buen nombre” y notoriedad que hoy goza en el mercado nacional. Expresó finalmente que el art. 6º de la Ley 17.052 tiende a evitar que el signo ya no se asocie y evoque a un único origen, y que en definitiva se licue su capacidad distintiva, produciendo un daño irreparable a la marca y a su titular. En definitiva, y por lo expuesto, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Con fecha 6/4/11, a fs. 13, compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería, evacuando el traslado conferido, solicitando el rechazo de la demanda incoada, en base a los siguientes argumentos. Señaló que en el caso es de aplicación el principio de especialidad (art. 11 Ley 17.011), en tanto se trata de productos diferentes de clases distintas, que no resultan necesariamente vinculados. Adujo que, siendo la función de la marca identificar los productos o servicio s de un fabricante o comerciante, la marca debe tener carácter distintivo. Además, es necesario tener claro que la protección marcaria conferida al titular de la marca no lo es sobre el signo aisladamente considerado, sino sobre éste conectado con determin ado producto o servicio. Si un mismo signo es utilizado por un tercero para distinguir productos o servicios totalmente diferentes, desaparece en principio el riesgo de confusión, y la marca continúa desempeñando su función distintiva. Expresó que éste es el principio de la especialidad de las marcas, en virtud de cuya aplicación pueden recaer sobre un mismo signo dos o más derechos autónomos, pertenecientes a distintos empresarios, siempre que la marca sea utilizada respecto de un género distinto de productos o servicios. Concluyó que, en aplicación del art. 11 de la Ley 17.011, la denominación “TCC” para productos y servicios diferentes y de clases distintas resulta perfectamente distinguible, no produciendo riesgo de confusión en el mercado, pudiendo coexistir en el registro marcario. En suma, solicitó la confirmación del acto atacado, peticionando asimismo que se notifique del accionamiento promovido a TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. III) Con fecha 1/9/11, a fs. 33, compareció TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., solicitando igualmente el rechazo de la demanda incoada, en base a los siguientes argumentos. Señaló que, en general, toda marca distingue específicamente un determinado producto o servicio, o un determinado grupo de produ ctos o servicios, salvo aquellos excepcionales casos de marcas que han sido registradas en la totalidad de las clases del nomenclator. En el caso, las marcas se encuentran registradas en distintas clases internacionales, a saber 39 versus 16, 38 y 41, sien do preciso tener presente, en tal sentido, la teoría del discriminating purchaser o comprador discriminador. Dicha elaboración, subrayó, se basa en que la distintividad requerible a una marca que identifica determinado producto o servicio varía en funci ón de la naturaleza de tal producto o servicio, y en relación directa con el consumidor a que tal marca se encuentra destinada. Afirmó que, en el caso que nos ocupa, es posible sostener que el consumidor, objeto principal de la protección de la normativa marcaria, no verá en forma alguna afectados sus derechos o intereses por la coexistencia de ambas marcas. Las diferencias entre ellas resultan más que suficientes para permitir la pacífica coexistencia de los signos. Sostuvo que, en la especie, es de aplicación el principio de especialidad, rector en el derecho marcario. La marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, sino que solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada. En el caso, su registro distingue exclusivamente los servicios de la clase 39, mientras que las marcas de la actora protegen los productos de la clase 16 y los servicios de las clases 38 y 41, no existiendo posibilidad alguna de confusión entre las mismas. En suma, solicitó el rechazo de la demanda incoada. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 62, haciéndolo la actora de fs. 44 a 58 , más un legajo de documentación en 139 fojas, y la demandada de fs. 59 a 61. A los autos se agrega ron antecedentes administrativos presentados por la demandada en 79 fojas. Cumpliendo con el designio legal, con posterioridad alegaron las partes, haciéndolo la actora de fs. 66 a 72 vto., la demandada a fs. 75, y la tercerista de fs. 78 a 78 vto. V) Pasados los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 525/2012) a fs. 81, aconsejó el rechazo de la acción incoada. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el correcto accionamiento de nulidad. II) La Corporación, por unanimidad, apartándose en esta oportunidad del dictamen del Sr. Procur ador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada. II.1.- Se impugna en autos la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.), emitida el 7 de enero de 2009, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “TCC” (Acta No. 369.134) a favor de la firma T RANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., de Colombia, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional No. 39 (Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes). (A.A., fs. 79). II.2.- Formulada la correspondiente solicitud de la marca pre-mencionada (A.A., fs. 41 vto.), se concretó la oposición “de parte”, de la firma TRACTORAL S.A. (A.A., fs. 47) , en mérito a la titularidad de las marcas pre-registradas, a saber: “TCC TRACTORAL CABLE COLOR” Acta No. 355.362; “ TCC TELECOMUNICACIONES CABLE COLOR”, Acta No. 355.363; “TCC TELEVISIÓN CABLE COLOR TRACTORAL S.A.”, Acta No. 355.364; “TCC TELEVISIÓN CABLE COLOR”, Acta No. 356.106; “TIEMPO LIBRE TCC” , Acta No. 362.143; y, “TCC”, Acta No. 362.144, en las Clases Int. No. 16 (Que comprende: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadern ación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plástica s para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés); 38 (Referente a: Telecomunicaciones) y 41 (Que abarca: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales); fundada en la confundibilidad directa e indirecta que puede existir entre la marca a cuyo registro se opuso y las marcas pre-registradas, de su titularidad. La oposición fue luego desestimada por el acto en causa referido, de conformidad con el dictamen de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (A.A., fs. 77). II.3.- Dicha volición fue útilmente impugnada por TRACTORAL S.A. mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (AA., fs. 2/5). Por resolución de fecha 11 de noviembre de 2010, la D.N.P.I. mantuvo el acto administrativo cuestionado (A.A., fs. 14). Por su parte, el 20 de diciembre de 2010, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, desestimó el recurso Jerárquico interpuesto (A.A., fs. 32). II.4.- Luego, la deman da anulatoria de infolios fue deducida en tiempo y forma, el 4 de marzo de 2011 (nota de cargo a fs. 11 de autos). III) Los argumentos sustentados por las partes litigantes, se encuentran claramente explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de este pron unciamiento definitivo, al cual corresponde remitirse brevitatis causae. IV) Tras el análisis detenido del sub causa, a juicio del Tribunal se impone la anulación del acto administrativo impugnado, por los fundamentos que se explicitarán. En primer lug ar, resulta preciso señalar que, la Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso jurídicamente similar al ventilado en estos autos, en la Sentencia No. 347/2012 de fecha 28 de junio de 2012, recaída en los autos caratulados: “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 677/2009). En aquella ocasión, se perseguía la anulación de la resolución de la D.N.P.I., de fecha 7 de enero de 2009 -la misma fecha en que s e dictó el acto que se impugna en estos obrados -, por la cual se desestimó el registro de la marca ‘TCC’ (Mixta) Acta No. 369.133, para distinguir servicios de la clase internacional 35. En tales actuaciones, la D.N.P.I. había rechazado el registro de la marca por considerarla confundible con los signos pre - registrados por TRACTORAL S.A. en las clases 16, 38 y 41. El Tribunal, mediante la mencionada sentencia, confirmó la resolución de la D.N.P.I., sosteniendo en lo medular que: “Debe de verse que la marca TCC de TRACTORAL S.A. goza de prestigio en mérito a su amplia difusión en los medios de comunicación como la prensa escrita, radio y la televisión -canal de cable TCC- siendo indiscutible la imposibilidad que coexista otra marca con idénticas letras -similitud ortográfica - en una clase internacional ciertamente afín a los productos y servicios protegidos en las marcas pre - registradas. En tal sentido, expresa OTAMENDI: “Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto “con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consum idor, o porque “de otro modo se facilitaría el aprovechamiento de la fama adquirida por marcas de gran notoriedad, al permitir a terceros pretendiendo otras parecidas y aun actuando de buena fe, provocaran la confusión del consumidor aunque fuera solament e sobre el origen de los productos” (Ob. Cit. pág. 194) similares consideraciones, a juicio de la Sede, caben respecto a los servicios. IV) Por otra parte, debe tenerse presente que las marcas registradas no admiten traducción, no gozan de un componente ideológico, significante propio. Por ello, la asociación y fantasía hacen que de permitirse otro signo TCC en servicios tan afines como la publicidad, el transporte, la comunicación y enseñanza, irremediablemente confundirán al consumidor a que dicho signo está vinculado comercialmente por TRACTORAL S.A., máxime de compartir el mismo canal de venta.(…)”. Pues bien; a juicio de la Sala, las consideraciones vertidas en el citado fallo, resultan trasladables a la presente causa, aun cuando en el casus el registro de la marca mixta “TCC”, se haya solicitado para la Clase Internacional No. 39 y no para la Clase No. 35. V) Ahora bien; la Administración demandada, junto con el tercerista coadyuvante, defienden la legitimidad del acto, basándose en el principio de especialidad, contenido en el artículo 6 de la Ley No. 17.011. En este sentido, afirman que siendo que las marcas de las que es titular la actora, se encuentran registradas en las Clases 16, 38 y 41; el hecho de que TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A . pretenda inscribir la suya en la Clase No. 39, ello no afecta en absoluto, el derecho adquirido por la empresa uruguaya. Sin embargo, a juicio del Tribunal, dicho razonamiento no es ajustado a Derecho, por varias razones. V.1.- Por un lado, porque h a de tenerse presente que el principio de especialidad evocado por la accionada, no es absoluto, sino que cede en algunos casos; y, precisamente, uno de esos casos, es cuando nos enfrentamos con la necesidad de proteger a una marca notoria, como lo es la marca “TCC” en el mercado uruguayo. En efecto, del material aportado por TRACTORAL S.A. y que luce en la carpeta de Documentación en 75 fojas, se desprende con facilidad que se ha acreditado holgadamente el extremo de que “TCC” es una marca notoria. Como acertadamente lo señala la Dra. Bugallo, “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: este último deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate… El alto poder distintivo de esta marca (la marca notoria) determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva ) y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)”. (BUGALLO, Beatriz; “PROPIEDAD INTELECTUAL”, págs. 111-114, FCU, Montevideo, 2006). Señala también la mencio nada autora que, en nuestro país, siguiendo la tendencia mundial, se le atribuye a la marca notoriamente conocida, un tratamiento jurídico privilegiado. En efecto, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente haya sido registrada dicha marca. Esto es, la fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fu eran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión . (Cfme. Bugallo, ver cit. p. 111/114). Como consecuencia de lo señalado anteriormente, la Sala entiende que, tomar como fundamento jurídico la aplicación del principio de especialidad de la clase, para conceder el registro de la marca “TCC” en la Clase internacional No. 39, a una firma distinta que TRACTORAL S.A., no se ajusta a Derecho. Y, ello por cuanto, como se dijo, dicho principio no es absoluto, sino que cede ante algunas circunstancias, como lo es la presencia de una marca notoria. V.2.- En adición a lo anterior, resulta preciso señalar que, conforme al inciso 6, del artículo 5 de la Ley No. 17.011, no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relati va: “Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. Pues bien, siendo que la marca “TCC” es una marca notoriamente conocida, su inscrip ción como marca aparejaría la nulidad prevista en el citado artículo. V.3.- En segundo lugar, resulta preciso abordar el tema referente a la concurrencia de las marcas. En efecto, aun cuando la solicitud de inscripción presentada por TRANSPORTADORA COMER CIAL COLOMBIA S.A. no sea en las mismas categorías en que actualmente se encuentran registradas las marcas a nombre de TRACTORAL S.A., como señala la parte actora en su demanda, ésta, además de los servicios protegidos por sus marcas en clases int s. 16, 38 y 41, también realiza servicios de distribución de mensajería y correspondencia asociada a su revista donde luce la grilla de canales. Estos servicios, conforme lo dispone la 9na. Edición del Clasificador Internacional de Productos y Servicios de Ompi, al cual adhiere Uruguay, se encuentran distribuidos entre las clases internacionales 38 y 39. En virtud de ello, no resulta aplicable el principio de especialidad de la clase, en tanto la vinculación de los servicios de la clase int. 38, respecto de los servicios de la clase int. 39, es innegable. VI) Por otra parte y, conforme surge de los antecedentes administrativos, la firma TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. se ha mostrado contraria a nuevas solicitudes de registro de la marca “TCC”, presentada s por la firma TRACTORAL S.A., fundamentado su postura en la confundibilidad de las marcas. (A.A., fs. 17- 6 a 22-6; y 88 a 93 correspondiente a la carpeta de Documentación). Pues bien, a juicio del Tribunal, resulta ciertamente contradictoria la conduct a adoptada por esta empresa, al sostener: por un lado, que existe un alto riesgo de confusión, cuando se encuentra en el rol de oponente a la inscripción de una nueva marca; y, por otro, pretendiendo la aplicación del principio de especialidad y negando qu e existe la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, por estar registradas en distintas clases internacionales, cuando es quien pretende la inscripción de su marca. Ha de tenerse presente que, el fin primordial de la marca es diferenciar el producto evitando errores en los consumidores respecto de la identidad de la empresa que los fabrica o se responsabiliza por ellos y, siendo que en el caso se pretende la registración de un término que es idéntico al pre -registrado, tanto desde el punto de v ista fonético como gráfico, es improcedente admitir su inscripción. En definitiva, a juicio del Tribunal, los signos en pugna no pueden coexistir, ya que son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, lo cual ocasiona en el consumidor la falta de identificación de una marca con su origen. Y, a pesar de que los mismos han sido concedidos para clases internacionales diferentes, pueden aun así existir productos o servicios concurrentes entre los mismos, persistiendo el riesgo de con fusión en el consumidor, quien no está en condiciones de deslindar los servicios comprendidos en una y otra clase internacional. En consecuencia, se impone declarar la nulidad del acto impugnado. Por los argumentos expuestos, lo establecido por el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorari os de los abogados de la s partes, actora y tercerista, en la cantidad de $20.0 00 (pesos uruguayos, veinte mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y, archívese. Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Preza, Dr. Harriag ue (r.), Dra. Sassón, Dr. Tobía. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).