Sentencia Definitiva N° 230/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de abril de 2013. No. 230 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 324/10). RESULTANDO : I) Que a fs. 2 y ss. comparece Lucía Salaverry Galbarini, en representación de la actora , promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 21/4/08, que desestimó la solicitud de registro de la marca “CASA REAL” solicitada por la actora bajo acta 364.955, para distinguir produ ctos de la clase internacional Nº 33 s/d (fs. 29 AA). Señala que su representada es titular del signo marcario “CASA REAL” en su paí s de origen (Chile) y en decenas de países de todo el mundo, para distinguir la clase internacional 33. Se trata de un signo marcario notorio, de reconocimiento, prestigio y fama internacional, distinguido entre los 100 mejores vinos del mundo. En consecue ncia, el acto administrativo que impugna le causa agravio y perjuicio. Afirmó que la solicitud de registro de la marca de autos fue concedida en el país de origen, y no se contraviene ninguna de las disposiciones que exceptúan la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. Corresponde entonces a derecho la aplicación de la norma en virtud de la cláusula “tal cual es”, que obliga a la inscripción registral de la marca. Destacó que la marca solicitada fue objeto de oposición por los titulares de las marcas “REAL” y “ CALUVA REAL VERA”, marcas que coexisten pacíficamente con la solicitada en la clase 33, lo que pone en evidencia la ausencia de fundamento y motivación para el dictado del acto que desestimó la marca “CASA REAL” por considerarla confund ible con las opositoras. Por otra parte, la Administración no dedujo oposición de oficio, lo que demuestra su actuar errático y carente de motivación. Respecto de su análisis, corresponde se analicen los signos marcarios en su unidad inescindible, sin dise cción o fraccionamiento. La única expresión común a todos los registros inscriptos es la expresión “REAL”, la que no es exclusiva de las marcas opositoras, sino que a su vez, resulta incluida en varias marcas dentro de la misma clase. La solicitada y las opositoras presentan diferencias categóricas en su análisis unitario. Agregó que la clase internacional 33 refiere a un tipo de consumidor selectivo, y como tal, presta una especial atención a las particularidades del producto cuya marca consume; máxime cu ando el producto “CASA REAL” distingue un vino que cuenta con un amplio reconocimiento. Expresó que su reconocimiento se pone en evidencia, con la inscripción registral de la marca en más de 20 países de Europa, Asia y América, así como en el de origen hac e más de una década, todo según surge de la documentación agregada a las actuaciones administrativas. La marca también cuenta con amplia comercialización mundial y nacional, y publicidad de difusión internacional, resultando debidamente probada la “notoriedad restringida” del signo. II) Conferido traslado de la demanda, se presenta la Administración demandada, expresando que el acto se adecua a la normativa aplicable. Expresó que la marca cuyo registro se pretendió no presentaba las claras diferencias g ráficas, fonéticas con la prerregistrada “REAL”, por lo que la misma podría causar confusión para el consumidor medio; agravada en la medida que las marcas en pugna protegen los mismos artículos. Indicó además, que las marcas en pugna son denominativas, lo que unido al hecho de distinguir los mismos productos y clase internacional, agrava el riesgo de la mencionada confusión, especialmente en cuanto al origen empresarial de tales productos. Tampoco se ha probado la aludida notoriedad expresada por la impu gnante. Todo lo cual debe conducir a desestimar la presente acción de nulidad. III) A fs. 34 y ss. dedujo tercería coadyuvante con el Estado, SAENZ BRIONES & CIA, S.A.I.C. Sostuvo que la denominación CASA REAL no cumple con la definición del art. 1 de la ley de marcas, al carecer de carácter distintivo en relación a los productos de la marca REAL, de la cual la tercerista es titular. Asimismo, la denominación denegada no es claramente diferente a REAL, siendo las mismas confundibles. Agregó que dado que el término más importante en ambos conjuntos es REAL, la asociación para los consumidores es inevitable; más cuando se trata de marcas que identifican idénticos productos: vinos. Los términos son prácticamente idénticos desde el punto de vista ortográfi co, visual, fonético y conceptual. Señaló que no existen antecedentes con el término REAL que resulten confundibles con los de su propiedad, por ser registros limitados o marcas mixtas o compuestas por varios términos. Por otra parte, la marca que represe nta goza de fama y notoriedad en Argentina. En cuanto al invocado uso de la marca denegada en nuestro país, argumentó que es demostrativo de su mala fe, ya que la actora conoce la existencia de la marca REAL así como la posición de la tercerista como titular de la misma IV) Se abrió a prueba certificándose la producida a fs. 110 bis. V) Alegaron por su orden, a fs. 114 -118 la actora, a fs. 121 la demandada, siendo declarada la rebeldía de la tercerista a fs. 126. VI) Se confirió vista al Sr. Pro curador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 386/12 de fs. 127 -128) y se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley para el correcto agotamiento de la vía administrativa y la acción de nulidad se promovió útilmente. II) Se impugna en autos, la Resolución de la Dirección Nacional de la Pr opiedad Industrial, de fecha 21 de abril de 2 008, por la cual se desestimó el registro de la marca “CASA REAL” a la firma actora, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 33 (fs. 29 de los A.A.).- La clase Int. 33 refiere a las bebidas a lcohólicas, excepto las cervezas. III) Los argumentos de las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de la presente, al cual corresponde remitirse, a fin de evitar inútiles repeticiones. IV) Por dictamen No. 386/12, el Proc urador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Dr. Rafael Ubiría, aconsejó la anulación de la resolución resistida y adujo en lo sustancial: “Aquí lo que se debe enfrentar es REAL con CASA REAL y no REAL con REAL. El criterio de comparación correcto , es el que analiza las denominaciones en pugna en forma global o conjunta y es precisamente en el conjunto donde la palabra CASA, le da al conjunto identidad o distintividad al todo”. Y concluye el Procurador del Estado: “E) El término común REAL, es de por sí insuficiente para sostener que se está ante denominaciones incompatibles que puedan llevar a la confusión del consumidor (fs. 127 a 128 en la causa).- V) El Tribunal, por unanimidad y compartiendo el criterio que sustenta el Procurador del Esta do, acogerá el planteo anulatorio; y ello, por las razones que se expresarán: A) Como bien lo destaca la Procuraduría del Estado, la marca que el Registro de la Propiedad Industrial desestima, es CASA REAL y no REAL, sin que la dirección del Registro haya formulado oposición de oficio; sí se opusieron como terceristas, las empresas CALUVA y SAENZ BRIONES y CIA, en defensa de las marcas “CALUVA REAL DE VERA” y REAL, respectivamente. Se trata de signos marcarios denominativos, que protegen artículos de la clase internacional N o. 33 (vide fs. 1, 9 y 15 de los A.A., ibídem).- B) En el plano doctrinario, aludiendo a las pautas para determinar si existe o no, confundibilidad, enseña Rippe: -La confusión resulta de la impresión de conjunto, despertada por las marcas; -las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las di ferencias que existen entre las marcas” (Cf. Rippe, Siegbert en “La Propiedad Industrial en el Uruguay” p. 313). Y así lo remarca Gutiérrez Carrau, basado en la firme jurisprudencia del Cuerpo: “Los conjuntos marcarios no pueden disociarse para su cotejo o comparación” (Cf. Gutiérrez Carrau. Juan Manuel en “Manual Teórico - Práctico de Marcas” F.C.U.- 2da. Edic. págs. 87 y 88).- C) La teoría del “comprador selectivo”.- La cuestión principal que se perfila en la litis, consiste en reconocer el carácter de “comprador selectivo” del potencial consumidor; se trata de un adquirente que habitualmente puede comprar vinos de fina calidad, en un mercado particularmente selectivo, tal como lo acredita la empresa actora; (vide fs. 37 de los A.A.).- Y ese comprador selectivo, no se confunde normalmente; entonces, un consumidor presunto, que puede llegar a pagar una botella de vino, de fina calidad, a U$S 200 o más, no incurre en confusión; concretamente, en ese sector del consumo, se aventa el riesgo de confundibili dad o por lo menos, se disminuye considerablemente ese riesgo. Desde esta idea, destaca Gutiérrez Carrau: “Sin embargo, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios) el consumidor será más atento y existirá mucho menos riesgo de confusión. En los Estados Unidos se ha desarrollado la teoría del “discriminating purchaser” (comprador discriminador) como uno de los factores de análisis de la confundibilidad; en efecto, respecto de determinados artículos, el consumidor comprador realiza una verdadera “discriminación” al seleccionar las marcas. Su análisis o juicio se hace sofisticado y exigente, con lo cual casi desaparecen los riesgos de confusión” (Cf. Gutiérrez Carrau, Juan Manuel, ob. cit. ps. 87-88); Y bien, a juicio de la Sala, este aspecto de la controversia resulta decisivo, porque como se destacó antes, la empresa demandante logró acreditar que la marca que pretende registrar, se comercializa en hoteles y restaurantes, sobre todo en la ciudad de Punta del Este; y el producto lo consume un público discriminador, que no se confunde habitualmente; sabe distinguir una marca de vino fino de otro, donde suele pagar un elevado precio por cada unidad.- D) Que ante la notorieda d de la marca, debidamente acreditada (ver fs. 35 y siguientes de los A.A.) procede en la especie, la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París, que prevé que toda marca regularmente registrada en el país de origen (en el caso de marras, Chile), será admitida para su depósito y protegida tal cual es, en los demás países de la Unión, habida cuenta que no se verifican en autos, las excepciones previstas en la citada norma; esto es, no se afectan derechos adquiridos, ausencia de carácter distintivo o contrariedad con la moral y el orden público. VI) En síntesis, analizadas las particularidades del caso, entiende la Corporación, que no existe en el sub -lite, riesgo de confundibilidad, atendiéndose fundamentalmente a las características del potencial consumidor -un adquirente de alto nivel socio -económico- que sabe distinguir, cuando se dispone a adquirir un vino de fina calidad y reconocido prestigio marcario; en otras palabras, se está ante un consumidor atento y selectivo, que normalmente no incurre en confusión. A ello se suma, la incidencia en la sub-causa, de lo previsto en el art. 6 quinquies del Convenio de París, tal como se destacó supra.- Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional y art s. 23, 24 y 25 del D ecreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Acogiendo la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honora rios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $U 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Preza (r.), Dr. Harriague, Dra. Sass ón, Dr. Tobía. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).