Sentencia Definitiva N° 56/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de febrero de 2013. No. 56 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "URUFARMA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 95/11). RESULTANDO : I) Que, con fecha 4/3/2011, compareció la representante de la promotora (fs. 4/9) demandando la anulación de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha 30/01/09, por la cual se dispuso con ceder el registro de la marca “CICLIFEN”, a la firma CAILLON & HAMONET S.A.C.I. de Uruguay, solicitada bajo Acta 371.571, para distinguir productos de la Clase Internacional 5 (fs. 41 A.A.).- Expresó que es titular de los registros de las marcas CLIMAFEN (denominativa) y CLIMAFEN URUFARMA (mixta), ambos para distinguir los productos de la clase internacional 5.- Señaló que el registro de la marca CICLIFEN, siendo éste denominativo y al carecer por ello de otros elementos complementarios que pudieren otor gar una mayor aptitud distintiva, contraviene sus derechos marcarios previamente adquiridos.- Precisó que al apreciarse la primera y última letra de ambas denominaciones las mismas resultan idénticas, de las tres sílabas que conforman los conjuntos marcarios, se reproducen en forma idéntica dos de ellas, alterando simplemente el orden de la primera de un signo respecto de la segunda del otro.- Por otra parte, indicó que la conformación de los signos CLIMAFEN y CICLIFEN, están compuestos por idéntico núme ro de letras, ocho en total, de las cuales se reproducen seis.- Con tales entendimientos, alegó que la suma de semejanzas indudablemente incide en la proximidad que presentan ambos conjuntos marcarios, en su asociación y en la posibilidad de error o confusión.- Citó doctrina en apoyo de su pretensión, reseñó la normativa aplicable (arts. 1, 6 y 23 de la ley 17.011) y afirmó que a su juicio ésta resultó vulnerada por el acto encausado. Para el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión también reprodujo las reglas doctrinarias aplicables, y concluyó que las similitudes entre los signos, la identidad de productos protegidos por ambos, y la contravención de la normativa, evidencian la ilegitimidad del acto cuya nulidad se promueve.- En definit iva, solicitó la anulación del acto administrativo cuestionado.- II) Conferido traslado de la demanda incoada, la Administración lo evacuó a fs. 15/15 vta., bregando por su rechazo en base a los siguientes fundamentos.- En lo formal, destacó que los recursos de revocación y jerárquico fueron resueltos, confirmándose el acto administrativo objeto de estos procedimientos.- En lo sustancial, indicó que entre el signo de autos y los de la actora CLIMAFEN, existen las claras diferencias exigidas por la ley, por lo que la hipótesis de confusión en la que se funda la presente acción, parece poco probable.- En suma, peticionó el rechazo de la demanda, en el entendido de que el obrar administrativo se ajustó a Derecho.- III) Abierto el juicio a prueba ( fs. 17), se produjo la que obra certificada a fs. 29 y alegaron las partes por su orden (la actora a fs. 32/37 y la demandada a fs. 40, respectivamente).- IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 272/12 glosado a fs. 43/43 vta.), aconsejó la confirmación de la volición resistida.- V) Se citó a las partes para sentencia (fs. 45), la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó su dictado en legal y oportuna forma.- CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se cumplieron los requisitos exigidos por los art. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley 15.869, por lo que, corresponde ingresar al tema sustancial planteado por los contendientes.- II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 30/1/2009 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se dispuso conceder el registro de la marca “CICLIFEN”, a la firma CAILLON & HAMONET S.A. C.I. de Uruguay, solicitada bajo Acta No. 371.571, para distinguir productos de la Clase Internacional 5 (fs. 41 A.A.).- Dicha volición fue notificada el 25/3/2009 (fs. 41 A.A.) e impugnada utilitariamente con fecha 2/4/2009 (fs. 45/51 A.A.).- Por reso lución de fecha 17/11/2010 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se mantuvo la impugnada y se franqueó el recurso subsidiariamente interpuesto (fs. 60 A.A.).- Por resolución de fecha 23/12/2010 dictada por el Poder Ejecutivo, se confirmó la resolución de fecha 30/1/2009, que concedió el registro de la marca “CICLIFEN”, para proteger la clase internacional 5 (fs. 65 A.A.) publicada en el Diario Oficial el 13/1/2011 según proposiciones de la actora no controvertidas.- La demanda an ulatoria se promovió el 4/3/2011, en plazo (nota de cargo a fs. 10 del ppal.).- En lo inicial, procede destacar que la presunción de ilegitimidad resultante de la intempestiva denegatoria expresa del recurso de revocación seguido de subsidiario, cumplida s las condicionantes que acceden a la norma (ex art. 6 de la Ley 15.869 en la redacción dada en el art. 41 de la Ley 17.292), se estima ha quedado integralmente enervada de acuerdo a los elementos de juicio incorporados en la causa en los contenidos que se intentarán explicitar a continuación.- III) Que, las alegaciones de las partes se encuentran ampliamente desarrolladas en el Capítulo de Resultandos, al cual habrá de remitirse la Corporación en aras de la brevedad.- IV) Que, el Tribunal por unanimidad y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión anulatoria actuada en los contenidos que se intentarán señalar a continuación.- V) En lo inicial, debe observarse el exame n de confundibilidad entre los signos CICLIFEN -CLIMAFEN (denominativa y denominativa); CICLIFEN -CLIMAFEN URUFARMA -denominativa y mixta- de acuerdo a las pautas que tanto doctrina y jurisprudencia han elaborado y aplicado en forma constante.- De este mo do, como expresa BUGALLO: “Las marcas que se quieran registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° LM, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigen cia se encuentra establecida a continuación por la misma norma:” evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De modo que, la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre marcas y signos en trámite de registro marcario en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: frente a marcas de los mismos productos o servicios; o frente a marcas de productos o servicios concurrentes.” “……”. De esta manera las pautas que nos deben guiar al efectuar la comparación están sistematizadas por la autora que nos señala que: “En pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejan zas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguiente forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias t iene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios.” (Bugallo Montaño, Beatriz; “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006 , págs. 73 y 74, subrayado no está en el original).- Los precitados criterios, como se adelantara, han sido reiteradamente patrocinados por la Sede, así en Sentencia 135/2009 (por ejemplo), se indicó que: “Conforme lo ha establecido prestigiosa doctrina, que ha sido seguida constantemente por el Cuerpo, “ Las reglas de apreciación son las siguientes: 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cfr. GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág. 88, siguiendo a RIPPE, S. en “La Propiedad Industrial en el Uruguay” pág. 319).- En dicho pronunciamiento se destacaron, aspectos relevantes a considerar durante el procedimiento evaluatorio al sostenerse que: “Por otro lado, la Administración debe controlar la posibilidad de confundibilidad de los productos, en atención a las características del comprador presunto, que es aquel que puede ser inducido a comprar un determinado género de productos en función de la marca que los protege. Como regla general, para los productos de consumo mas ivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), el comprador presunto será identificado como el “consumidor medio y poco atento”, el más proclive a la confusión. En cambio, “Si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, elect rodomésticos de alto valor, servicios bancarios, etc.), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión”. Lo cual ha dado pie a la teoría del “comprador discriminador” (“discriminating purchaser”) que se plantea en E.E.U.U. como uno de los factores de análisis de la confundibilidad (GUTIÉRREZ CARRAU J. M. op. cit. pág. 89). En el caso examinado, debe tenerse presente que el probable consumidor tiene esa característica de discriminador, esto es, comprador “selectivo”, por lo que difí cilmente pueda incurrir en error al adquirir el producto deseado. Por otra parte, el criterio expuesto ha sido sostenido por el Cuerpo en numerosos pronunciamientos que decidieron cuestiones similares promovidas por la actora con parecidos argu mentos en torno al término FREE (Sents. 459/06; 666/06; 679/06; 708/06; 40/07) .”(el subrayado no está en el original).- Con tales entendimientos, es posible concluir que entre los signos en disputa, analizados de acuerdo a la impresión de conjunto que provocan; de modo sucesivo y desde la perspectiva del comprador presunto (teniendo en cuenta la naturaleza del producto), surgen las claras diferencias exigidas por la ley para habilitar su convivencia tanto registral como comercial.- Pero además, es pos ible destacar un elemento vital en relación a la categoría de productos objeto de la solicitud de registro, que aleja aún más el riesgo de confusión: la figura del consumidor como sujeto pasible de incurrir en error en relación a la distinción de los produ ctos mediante sus signos marcarios.- En el caso, el consumidor no refiere al standard medio, sino que por el contrario, en relación a los productos farmacéuticos, es un consumidor especialmente atento en relación a que está en juego su salud o b ien cuenta con el apoyo y/o asesoramiento de un profesional (médico o técnico en farmacia) que informa e individualiza el producto a adquirir.- Razón por la cual, el acto de consumo resulta guiado, ya sea indicado por receta médica o recomendaci ón de un profesional de farmacia.- Así lo ha expresado la Sede en sentencia 676/2010 al sostener que: “Incluso, coadyuva decididamente a los fines de resolver esta cuestión atinente a confundibilidad marcaria en el sentido antes apuntado, el conocimiento del público consumidor a quien se le atribuye por la accionante la posibilidad de confusión. Ello, porque en general es innegable que la clase de público estará condicionada por la clase del producto que se va a adquirir; y, en autos se trata de productos de la Clase Int. 5, más precisamente “preparaciones farmacéuticas”, respecto de los cuales es razonable concluir que se trata de un consumidor más prolijo en el examen de lo que compra, máxime cuando en la mayoría de los casos se tratará de ar tículos que se expenden bajo receta médica, en comercios especialmente autorizados, y por personal especializado. Obviamente, bajo un criterio enderezado a juzgar la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa (Cf. Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas” Pág. 191 y ss.).” Por otra parte y, sumado a lo anterior, surge de la evacuación de la vista a la oposición por parte de CAILLON & HAMONET SACI, que la marca de la pretensora convivió en el pasado con el registro d e signo idéntico al objetado, prerregistrado bajo Acta N° 287.532 a nombre de FAMAX S.A., cuyo registro venció el 10/6/2006 (fs. 33 A.A.).- De igual forma, resulta absolutamente pertinente relevar subespecie, la denominada “teoría de las distancias” expr esamente acogida por el Tribunal en Sentencia 554/2010 al expresar: “Lo anterior, nos vincula directamente -en este análisis de confundibilidad - con la “ Teoría de las distancias”, contribución alemana referida al estudio de la extensión de los derechos sobre la marca registrada, que se vincula con la coexistencia, en una misma clase o en clases que agrupan productos o servicios similares, de un cierto número de marcas parecidas, algunas más antiguas y otras más recientes que la marca de referencia. Dicha t eoría -que se entiende aplicable en el ocurrente -, nos dice que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección, un “terreno protegido”, mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la Clase y son efectivamente utilizadas. A todo lo cual debe sumarse, la convicción acerca de la debilidad de la marca prerregistrada, que resulta de la tolerancia de su titular respecto del registro y uso de marcas similares por plazos relativamen te prolongados, de la existencia de signos con ciertos elementos comunes a los suyos (Cf. BERTONE, L. E. - CABANELLAS de las CUEVAS, G.: “Derecho de Marcas/2”, Pág.85 y ss.). Si con anterioridad han coexistido marcas idénticas, no parece adecuado sostener que en virtud de la presunta “similitud” y no identidad de la solicitada en registro se vulnerarían derechos marcarios adquiridos por parte de la accionante.- Siendo preciso destacar la debilidad de los signos en pugna, pues como señala calificada doctrina: “…las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades. (…). Aún fuera del campo de los pr oductos medicinales, cuando un comerciante registra marcas que tienen relación con el producto a distinguir, debe aceptar que otros registren variaciones forzosamente vecinas; pero éstas deben ser claramente distinguibles.” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanel las de las Cuevas, Guillermo; “Derecho de Marcas/2, Editorial Heliasta, 2ª Edición, 2003, pág. 89).- En el sub examine, resulta de aplicación lo sostenido por el Tribunal en Sentencia 315/2012 en cuanto se postulara en referencia a la clase internacional 5 que: “Ciertamente es una clase muy sensible, ya que abarca productos muy específicos de salud, donde es importante que el consumidor no incurra en confusión, ya que está en juego su salud y el producto farmacéutico que busca. Así es que se propugna por la dogmática en la materia, un criterio severo de comparación entre los signos para evitar graves consecuencias en la salud humana, derivadas de errores o negligencias (Cfe. Diego Chijane: “Derecho de Marcas”, B de F 2007, pág. 372).- Esta sensibilidad queda mitigada cuando se trata de artículos que requieran una orden médica o sean adquiridos únicamente a través de un profesional idóneo en farmacia o con receta médica. En estos casos el conocimiento del profesional permite distinguir las más sutiles d iferencias entre las marcas y darle al consumidor el producto que está buscando. Además de esto algunos autores entienden que “…a pesar de tener una dolencia al realizar el acto de consumo, es una persona poco proclive a ser descuidada en las cuestiones de salud, siendo un sujeto razonablemente observador y circunspecto” (Op. Cit., pág. 369)”.- En definitiva, por los preanunciados fundamentos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del E stado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria incoada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sass ón, Dr. Tobía (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).